关于审理商标民事纠纷案件中适用法律的几个问题

近几年来，，且新情况、新问题不断涌现，我们加强了对商标民事纠纷案件审判工作的总结，对司法实践中的许多重大、疑难问题提出初步的解决意见。现将这些意见介绍如下：
　　一、关于商标权的范围
　　审理侵犯商标权案件，准确判断是否构成侵权首先在于正确把握商标权的保护范围。商标权的范围分成两个部分，一是专用权，一是禁用权。如果注册商标是驰名商标，对其保护还可以扩大到非类似商品上。实践中要求审判人员对商标权中的禁用权要予以准确把握。
　　二、关于商标的使用
　　商标的主要功能是标示商品的来源，区分同类商品的不同提供者，以便认牌购货。对于商标的使用，商标法实施条例第三条做出了列举式的规定，但所列举的商标使用方式并不可能包含所有情形，因此实践中，有必要对什么是商标的使用、如何认定是否属于商标的使用等问题进行总结。
　　（一）商标的使用要件
　　我们认为，是否构成商标的使用要从商标的主要功能来考虑，必须同时满足以下三个要件：商标必须在商业活动中使用，使用是为了标示商品的来源，使用能够使相关公众区分不同商品的提供者。比如计算机软件作为一种比较特殊的商品，需要在计算机上安装或运行时才能使用，因此在计算机软件安装、运行界面上显示商标，能够起到标示计算机软件商品来源的功能的，属于商标的使用；又比如在通过广播、电视等音像、电子媒体或者网络等平面或立体媒介使用商标标识使相关公众对商标、商标所标示的商品及商品提供者有所认识的使用方式均可认为是商标的使用方式。
　　（二）服务商标的使用方式
　　服务包括了一系列的行为，不像商品商标那样可以固定在商品及相关载体上，因此认定是否属于服务商标的使用上难度较大。具体使用方式一般包括以下几种：在服务场所内外标明其服务商标；在服务招牌上标明其服务商标；在为提供服务所使用的物品上标明其服务商标；在服务人员的服装、鞋帽及标牌、名片、名信片等物品上标明其服务商标；在服务提供者的财务账册、发票、合同等商业交易文书上标明其服务商标；利用音像、电子媒体、网络等平面或者立体媒介使相关公众认识到其为服务商标等行为，等等。当然上述所列举的只是一部分，是否属于对服务商标的使用，关键是要满足上述商标使用的三个要件。
　　（三）涉及商标使用的其他问题
　　实践中还遇到有当事人主张将商标转让行为也纳入商标使用行为的范畴，我们认为仅仅转让注册商标的，由于转让行为没有实现商标标示商品来源的功能，因此不属于商标使用行为。
　　对于商标权人实际使用的商标与其注册商标略有差别，我们认为，只要实际使用的商标没有改变注册商标的显著特征，仍应当认定为属于使用注册商标的行为。
　　三、关于侵犯商标权行为及其法律责任的判定
　　（一）类似商品的判断
　　1．《类似商品和服务区分表》的作用
　　如何看待《类似商品和服务区分表》在判断商品是否类似时的作用，在司法实践中争议较大。有的做法是完全抛开《类似商品和服务区分表》，由法官从商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面个案判断商品是否类似；有的做法是将《类似商品和服务区分表》作为判断商品是否近似的标准，对商品在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面是否类似的情况基本不予考虑。第一种做法虽然表面上符合司法解释的规定，但由于市场上商品千差万别，法官个人认识有限，不可能做到在所有案件中都准确判断，可能导致“同案不同判”，；第二种做法则过于机械，没能注意到市场的变化，不顾客观实际。因此我们的意见是：《类似商品和服务区分表》是总结多年的类似商品划分的实践经验制定并对外公布的，具有一定的客观性、科学性和稳定性，在判断类似商品时应尽量先参考《类似商品和服务区分表》的结论。当然，由于商品种类在不断更新、发展，市场交易的状况也在不断变化，这些不可能随时反映到《类似商品和服务区分表》中，类似商品的判断也会有所变化。如果当事人确有证据证明关于商品是否类似的实际情况与《类似商品和服务区分表》不一致时，则应根据当事人的证据进行认定。
　　2．商品与服务类似的判断问题
　　一般情况下，类似存在于商品与商品或服务与服务之间，但在一些特殊情况下，商品与服务之间也有可能类似，比如汽车与修理汽车的服务等就可能构成类似。在判断商品与服务类似时应考虑以下因素：即从商品与服务在性质上的相关程度，在用途、用户、通常效用、销售渠道及销售习惯等方面是否有一致性等来判断商品和服务是否构成类似。
　　（二）近似商标的认定
　　1．相关公众的界定
　　由于商标的主要功能在于使商品的购买者、经销者借此识别商品来源，因此相关商品的购买者、经销者就构成了商标所标示商品的相关公众。
、经验的那一部分相关公众在选购商品时所施加的普通的注意程度为准。商品的性质、种类、价格等因素决定购买群体在选购商品时对商标注意程度的高低，因此在确定相关公众时应当考虑商品的性质、种类、价格等因素对相关公众范围和注意程度的影响。
　　2．混淆、误认与商标近似的关系
　　我国商标法中在规定侵犯商标权的行为时并未出现“足以造成相关公众的混淆、误认”的规定，因此有观点认为，认定是否构成侵犯商标权只要对权利人的注册商标和被控侵权商标是否相同或者近似、是否使用在同一种或者类似商品上这两个问题进行认定即可，不必考虑混淆、误认问题。
　　我们认为，这样的理解将商标近似和商标标识近似两个概念混同了。商标标识近似是指两商标图样本身的相似，而商标近似不仅包括商标标识的近似，还包括因两商标使用在同一种或者类似商品上足以造成相关公众对商品来源的混淆、误认。商标近似包括标识近似和足以造成混淆、误认两部分内容。因此我们在审判中明确：足以造成混淆、误认是构成商标近似的必要条件；仅商标标识近似，但不足以造成混淆、误认的，不构成商标近似。
　　3．混淆、误认的判定
　
　　足以造成混淆、误认，通常包括两种情况：一种是误认为被控侵权商标所标示的商品来源于商标权人；另一种是误认为被控侵权商标所标示的商品来源与商标权人之间存在特定的联系。还有意见认为，应当把看到被控侵权商标时会“联想”到商标权人的注册商标的情况也规定到混淆、误认范围内。我们认为，上述“联想”的标准在对驰名商标进行扩大保护有一定的积极意义，但对侵犯普通注册商标权行为的认定如采用此标准显然会造成对商标权人的保护过宽的结果，因此在审判实践中应采纳通常关于混淆、误认的两种情况。
　　4．商标近似的具体判断
　　相关公众在选购商品时通常只是凭借对权利人商标的整体印象去选购，不会拿着权利人商标和市场上同类商品的商标一一比对，因此商标的整体比对方法影响相关公众对商标的整体印象，在判断商标是否近似时应当以整体比对方法为主，并辅之以主要部分对比方法。
　　属于下列情形之一并足以造成混淆、误认的，可认定为近似文字商标：字形近似的；字形不同但读音、含义相同的；文字不同但读音相同、字形近似且文字无含义的；由三个以上的字组成、无确定含义但排列顺序相同的；或者虽然排列顺序不同但发音近似、字形近似的；由外文字母组成的无含义商标，部分字母相同且排列顺序相同，或者虽然排列顺序不同但发音、字形近似的等。
　　图形商标的外观不外乎构图、设计两部分，因此应当从其构图、设计是否近似来判断。如果注册商标标识与被控侵权商标标识虽有不同之处，但给相关公众的整体印象基本一致，或两图形较小，相关公众一般注意程度不易辨认的，只要足以导致混淆、误认，即可认定为近似商标。如果两图形构图、设计近似，即使颜色或者反映的事物不同，只要足以导致混淆、误认，也应当认定为近似商标；相反，如果两图形反映的是同一事物，但构图、设计均不同，一般不会导致混淆、误认，则不应认定为近似商标。
　　司法实践中出现过将权利人的组合商标分割成几部分分别使用在自己的商品上的情况和将权利人数个注册商标组合起来使用在自己商品上的情况。我们认为：对前一种情况，应当用组合商标与在不同部位使用的各个标志分别进行比对，不能将组合商标拆开来进行比对；对后一种情况，权利人未将其多个商标的组合形式注册为商标的，不能将多个商标组合起来进行比对，应当分别比对，判断是否近似。
　　在比对过程中，应使用权利人商标的注册形态进行，不能用权利人商标的实际使用形态以免不适当的扩大商标权保护范围。
　　（三）具体侵权行为的认定
　　1．即将实施侵犯商标权行为的表现形式
　　商标法中有即将实施侵犯商标权行为的规定，我们认为，即将实施侵犯商标权的行为主要有以下几种：以销售为目的持有侵权商品的行为；以销售为目的发布侵权商品宣传广告的行为；以及以制造或者销售侵权商品为目的持有侵权标识或者带有侵权标识的包装物的行为等。
　　2．承揽加工行为是否构成侵权
　　对于承揽加工带有他人注册商标的商品的行为是否构成侵权的问题，我们认为，承揽人应当对定作人是否享有商标权进行审查，未尽到注意义务而加工的，承揽人与定作人构成共同侵权，应共同承担损害赔偿等责任；承揽人不知道是侵权商品并能够提供定作人及其商标权利证明的，承揽人不承担侵权损害赔偿责任，但应停止制造行为。
　　3．搭赠是否构成侵权
　　对于销售商品时搭赠侵犯他人商标权的其他商品的行为，我们认为搭赠是销售的一种形式，搭赠侵权商品是侵犯商标权的行为，搭赠人应承担停止侵权的责任；明知或者应知所搭赠的商品是侵犯商标权的商品的，还应当承担损害赔偿责任。
　　4．商标使用许可合同终止后的销售行为是否构成侵权
　　原告曾经许可被告使用其注册商标并签订了商标使用许可合同，但在合同终止后，被告还有一部分带有原告商标的商品尚未销售出去，被告为实现自己的商业利益仍然继续销售这些商品。我们认为，如果商标使用许可合同有约定或当事人就此问题达成协议的，按照当事人的约定处理；没有约定或当事人不能达成协议的，可根据具体情况确定合理销售期限，在该期限内被许可人销售使用许可合同期限内制造的商品的，不认定为侵权；逾期销售的，构成侵权。
　　5．使用经过相关主管部门审批的侵犯商标权的商业名称是否构成侵权
　　我们认为，商业名称虽已经过相关主管机关的审批，但如果该名称在使用时发挥了商标的功能，足以造成混淆、误认，构成侵犯商标权。相关主管部门对商业名称的审批只说明使用该名称符合该部门的管理规范，并不能以此作为不侵犯他人商标权的依据，相关主管部门无权也无能力对申请使用的商业名称是否侵犯他人的商标权进行认定，其审批并不能排除该名称侵犯他人商标权的可能。
　　6．替换商标的行为是否构成侵权
　　权利人有两个注册商标，分别用在不同档次的商品上，他人购进权利人的低档商品将其商标去除，换成权利人在高档商品上使用的商标后又销售出去，权利人因此提起侵犯商标权的诉讼。我们认为，应将被控侵权人的行为认定为商标法第五十二条第（四）项中规定的“未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的” 侵权行为。
　　（四）不属于侵犯商标权的行为
　　1．正当使用商标标识的行为
　　正当使用商标标识的行为，因其使用的对象不是商标，只是与商标相同的符号，因此并非属于侵犯商标权的行为。我们认为，构成正当使用行为须同时满足三个条件：使用出于善意，不是作为自己商品的商标使用，使用只是为了说明或者描述自己的商品。“说明或者描述自己的商品”包括说明或描述自己制造的商品、自己销售的商标权人的商品等情况。下列几种情形属于正当使用行为：使用注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号的行为；使用注册商标中直接表示商品的性质、用途、质量、主要原料、种类及其他特征的标志的行为；在销售商品时，为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的行为；规范使用与他人注册商标相同或者近似的自己的企业名称及其字号的行为；使用与他人注册商标相同或者近似的自己所在地的地名的行为等。
　　2．商标的通用化
　　我们认为，这涉及到通用名称的认定问题，通用名称通常是指国家标准、行业标准规定的或者本行业中约定俗成的名称，包括全称、简称、缩写、俗称等，应该是国家或者某一行业所共用的，仅为某一区域所使用的名称不属于通用名称，并应该反映一类商品与另一类商品之间的根本区别。他人将已经通用化的商标标识在已通用化的范围内使用而不是作为商标使用，且不足以造成混淆、误认的，应当认定不构成侵权。
　　3．将保护期限届满的外观设计专利或者作品注册为商标的行为
　　当事人在自己享有的外观设计专利权或者著作权保护期限届满前后将其外观设计或者作品或其一部分注册成商标，在专利权或者著作权保护期届满后起诉他人实施其外观设计或者使用其作品构成侵犯其商标权的，我们认为，外观设计专利权或者著作权的保护期届满后，外观设计或者作品即进入公有领域，他人实施该外观设计或者使用该作品，不构成对原权利人专利权或者著作权中的财产权的侵犯。但如他人将与权利人的注册商标相同或者近似的该外观设计或者该作品作为商标使用，足以造成混淆、误认的，应认定构成侵犯商标权。
　　（五）侵犯商标权民事责任的承担
　　1．侵权损害赔偿数额的确定
　　（1）被控侵权人的案外陈述可以作为损害赔偿的参考因素
　　被控侵权人基于推销自己的商品或扩大自己的知名度等原因，在向社会公开发布的宣传资料中载明了其已经生产、销售的被控侵权商品的数量，而权利人要求以此为基础计算损害赔偿额的，我们认为在没有其他参考依据的情况下，可依此作为认定其销售侵权商品数量的参考。
　　（2）商标权人未实际使用其商标的，可以酌定赔偿数额
　　对于被控侵权人抗辩因权利人因未使用其注册商标而没有损失不同意赔偿的，我们认为虽然权利人未使用，但被控侵权人的行为使应由权利人占有的市场信誉被其不当占有，应当判令被控侵权人恢复到未侵权的状态并将其获利还给权利人，可以根据权利人未使用注册商标持续的时间、权利人制止侵权行为的合理开支、侵权行为的性质、情节、范围以及侵权商品的种类等因素，酌情确定损害赔偿数额。
　　2．赔礼道歉是否适用于侵犯商标权案件
　　赔礼道歉的民事责任适用于侵犯人身权的情形，商标权是一种财产性质的权利，不应当适用，而且权利人提出此种诉讼请求是为了恢复因侵权行为对其造成的不良影响，应当提出的是消除影响而不是赔礼道歉请求。
　　四、关于商标合同纠纷案件审理中的几个问题
　　（一）商标转让合同的成立与生效
　　对于转让注册商标专用权的生效日期实践中有意见认为，按照法律、法规的规定，注册商标专用权自公告之日起由受让方享有，那么商标转让合同也应当自公告之日起生效。
　　我们认为，该意见不符合合同法的规定和立法本意。按照合同法及其司法解释有关规定的精神，注册商标转让合同没有特别约定的，合同在双方当事人签字或者盖章之日起成立并生效。转让公告是履行合同的后果，并非合同生效要件。
　　（二）商标转让对商标使用许可合同效力的影响
　　司法解释规定，商标的转让不影响转让前已经生效的使用许可合同的效力。该条规定在适用时的理解不一致：有的认为，该条应当与司法解释中“商标使用许可合同未备案的，不影响合同的效力，但不得对抗善意第三人”的规定结合起来理解，即商标使用许可合同未备案的，虽然其在转让人和被许可人之间有效，但不得对善意的受让人主张合同对其有约束力；有的则认为即使商标已经转让，商标使用许可合同对受让人也应有效，转让方的权利义务应当由受让方承受。我们认为，上述司法解释的规定针对的是实践中出现的“有的新的商标权人不承认原商标注册人以前曾与他人订立的商标使用许可合同，。这种情形不利于在先商标使用许可合同关系的稳定，可能损害被许可人的合法权益，因此在许可合同期间转让注册商标的，被许可人可以继续使用该商标。
　　五、关于商标民事纠纷案件诉讼程序的几个问题
　　（一）商标受让人未取得专用权之前提起侵权之诉的条件
商标转让合同生效后至转让公告前受让人尚未实际取得注册商标专用权，如果发生侵权行为，受让人是否能够起诉，以何种身份起诉在实践上有争论。我们认为，注册商标转让合同生效后，核准公告前，商标权仍然由转让人享有，受让人对侵犯商标权的行为无权起诉。但转让合同约定受让人在合同签订之日起可以使用该注册商标，并授予受让人对此后的侵犯商标权行为起诉权的，受让人可以起诉。
　　（二）侵犯商标权案件的中止问题
　　对在侵犯商标权案件中，被控侵权人向商标行政主管机关请求撤销注册商标的并请求中止诉讼的，我们的做法是：一般不中止诉讼，但被控侵权人依据商标法第四十一条的规定请求撤销商标并有充分的证据或者理由的，可以中止诉讼。
　　（三）商标普通使用许可合同的被许可人提起侵权之诉的条件
　　对于普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼中关于明确授权的认定，包括在许可合同中的明确授权和在合同之外另行出具的授权书授权两种情况。
　　（四）不当转让注册商标的有关问题
　　近年来，不当转让权利人注册商标的案件时有发生。实践中对于这类争议的处理有不同意见：有观点认为这类争议属于侵权或权属类民事争议，不能提起行政诉讼；有的则认为这种不当转让行为的结果是由于商标主管机关审查核准程序不当造成，也可以提起行政诉讼。
　　另外，对受让人再次转让该商标并经核准公告的，再受让人能否取得注册商标专用权问题，也有不同观点：有的认为核准转让公告作为商标主管机关发布的公示性商标权属变更通告应当有公示、公信效力，因此善意再受让人经核准公告可以取得商标权；有的则认为商标权毕竟与当事人的商业信誉紧密相连，仅从形式上承认公告效力是对原商标权人通过使用该注册商标而建立的市场影响和信誉的漠视，将商标返还给原商标权人才符合公平正义原则。
　　我们的意见是：商标权人的法定代表人或代理人未经授权转让商标权人的注册商标的，，请求确认转让行为无效、返还注册商标；他人擅自转让商标权人的注册商标的，属于侵犯商标权行为，，请求返还注册商标。对上述两种情况也都可以对商标局核准转让注册商标的行为提起行政诉讼。受让人通过正常商业交易再将该注册商标转让给第三人并经核准公告的，第三人亦不能因此取得该商标权。