专利无效和诉讼中的举证问题- 李中奎律师

　　随着知识产权意识的不断增强，专利申请量不断增加，专利无效和诉讼案件也与日俱增。专利权无效宣告和专利侵权诉讼过程，就是诉讼双方进行举证以证明自己的诉讼主张的过程。这个过程中涉及的证据多种多样，获取证据的过程也千变万化，笔者在此仅对其中常用的出版物公开和方法专利权的举证责任问题进行探讨。

　　一. 有关出版物公开的证据探讨

　　在专利权无效宣告请求中，以出版物公开的现有技术作为比对文件来评价发明、实用新型专利的新颖性和创造性是最常见的无效请求理由。在专利侵权诉讼中，以出版物公开的现有技术为证据进行公知技术抗辩也是常用的诉讼策略和手段之一。在这两个过程中，经常会涉及到记载有该技术方案的出版物的公开日如何确定的问题。

　　对此，《审查指南》在实质审查的新颖性部分进行了如下规定：

　　“专利法意义上的出版物是指记载有技术或设计内容的独立存在的传播载体，并且应当表明或者有其他证据证明其公开发表或出版的时间。

　　符合上述含义的出版物可以是各种印刷的、打字的纸件，例如专利文献、科技杂志、科技书籍、学术论文、专业文献、教科书、技术手册、正式公布的会议记录或者技术报告、报纸、产品样本、产品目录、广告宣传册等，也可以是用电、光、磁、照相等方法制成的视听资料，例如缩微胶片、影片、照相底片、录像带、磁带、唱片、光盘等，还可以是例如以互联网或其他在线数据库形式存在的文件等。

　　出版物不受地理位置、语言或者获得方式的限制，也不受年代的限制。出版物的出版发行量多少、是否有人阅读过、申请人是否知道是无关紧要的。

　　对于印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，确系在特定范围内发行并要求保密的，不属于公开出版物。

　　出版物的印刷日视为公开日，有其他证据证明其公开日的除外。印刷日只写明年月或者年份的，以所写月份的最后一日或者所写年份的12月31日为公开日。”

　　专利无效和侵权诉讼中，出版物公开日的确定大概有如下几种情况：

　　第一种，就是带有正规出版号的正规出版物，这种出版物通常会记载有明确的印刷日期，而且通常还会具体到月份。根据审查指南的上述规定，印刷日只写明年月或者年份的，就可以以所记载的月份的最后一日或者所记载的年份的12月31日为公开日。这种情况基本没有争议点。

　　第二种，就是没有正规出版号的出版物，比如宣传单和产品目录等。对于这种出版物的公开日如何确定，在当前的专利无效和侵权诉讼实践中还没有形成统一的标准。对于此类出版物，笔者认为大概有几种方法可以用来认定其公开日期。

　　1. 对于没有正规出版号的出版物，可以看对外服务的图书馆有没有收藏，如果对外服务的图书馆进行了收藏并可公开借阅，可以通过公证的办法证明其收藏和可以公开借阅日期，即为其公开日期。需要注意的是，印有“内部资料”、“内部发行”等字样的出版物，并非就一定不可以认定为公开出版物。如果该出版物上有“征订启事”等能证明其事实上进行了公开发行的证据，同样可以采用公证图书馆的收藏和公开借阅时间来证明其公开日。上述出版物还可以用印刷合同和发票以及购买发票等凭证作为证据，根据其上记载的日期来证明其公开日期。当然，这还需要一个完整证据链的组织过程。

　　2. 对于没有正规书号和印刷日期的期刊、年刊、年鉴和汇编等定期出版物，还可以用民事诉讼实务中的“高度概然性”原则结合《审查指南》中的上述规定来对其公开日进行认定。高度概然性即是从事物发展的高度概率中推定案情、评定证据，它以确认的事实联系其他合理性考虑为前提，是我们在对证据和案件的认识达不到逻辑必然性条件下不得不使用的手续(引自陈响荣等：《诉讼效益与证明要求》，《法学研究》1995年第5期)。根据上述原则，对于没有正规书号和印刷日期的期刊、年刊、年鉴和汇编等定期出版物，可以以其下一个“定期”结束的时间为其公开日。比如，对于《1987年论文汇编》，在没有其他证据证明的情况下，其出版日期可以认定为1988年12月31日。认定过程为：首先，根据高度概然性原则，因为汇编中的论文均为1987年发表的论文，而没有1988年发表的论文，按照常理可以推测，其应该在1988年出版。然后根据审查指南的规定，将其公开日期推定为1988年12月31日。

　　3. 在生物医药领域有一个特别的情况，就是申请新药批文时提交的申请材料和随后批发的官方文件是否视为公开技术的情况。新药审批文件不能作为公开出版物来影响相关专利的新颖性和创造性，这是当前专利审查实践中被普遍采用的原则，但是一直没有直接的法规依据。于2007年10月生效的新《药品注册管理办法》(局令第28号)中明确增加了一条，“第九条：药品监督管理部门、相关单位以及参与药品注册工作的人员，对申请人提交的技术秘密和实验数据负有保密的义务。”。这一规定无疑将对新药审批文件不能作为公开出版物来影响相关专利的新颖性和创造性的观点提供有力的支持。在新《药品注册管理办法》实施后，就不会再有如《国家新药注册数据库(1985-2000)》光盘的类似事件发生。新药开发企业就可以放心的对一些生命周期比较长的新药在专利申请和新药审批之间寻找一个合适的时间点，尽量缩短新药审批周期与专利法规定的专利权保护期限之间的重叠部分，以延长实际竞争中专利权的实际保护时间。在专利申请提出后再进行新药审批，很可能在获得专利权的时候，新药审批程序还没结束，这样，其实际竞争中的保护期限就是药品审批程序结束之日起至专利权期限结束之日止。在新药审批获得批准后再申请专利，则其实际竞争中的专利权保护期间是从其专利权授权之日起至其专利权保护期限结束之日止。两者相比，很明显后者的期限可能会长一些。但在实际操作中，新药研发企业还要结合竞争对手就相同技术提前申请专利的可能性做综合判断。一旦因为采用先进行新药审批后申请专利的策略而让竞争对手就同样的技术在先申请了专利，则要积极主张先用权，以尽量降低损失。

　　二. 方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置与应对探讨

，因为一般情况下，专利权人很难获得涉嫌侵权方的生产工艺和方法。为此，专利法第五十七条特别规定了，“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明;”。

　　笔者对此规定解析如下：

　　首先，涉案方法专利直接获得的产品必须是新产品，相关专利法规并没有对此处的“新产品”如何定义作出规定。但是，，：专利法第57条第2款规定的“新产品”，是指在国内第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。其他相关文件对“新产品”的定义有：《国家重点新产品计划管理办法》定义的新产品，是指采用新技术原理、新设计构思，研制生产的全新型产品或应用新技术原理、新设计构想，在结构、材质、工艺等任一方面比老产品有重大改进、显著提高了产品性能或扩大了使用功能的改进型产品;，是指采用新技术原理、新设计构思研制生产，或在结构、材质、工艺等某一方面有所突破或较原产品有明显改进，从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能，并对提高经济效益具有一定作用的产品。概括上述三项规定，笔者认为，此处的新产品应该从产品的组份、材质、结构或者其质量、性能、功能方面考虑，不仅包括全新型的产品，还要包括在这些方面与专利申请日之前已有的同类产品相比有明显改进，对提高经济效益具有一定作用的产品。对于在方法专利侵权诉讼中的新产品认定，应该从哪些方面考虑，还应在相关法规或司法解释中加以规范和统一。

　　其次，按照涉嫌侵权方法所生产出来的产品必须与按照该专利方法直接获得的产品属于“同样产品”。对于如何判断此处的“同样产品”，目前也没有相应的法律规定。但是，笔者认为可以参照对新产品的认定条件来判断涉嫌侵权产品与按照相应专利方法直接获得的产品是否属于“同样产品”。也就是说，比较是否属于“同样产品”，也应当从产品的组份、材质、结构或者其质量、性能、功能方面是否相同进行考虑。需要注意的是，对于新产品的评定和同样产品的判定过程中如何适用等同原则，目前尚没有明确的规定。笔者认为，因为新产品涉及的领域广泛，要对其设置一个统一的标准难度较大，因此，我们没必要对等同原则适用和不适用的差别进行讨论，而只要对新产品的评定和同样产品的判定这两个过程中等同原则的适用采取一致的原则就可以了。即，新产品的评定过程适用了等同原则，则对应的在同样产品的判定过程中也应适用等同原则;反之亦然。

　　在专利侵权诉讼中只有同时满足了上述两个条件，才能适用专利法第五十七条第二款中的法律规定，否则，就是对这一法律规定的曲解。也就是说，专利侵权纠纷中举证责任的倒置是有条件的法定倒置。但是，：只要是方法专利侵权纠纷，不管按照该方法专利生产出来的产品是否属于新产品，都应该由被告举证证明其采用的制造方法不同于原告的专利方法，这实际上是现行专利法修改之前旧专利法中的相关规定。这种做法，很容易被部分专利权人作为以“不合理”手段获取竞争对手的商业秘密的“合法”手段。在此情况下，拥有某种产品的方法专利的专利权人就可以通过起诉竞争对手侵权的方法，，而这一生产方法很可能包含有被告的商业秘密。为防止部分专利权人利用此项规定滥用专利权以获取竞争对手商业秘密，笔者建议，在相关法规或司法解释中，对涉及“举证责任倒置”的诉讼案件的审判程序进行统一规定，将其分为确认举证责任和确认侵权事实是否成立两个阶段进行，以防止被告在不必要举证的情况下仍不得不公开其方法和工艺情况的发生。

　　根据笔者对上述规定的解析，司法实践中，专利权人要想应用专利法第五十七条的举证责任倒置规定，在举证证明了其产品是新产品后，仍需要证明涉嫌侵权方的产品是与按照该专利方法所直接获得的产品属于“同样产品”。只有同时满足了上述两个条件，。作为涉嫌侵权方，在应诉过程中，应主张让专利权人举证其产品的“新”之所在，并努力获取自己的产品是与原告专利申请日之前已有产品属于“同样产品”的证据。比如，如能证明自己的产品的质量标准不同于原告方专利方法直接获得的产品质量标准，和/或与原告专利申请日之前已有同类产品的质量标准相同，则应当举证以证明对自己产品的生产方法没有举证责任。

　　初步了解专利相关基础知识可以参见zhuanlilaw.blog.地址的帖子。(此文发表于2007年第10期的《发明与专利》，转载请注明出处)

　　11595号无效决定，决定要点的第一条：“虽然期刊封面上印有“内部刊物”字样，但综合考虑期刊封底信息等其他内容后可知，该期刊的发行面向全国，且不限于国内特定人，是公开出版物”。此处的期刊封底信息等其他内容主要就是指其所记载的《征订启事》的内容。

　　该案是笔者在《专利无效和诉讼的举证》一文发表后代理的一个无效宣告请求案件。该案件的决定书进一步印证了笔者在《专利无效和诉讼的举证》一文中的有关观点。

　　2009新修改《审查指南》，在“无效程序的举证”相关章节，也增加了相关的举证规则。