专利中介机构在知识产权战略中的作用

中国贸促会商标专利事务所副所长龙传红

　在全国来说，知识产权中介服务的体系和中介服务的行业还是比较小，跟企业相比，我们人数也比较少，从业人员比较少，规模也不是特别大。当然我们事务所算是国内最大的，有470个人，但是一般来说，做知识产权中介服务的就是几个人或者几十个人居多。

　我们国家知识产权战略实施比喻成一个火箭发射的过程，我个人理解我们中介机构可以在里面起到助推器的作用。我们国家实施知识产权战略的主要目的就是提升知识产权应用、创造和保护的能力。在实现这个目标的时候，我们的角色里面有几个部分，我们很重要的一个就是政府，政府在实施国家知识产权战略过程中起到了很重要的作用，主要是完善或者是搭建一个知识产权的制度体系。使得我们的企业作为一个创新的主体能够在比较好的制度的体系下充分发挥我们创新的能力。以知识产权为依托，以高新技术为核心，从很小的企业走到现在很成功、也很有规模的一个企业。

　　知识产权中介机构服务的内容做了一个分类、概括

　　第一个，是知识产权的获权和确权代理服务。主要是商标的代理机构和版权的代理机构和职务新品种权代理机构。

　　第二个是知识产权法律服务，这个范围比较宽，我们把它理解为知识产权的诉讼代理和知识产权的合同的起草和合同的审核，以及知识产权方面的法律咨询服务。比如说碰到侵权纠纷了，希望中介机构出具一个法律鉴定书。这是一个法律服务。

　　第三个是推广应用服务，主要是指的我们的许可，专利、商标和版权这些知识产权的许可和转让，还有投融资的一些服务。

　　第四个，资产评估服务，这是资产评估师和资产评估事务所做的事。在交易、转让许可上市之前，请他们对价值做一个评估。

　　第五，信息服务，任何一家从事研发的企业都不是白手起家，都是在别人研发的基础上来做，他有一个专利信息检索和分析的工作。当然这些工作在国外有很多大公司是自己知识产权部里面有相当的人在从事情报、信息分析工作。在国内我们可以有一些中介机构专门做专利数据分析，包括专利地图。这方面的工作有一些专业的机构做得也相当不错。

　　中介机构参与知识产权战略的实施，第一，中介机构可以参与企业知识产权战略的制订。现在比较大一点的或者有规模的企业都需要有自己的知识产权的战略。但是制订这项工作也是一个很复杂的工作，大的企业，华为这种公司他们自己有能力做，但是很多中小企业还是借助于中介机构的协助和帮助，能够使得知识产权的战略制定和管理体系更方便、更快捷。你在市场上的主要竞争对手现在的产品和技术是一个什么状况。还有一个是自身的知识产权，现在有的大公司有很多专利，你需要做一个分析，如果是小一点的公司，可能就是几件专利或者是十几件专利，这比较简单。另外一个，你未来一段时间重点发展的技术领域里面，你准备从哪几个角度进行专利的布局和分析。这些都是企业制订知识产权战略的时候可以考虑的要点。

　　另外，中介机构参与企业知识产权战略是实施。知识产权实施主要还是从知识产权战略纲要的角度来说，分四个部分，一个是知识产权战略的创造、管理、应用和保护。我们觉得中介机构在这四个环节里面都能够发挥自己的一些作用。其中当然比较多的是在知识产权创造中的作用，我作为一个专利代理人，从这个角度来说，还是能够帮助企业做很多工作，其中专利代理人一个优势就是技术背景和专利的专业知识，这两者良好的结合。因为作为一个专利代理人通常都需要很强的技术背景，各个领域都有。我们现在博士学位的有三十多个，其中包括很多最新的技术领域，包括通讯的、电子的、计算机的、生物制药的、化学的、材料的、汽车的、精密仪器的。各个领域的专业人员他首先有很强的专业背景，然后还需要经过专业知识的培训，参加国家知识产权局的考试，考试完了以后还要实习一年以后，才可以拿到执业证进行执业。中介机构在帮助企业进行知识产权创造的过程中能够发挥比较独特的作用。我列举了几项，第一，可以对企业的研发人员进行知识产权的培训。这也是我们一个代表，我们替一些现在我们服务的对象很多是国外的跨国公司和他们在中国的研发中心。我们帮他们进行内部员工的培训，使他们增加对专利知识的了解，知道怎么在日常的工作中挖掘发明创造，提升为一个专利。第二个是为发明创造构筑一个合理的保护范围。通常他懂技术，对专利不是很了解，根据他公开披露的一个具体的技术方案，给他构筑一个比较合理的保护范围，是专利代理的一项重要工作。撰写说明书等等，这些可以帮助企业做的。第二个，如何为国外申请专利提供咨询。有一些企业对国内申请专利比较了解，但是对国外申请专利，美国、日本、欧洲、美国国家的专利制度都有自己的特点，如果企业不了解，很难能够很顺利的到这些国家申请专利，获得授权。通过一个专利机构肯定能够起很大的帮助作用。还有一个是为申请人管理专利申请的程序，包括费用。这看起来是很简单的一个事情，但是实际上程序和费用在专利申请的过程中是非常重要的一件事情。前一段时间知识产权报和网上也在报道，花生奶专利索赔案，就是一个发明人自己在95年的时候申请了专利保护，国家给了受理通知书，让他交费，他一直没有交费。现在他说花生奶满地都是，他去国家知识产权局索赔，这完全是他自己程序上的失误导致他丧失了获得专利权的机会。虽然他当时向专利局递交了申请。在整个申请过程中因为申请问题导致权利丧失的案子远远不止这一个。甚至很多很好的专利也是因为程序上的问题导致最后拿不到专利权。

　　知识产权的法律法规是过几年都要修改，比如说去年年底进行的专利法的修改，这里面很多改动是企业需要注意的。但是作为企业来说，他没有这么多精力关注国家知识产权法律变化的动态，也不知道怎么操作才能够满足修改以后专利法的要求。比如说这次改完专利法以后，提出向外国申请专利之前，需要请求国家知识产权局做一个保密审查，原来这个规定不太严格。旧的专利法是在中国完成的发明创造，你向国外申请，你只要先向国家知识产权局交完申请就可以了。但是现在改了以后是，你向国外提出专利申请之前，必须先请求国家知识产权局做一个保密审查，如果你没有做，，但是你程序上违反了新的专利法程序规定，你的专利在中国的申请就不能获得授权。即使审查员没有发现，你侥幸拿到了专利权，国家知识产权局可以宣告你申请的知识产权无效。我们在中国交完专利申请的同时间，要向国家知识产权局提交一个保密审查。交PCT申请的时候，。这是国家专利法一个比较重大的修改。

　　第二个比较重要的就是，同样的发明创造可以同时提出一件发明申请，也可以提出一件实用信息申请。这一个制度在原来的专利法里面没有特别明确的规定，在原来的审查指南里面有一些规定，但是这个规定一直在变，以前的审查指南有一个说法，到后来北京高院有一个说明之后，又变了。去年把北京高院02年的判决改判了，又一个变化，今年新修改专利法算是是把这个制度固定下来了。同一项发明可以同时申请一个发明，一个使用先行。条件是你必须同一天向国家知识产权局交两个专利，一个发明，一个使用先行你交发明的时候，你要交一个申明，就同样的发明创造，我还交了同样的使用先型申请。等你过两三年以后外滚设计里面有一个非常重要的变化，以前我们叫外观设计专利申请，你要想拿一个申请，你只要交一个请求书和外观设计的图片就可以了，你交完这两个以后，专利局就可以给你一个申请日。但是10月1号以后变了，你还要提交一个外观设计的简要说明，告诉专利局这个外观设计的名称是什么，它是干什么用的，还可以做一些它的介绍。透视图、透明部分、省略的视图，你可以做一个说明。这个文件成为了确定申请日的必要文件。下个礼拜你的产品就要上市了，这个礼拜你去专利局交一个外观设计的专利申请。10月1号以后你还是这么做，风险就很高了，你交一个图、一个请求书上去以后，没有写外观设计简要说明，专利局不能给你申请日，他要给你发一个通知书，说你缺外观设计的简要说明，你再补，他给你的申请日就是三个礼拜以后的申请日，而你的产品可能第二个礼拜就上市了，你后来申请的产品，外观设计的新颖性就丧失了。

　　专利权人应该对职务发明的发明人做奖励，给报酬。但是怎么给，什么时间给，可以在合同里面做约定。这是给企业一个灵活性，不一定按照细则里面或者是草案里面说的比例，税后利润的2%或者是许可费用的10%。每个行业不一样，一个手机里面有上千项专利，每项都给2%，这个企业就不用做了。但是法律规定还是应该给，只不过是数额和时间和给的方式，你可以签合同。如果企业了解这些制度的变化，他就可以在企业自己的制度里面做一些设计。既可以奖励发明人，又满足法律的要求。这是我们觉得中介结构也能够在这方面给申请人一些帮助。

　　机构的变化，09年财政部和国家知识产权局联合发了一个文，关注组织申报2009年度资助向国外申请专利专项基金的通知。国内的科研单位或者是企业向国外申请专利，他可以向国家财政部基金申请资助，一项发明资助最多金额是五十万。起码这是一个最新的动态，国家有这么一项优惠或者是资助的政策，我们机构第一时间知道这个政策，国家知识产权局也组织了一些企业和代理机构去培训。把这个政策，哪些企业可以做，什么情况下可以申请，能申请多少，满足什么条件，需要提交什么表格。这个东西如果每个企业都自己去弄，也很难了解那么详细的情况，如果你要通过中介机构，中介机构可以给你一个反馈。中介机构在企业的知识产权创造过程中还是能够发挥一些独特的作用。

　　第二，中介机构在企业知识产权管理过程中的作用。有一些企业事务多一些，有一些企业事务没有那么多。比如说我们中介机构可以协助企业建立知识产权管理制度，因为不是每个企业都可以像华为那样有一个很庞大的内部的知识产权部门。有的企业没有专门的人管，但是并不意味着他没有这个制度。他这个制度可以和中介机构一起给企业制订这样一个制度。比如说新发明的报告制度，研发人员作出新发明以后，他通过什么方式报告给公司，从而公司可以决策是不是就这项发明申请专利，还是作为技术秘密来保护。另外，你如果作为技术秘密来保护，你需要什么合同，有什么条款，采取什么措施。还有发明人奖励制度，职务发明企业是应该给奖励的，但是怎么奖，什么时候奖，奖多少，你可以通过企业内部制度的制订来实现。

　　对企业人员技术知识产权的培训。第一，你可以让他知道自己做出一个发明以后，他知道这个发明可以申请专利，或者是有这个意识挖掘他在工作中作出的一些发明创造，考虑是不是申请专利。第二个他在研发自己新产品的时候，他也会考虑我这个新产品研发出来以后，会不会侵犯别的竞争对手已经有了专利权。这种培训对企业员工是很有帮助的。第三，可以对企业自身和竞争对手进行专利技术情报分析和搜集。这个工作国内现在有一些企业做，很多企业没有意识到。但是国外企业对技术情报的搜集非常的重视，尤其是日本企业。他们当时发展了一个诀窍，他对美国企业的知识产权动态分析得非常清楚。他给自己研发省很多事情，而且少走很多弯路，也避免自己研发以后侵害别人的专利权。是一举多得的事情。中介机构在企业知识产权管理中的一个作用就是预防和处理和竞争对手的知识产权纠纷。管理上是起预防的作用，现在国内也有很多新的说法，也可以说是预警，你怎么能够避免你的产品侵犯别人的知识产权。我们事务所有一个案例可以说出来给大家分享一下。两三年以前国内一个工程机械比较大的公司去德国展会参展，他的展品价值肯定是一百万以上，又比较大，其中有两项技术，他有一点担心。他知道他的竞争对手有几项专利在这个技术里。但是他又要去参展，、通过当地的海关警察来查扣他的产品，他就来咨询我们说，我们要去，价格又比较高，我也担心竞争对手通过专利来查抄或者查封我的产品。后来我们跟德国合作的专利事务所联系，给他们想解决的办法。把他们的图纸发给德国的伙伴律师事务所，人家对图纸和专利进行分析，得出的结论说，两个专利，有一个专利肯定不侵权，另外一个专利有侵权的风险，基于这种情况我们反馈给国内的企业，说这个侵权风险比较高，你们能不能改一个设计，他们根据律师的意见，改了设计以后又发过去，国外的律师评估一下，这次侵权的风险比较小，出具了一个法律意见，，我们叫做防御性申明。这样备案以后你去参展没有花多少钱，花几千欧元。整个过程一两个月的时间，几千欧元，一百多万的设备去参展的时候他非常踏实。他觉得竞争对手有专利也不能把我怎么样。现在有很多例子，国内的人去德国参展，因为知识产权的问题，展品被扣了，有极端的人也被带走了。其实我们不用花特别多的钱做一些预防性的法律分析和咨询，很有可能避免后来很大的麻烦。

　　中介机构在企业知识产权应用中的作用。我们上次去做中介机构体系的课题里面，他们也有一些资产评估行业的代表参加这个课题组。其实国内现在这个行业生意不是特别好，恨不得你我评你多少，我就评你多少。但是实际上在国外这还是比较成熟的技术，他们有一些科学的方法来评估，不是说你说多少钱就给你多少钱。这跟行业的自律、规范很有关系。如果中小企业和个人发明人如果有技术需要上市，可以通过中介机构做一个评估，他自己心里也有一点底，这样去交易更踏实一点。另外，我们现在国内企业和国外公司并购的案例特别多，最新的就是四川的腾冲重工收购悍马的品牌，包括他的商标权、专利技术、销售网络。这个肯定需要中介机构出具法律意见。我们做的是国外一个企业收购一个国内企业的大概一亿的收购案。国外企业委托我们查一下国内企业专利和商标权的情况，他的有效性的基本判断，我们给他出具一个法律意见。类似这样的东西，现在我们并购的事情比较多，这种国外的管理都是需要找专门的中介机构来做知识产权的评估。

　　中介机构在知识产权保护中的作用。当企业是专利权人的时候，他想起诉竞争对手，想保护他的专利权。一般情况下企业要打官司、起诉的话，肯定要事先征求专利代理机构或者是律师事务所，专业的知识产权中介机构的法律意见，要制定一个很周密的诉讼意见或者是交涉的策略，才能够取得很好的预期的效果。这里面我可以举一点我们通常情况下应该做的，最先做的应该是法律意见，你拿一个样品过来，让代理人或者律师出具一个法律意见，跟你的专利是不是落在保护范围内，只有落在保护范围内，你才能进行下一步的取证、诉讼策略的确定。第二，对你的专利的有效性进行分析并出具法律意见。我们的发明专利虽然是经过国家知识产权局实施审查以后授权的，但是还是有一定比例的专利最后在司法程序里面或者是专利市场中宣告无效，在无效的案件里面，比例还是比较高的，至少有35%以上是宣告无效的。所以你即使有专利也不能匆忙的起诉。因为专利里面可能有重要的瑕疵可能会有问题。让中介机构出具一个意见你可能会比较踏实一点。原来的专利是A事务所做的，你最后最好是找B事务所做。第三，通常情况下你还要带着公证员购买公正的证据，很多东西需要周密的部署和策略才能够买到。你固定完证据之后可以跟侵权的企业进行 交涉，因为你已经拿到证据了，如果交涉不下来，，如果交涉下来了，中国人还是和为贵。不愿意每个企业都希望拿着专利告别人。最后，因为中国专利侵权有两个途径，一个是司法途径，一个是去地方行政管理机关，根据你行使专利目标上的不同，可以有不同的策略。

　　我简单介绍一下我们事务所的一个案例，我们代表一个外国企业，是一个自行车的零部件，、中院和省高原打了两审，他是专利权人，我们看应该是侵权的，但是因为专利的诉讼技术性很强。他要求写的，你怎么跟法官把权利解释得清楚，让法官认为对方的产品落在专利保护范围内，这是一个技术性非常强的工作。他们原来找的律师说得不是特别清楚，所以他们一审、二审都输了。他也不甘心，来找我们事务所。我们组织了一个团队把他的权利要求和说明书的实例都做了很细的剖析、分析。跟他说，至少是我们认为这个案子应该是侵权的。，再审的程序比较烦琐，等待的时间比较长，，认为这个权利是侵权的。最后出来一个裁定，发回到当地的高院重新再审。在中介机构处理侵权案件的时候，因为这个工作是一个专业性非常强的工作，所以找中介机构肯定是大有帮助的。

　　经常有竞争对手拿专利权来告你的时候，企业侵犯别人专利权的时候，应该借助于中介机构的技术和服务，能够给企业起很好的作用。比如说企业投放新的产品之前，他去德国，我们需要找德国的律师做分析。如果他在国内，我们做的很多法律意见是跨国公司在中国要上市一个新的产品，但是上市之前他还要让我们做一个检索，你检索一下我这个配方如果在中国上市的话，会不会侵犯别人的专利权，我们给他检索。很多情况下这个企业会收到别人的警告信，。作为被诉的一个企业，首先想到的还是请中介机构去做一个分析，看我的产品是不是落在他的专利范围内。再确定企业的政策是跟他和解还是应诉。应诉同时经常一个策略就是提出专利无效的请求。我举我们企业几年以前办的案子，我们代理一个跨国公司当被告，国内和台湾的企业做原告。他们是一个计算机的企业，最后我们的策略就是提出专利无效请求，专利权人为了保护他的专利权，他就要解释他的专利权是什么意思，其中就是关健词的意思，他为了保护专利权，他就把那个词解释成可替换、可互换，我们在诉讼的过程中就说他权利要求的那个词是可替换、可互换，既可以插到这个口，又可以插到那个口。但是我们销的那个产品不是可互换的，所以这样的话，我们就不侵权。其实就是通过无效的这么一个让专利权人做这么一个陈述，我们最后就赢了一个官司。跨国公司就免除了侵权赔偿的后果。

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