“科学发现”、“撰写方式”与获得发明专利授权的可能性研究试评“一种防近视书簿”专

　　一、案由

知识产权局于2000年1月5日授权公告的名称为“一种防近视书簿”的95111654.1号发明专利(下称本专利)，其申请日为1995年6月9日，专利权人为陆乃炽。授权公告的权利要求为：

　　“1、一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米的色光。”

　　在撤销程序中，专利权人陆乃炽于2000年11月29日提交了修改的权利要求书、说明书及摘要。该修改后的权利要求书如下：

　　“1、一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”

　　专利局撤销审查组于2003年4月11日向专利权人发出了审查决定书，该决定书的结论是在专利权人2000年11月29日提交的修改的权利要求书和说明书的基础上维持本专利有效。目前，该决定书已生效。

　　针对上述专利权，专利复审委员会根据请求人的无效宣告请求分别于2004年10月19日、2007年6月6日作出两份维持所述发明专利权有效的无效宣告决定(决定号为：WX6487和WX9918)。

　　二、案例评析

　　请求人分别提出大量证据并根据所提交的证据说明所述发明专利无效的理由，具体包括该专利权修改超范围(不符合专利法第33条的规定)、不具有实用性(不符合专利法第22条第4款)、公开不充分(不符合专利法第26条第3款)、得不到说明书的支持(不符合专利法第26条第4款)、没有新颖性(不符合专利法第22条第2款)、没有创造性(不符合专利法第22条第3款)、违反国家法律(不符合专利法第5条)、属于不授予专利权的客体(不符合专利法第25条)等。其中双方当事人提交的证据类型几乎涵盖了无效宣告程序中可能出现的所有证据，主要有：实物证据(米字格练习本、《细说巩俐》封皮等)、书证(《国外医学》眼科学分册、1986年上海黄页、传统的黄色纸张大楷簿等)、证人证言(上海市五官科医院眼科的储仁远教授)、鉴定结论(江苏省质量技术监督纸张印刷产品质量检验站出具的检验报告)、网络证据(“眼”，网络打印件;“古纸的分类”，中华纸业网下载打印件等)、判决书行政判决书(2005)一中行初字第207号等)。总之，请求人对专利权人的专利权的存续提出质疑的态度是坚决的，但是却没有取得所理想的结果。

　　由于本案具有一定的代表性，在知识产权特别是专利领域具有一定的影响，本人出于研究之目的，下面对决定号为：WX6487和WX9918的无效宣告决定书作“点评”(暂且用“点评”二字，主要还是站在不同角度分析)。当然，由于篇幅和精力所限，本人在此不涉及对行政诉讼判决以及二审判决作分析。

　　三、“一种防近视书簿”专利分析

　　(一)发明名称与权力要求书中的主题名称不相符时的处理

　　现行有效的专利权利要求书记载内容如下：

　　“1、一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”

　　根据《审查指南》第二部分第二章3.1对权利要求的类型的规定，按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，属于物的权利要求有物品、物质、材料、工具、装置、设备等权利要求;属于活动的权利要求有制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等权利要求。通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。

　　显然，该专利权利要求类型应当属于物的权利要求，保护范围主要是以其权利要求的内容为准，即“一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”

　　至于主题名称中所述的“一种防近视书簿”与独立权利要求中的主题名称“一种练习本”之间的区别，应当考虑申请人(专利权人)在答复审查意见通知书中的修改，当然主题名称的差别造成在无效或者侵权诉讼中的权利要求内容的不同。《审查指南》第二部分第二章3.2.2规定，权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。首先，每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。 其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。《审查指南》第一部分第一章4.1.1规定：请求书中的发明名称和说明书中的发明名称应当一致。发明名称应当简短、准确地表明发明专利申请要求保护的主题和类型。通过分析可见，发明名称“一种防近视书簿”与说明书的发明名称是一致的。那么需要考察发明名称与权利要求书的中的主题名称的不一致的原因和解决途径，即究竟应当以何为准判定后续程序中的“侵权”诉讼、“无效程序”?《审查指南》第二部分第八章的规定，修改，主要有两种情况，一种是针对权利要求书、说明书中本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修改，另一种是根据修改后的权利要求书、说明书作出的适应性修改，上述两种修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围，则都是允许的。另外，对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误，审查员可以依职权予以修改，并通知申请人。此时，应当使用钢笔、签字笔或者圆珠笔作出清楚明显的修改，而不得使用铅笔进行修改。因此，在出现发明名称与权利要求书的中的主题名称的不一致的情况下，笔者认为，应当以权利要求书为准判定后续程序中的“侵权”诉讼、“无效程序”中专利权的保护范围，这也符合专利法第56条的立法本意。因此，本案中所涉专利的保护范围即是：“一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”而不应当将“防近视”的特征擅自加入到权利要求中。

　　(二)本专利权利要求的保护范围分析

　　一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”

　　显然该专利的保护范围即黄色纸张制成的练习本，其中“反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光”仅仅是黄色练习本的特征的具体细化，对练习本的特征没有限定作用。对本领与普通技术人员而言，黄色纸张的波长范围应是“550—600纳米”，因此权利人将“反射550-610纳米内的色光”均写入权利要求中的目的显然是扩大了黄色的范围，由于人可能对颜色产生的感官、心理感受的差异，既有可能认为是黄色，也有可能认定为其他颜色，所以在此不追究权利要求书“不清楚、无法实现的”可能性。复审委第“WX6487号”无效宣告决定书人为“首先，不同的观察者对颜色的分辩或界定是有差异的;其次，单色光的色调由该色光的波长决定，而复色光与组成该光的比例有关。物体的表面色是在一定光源照明下，由这个物体表面所反射的光谱能量的比例来决定，一般用反射光的主波长表示物体色的色调。黄色纸张不可能反射出单纯的黄色光，而是复色光，不能简单地将有色纸张反射光波的波长范围与单色光的波长范围相比来确定其色调。根据本专利的说明书，本专利针对现行白色书簿存在诱发近视的问题，提出了用黄色纸张制作练习本的技术方案。众所周知，黄色纸张在日光中反射了红波段和绿波段的光线，吸收了蓝波段的光线，本领域普通技术人员根据说明书的描述能够实现本专利的技术方案。”因此“反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光”的黄色纸张仅仅是“黄色纸张”的特性而已，也并不是权利人的科学发现，是本领域普通技术人员的公知技术常识。

　　显然，本专利所授权的“黄色纸张构成的练习本”相对于现有技术而言没有“新颖性”。因为从古至今，特别是自造纸术以来，出现的黄色纸张制成的书籍、纸张、书簿、练习册、练习本比比皆是。例如1957年5月在陕西省西安市灞桥出土的古纸经过科学分析鉴定，为西汉麻纸，年代不晚于公元前118年。1973年在甘肃居延肩水金关发现了不晚于公元前52年的两块麻纸，暗黄色，质地较粗糙;从敦煌石室和新疆沙碛出土的公元三到六世纪所造出的古纸来看，纸质纤维交结匀细，外观洁白，表面平滑，可谓“妍妙辉光”。公元六世纪的贾思勰还在《齐民要术》中，专门有两篇记载了造纸原料楮皮的处理和染黄纸的技术。同时，造纸术传到我国近邻朝鲜和越南，这是造纸术外传的开始;《中华印刷通史》记载的“西安灞桥纸是西汉武帝(前140-87年)时期的遗物，为纤维素较多、交织不匀的浅黄色薄纸碎片，经化验，确系麻类纤维所造。纸质粗糙，没有字，用来包裹随葬铜镜”也表明了这一点。那么只要无效宣告请求人寻找“黄色纸张”制成的练习本之类的证据即可将其无效掉，当然一定要避免出现上述两请求人在提交证据中出现的“关联性”、“真实性”、“合法性”，仅仅提供“没有经过公证的网络证据”、已经因年代久远而变黄的纸张都不会得到复审委的支持。在此需要注意的是：复审委审理无效案件对证据链条的要求完全不亚于甚至高于普通民事诉讼的证据要求，如果仅仅以“普通民事诉讼”中所提交的证据要求为基准，那么在无效宣告中得不到复审委的支持是可以理解的了。

　　四、属于不授予专利权的客体(不符合专利法第25条)的评析

　　专利法第25条第1款规定：“对下列各项，不授予专利权：(一)科学发现;(二)智力活动的规则和方法;(三)疾病的诊断和治疗方法;(四)动物和植物品种;(五)用原子核变换方法获得的物质。”

　　(一)科学发现申请专利的方式

　　审查指南第二部分第一章第4.1节中规定：“科学发现，是指对自然界中客观存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。科学理论是对自然界认识的总结，是更为广义的发现。它们都属于人们认识的延伸。这些被认识的物质、现象、过程、特性和规律不同于改造客观世界的技术方案，不是专利法意义上的发明创造，因此不能被授予专利权。例如，发现卤化银在光照下有感光特性，这种发现不能被授予专利权，但是根据这种发现制造出的感光胶片以及此感光胶片的制造方法则可以被授予专利权。”

　　由此可见，如果将“卤化银在光照下有感光特性”这一科学发现申请为专利的话，需要在撰写方式上有所注意，如果按照下属方式撰写，即：一种能够(用于)感光的卤化银，其特征在于……那么，由于卤化银本身(用途限定的产品权利要求，最终落脚点应该是产品)不具有新颖性(能够或者用于感光的特性对卤化银本身不会产生实质性影响)，则该专利是得不到授权的。

　　如果采用另一种方式撰写，即：一种感光胶片，其特征在于由卤化银制成……由于感光胶片是利用了科学发现揭示的自然规律制成的，对于现有技术而言，应当是具有新颖性的开创性发明，那么具有专利性。

　　(二)本案属于科学发现范畴的专利性认定

　　具体到本案中，如果认定“黄色纸张因对光波的选择吸收作用只反射出特定频谱的色光，从而消除致害的环境因素，创造一个安全舒适的视觉环境，达到预防近视的目的”属于科学发现的范畴的话，将权利要求书撰写成：“一种防近视练习本，其特征在于采用黄色纸张制作……”那么应当属于可授予专利权的形式;但是如果撰写方式发生改变，即：“一种防近视的黄色纸张，其特征在于……”那么本身应该是没有新颖性的，不具有授予专利权的条件。复审委合议组也采用了这种认定方式，在决定号为“WX9918”的无效宣告审查决定中认定“本专利请求保护一种练习本，该练习本具有防近视的功能，本专利是利用专利权人发现的在一定频谱范围内的黄色纸张的反射光相对安全舒适来防治近视，因此本发明是利用科学发现所制成的产品，其是可以获得专利保护的。”

　　在此，笔者同意复审委的观点，至于卤化银制成“感光胶片”、黄色纸张制成“练习本”的创造性在所不论。

　　五、带有“用途”限定的产品权利要求的保护范围的确定

　　然而，从无效宣告决定第6487号决定的理由“附件2没有给出其采用黄色纸张的目的和作用，附件9的黄页是为了与其他部分区分，两者均没有给出黄色纸张可用于防止近视的技术启示。而根据本专利的说明书，权利要求1所限定的黄色纸张练习本所解决的技术问题是预防近视，因此，请求人以附件2、9否定本专利的新颖性和创造性的理由不充分。” 以及无效宣告决定第9918理由“附件16并未给出其采用黄色纸张的目的和作用，即附件16采用黄色纸张印刷并不是为了解决防治近视的技术问题，本领域普通技术人员并不能以此想到利用其黄色纸张制成练习本来达到防治近视的目的，并且其未给出任何黄色纸张可用于防治近视的技术启示。因此本专利权利要求1相对于附件16具有新颖性和创造性。”可以看出，复审委合议组均将“防近视”的特征擅自加入到权利要求中作为限定该所述专利保护范围的特征。

　　退一步讲，按照复审委合议组的意见继续往深层次思考，如果该专利权利要求中包含“防近视”的特征，那么需要重新考虑如下：

　　“一种防近视的练习本”的权利要求仍应当归入产品权利要求，并且属于包含“用途特征的产品权利要求”，按照《审查指南》第二部分第二章3.1的规定，对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。例如，主题名称为“用于钢水浇铸的模具”的权利要求，其中“用于钢水浇铸”的用途对主题“模具”具有限定作用;对于“一种用于冰块成型的塑料模盒”，因其熔点远低于“用于钢水浇铸的模具”的熔点，不可能用于钢水浇铸，故不在上述权利要求的保护范围内。然而，如果“用于……”的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。例如， “用于……的化合物X”，如果其中“用于……”对化合物X本身没有带来任何影响，则在判断该化合物X是否具有新颖性、创造性时，其中的用途限定不起作用。如果该用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有暗示产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途不予考虑，如果该用途暗示了产品具有特定的结构和/或组成，即该用途表明产品结构和/或组成发生改变，则该用途作为产品的结构和或组成的限定特征必须予以考虑。

　　PCT审查指南在权利要求撰写的解释部分中规定，在审查过程中，必须对发明的目的或者目标用途进行评估(即首先承认其含义在语法上是有效的)。如果所说的目的或目标用途导致要求保护的发明与现有技术之间存在结构差异，则引用用途限定特征可用于限定权利要求。而在新颖性的审查部分，还具体指出：要考虑对权利要求中列出的目的或欲意用途的陈述来判断所列的目的或欲意用途是否导致要求保护的发明与现有技术在产品结构上有所不同(或对方法权利要求而言，在方法步骤上有所不同)。无区别性特征的具体的欲意用途不予以考虑。

　　因此，对于用途特征(特定用途所暗示的特征)首先承认其在语法含义上是起作用的，而是否对权利要求的保护范围产生影响则要看限定的用途是否导致要求保护的发明与现有技术在产品结构上有所不同。自本案来看，“一种防近视练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”其中，“防近视”对“波长550-610纳米内”以及“黄色”与现有技术“黄色纸张”来说，没有带来任何实质性影响;再者该用途“防近视”由产品“黄色纸张”本身固有的特性决定，而且用途特征“防近视”没有暗示产品“练习本”在结构和/或组成上发生改变，则该用途不予考虑，因此该专利不具有新颖性的判断依据最主要的应该是在于“现有技术”，即“申请日之前已有的黄色纸张”来确定。找准落脚点，有的放矢的解决问题便可以迎刃而解，那么便不至于像无效请求人所获得结果一般。

　　当然，包含“用途特征的产品权利要求”对新颖性的判断需要请求人主张方能启动，。

　　六、用途权利要求专利性分析

　　如果承认在除化学领域之外的机械、电学、生物等领域可以申请用途权利要求专利的话，我们不妨将本专利申请的撰写方式写成用途权利要求的形式，即：“一种练习本作为防近视的应用，其特征在于练习本是由黄色纸张制成的，其中该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”

　　(一)创造性判断

　　《审查指南》第二部分第四章4.5规定：已知产品的新用途发明，是指将已知产品用于新的目的的发明。在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑：新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。(1)如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性。(2)如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则这种用途发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。例如：将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果，该用途发明具备创造性。

　　显然如果将黄色纸张作为防近视的“练习本”(已知产品的“新用途”)取得了意料不到的技术效果(本案的防近视练习本的市场应用现状已经证明取得了意料不到的技术效果)，该用途发明具有创造性。

　　(二)新颖性判断

　　一种新产品的用途发明由于该产品是新的而自然具有新颖性。一种已知产品不能因为提出了某一新的应用而被认为是一种新的产品。例如，产品X作为洗涤剂是已知的，那么一种用作增塑剂的产品X不具有新颖性。

　　至于本案中的“防近视练习本”而言，不能因为已知产品“练习本”提出了新的应用即“防近视”而被认定为一种新的产品。

　　但是《审查指南》第二部分第十章5.4规定：如果一项已知产品的新用途本身是一项发明，则已知产品不能破坏该新用途的新颖性。这样的用途发明属于使用方法发明，因为发明的实质不在于产品本身，而在于如何去使用它。例如，上述原先作为洗涤剂的产品X，后来有人研究发现将它配以某种添加剂后能作为增塑剂用。那么如何配制、选择什么添加剂、配比多少等就是使用方法的技术特征。这时，审查员应当评价该使用方法本身是否具备新颖性，而不能凭产品X是已知的认定该使用方法不具备新颖性。

　　因此，在本案中作为用途发明而言的练习本权利要求时刻以具有新颖性的，即“一种练习本作为防近视的应用，其特征在于……”这种撰写方式为其获得新颖性提供了方便。

　　总之，无论是一件产品发明、方法发明还是用途发明，需要根据发明创造本身的不同性质、特点，选择撰写方式，否则即是通过实质审查获得授权也只是暂时的。至此，选择经验丰富的“专利代理人”的用途就显现出来了，或者说“专利代理人”的职责便是尽最大的可能使得委托人的专利获得最大的授权范围。

　　至此，如果在今后的专利侵权诉讼中侵权人再想无效该专利的话，难度自然会加大了不少，除非该专利(此处指用途发明专利)的“科学发现”的特征被“否”掉，也就是说该专利丧失了科学发现的范畴的可能性。那么下一步的目标也就是寻找能够证明发明人的“科学发现”(黄色纸张可以防近视的理论是“非新的”)是不成立的，仅能或者说也只能通过该方式来无效掉该专利。

　　【作者简介】

　　李洪江，1981年生于山东东营，本科就读于中国石油大学(北京)，主修金属材料工程专业，并获得工学学士学位。研究生就读于北京大学法学院、知识产权学院，专业为法律硕士(Juris Master),研究方向：知识产权。在“美国关税法337条款;化学、材料领域专利代理;知识产权诉讼”方面有较深造诣。