专利侵权起诉中应当注意的几个问题ZT 黄婷律师

一、专利侵权起诉应注意的问题
依据《专利法》规定，专利包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种，发明专利和实用新型专利权包括生产、销售、许诺销售、使用和进口五大权利。外观设计专利权包括生产、销售、许诺销售和进口四大权利。当然，从广义上理解，专利权还包括转让权、许可权、发明人或设计人署名权、专利权人在商品或包装上标明专利标识的权利等。专利侵权诉讼主要需确定原被告主体资格、权利状况、侵权事实、损害后果、诉讼管辖和诉讼时效等问题。
（一）原告主体资格确定
《专利法》第六十条规定：“未经专利权人许可，实施其专利，即侵犯其专利权，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，，也可以请求管理专利工作的部门处理”。从该规定可知原告包括专利权人和利害关系人两类：
1、专利权人
专利权人可以是单位，也可以是个人，原始专利权人依专利登记证书登记的权利人确定。若单位名称发生了变更，则变更后的单位是专利权人，若单位发生了分立，则依分立协议约定来确定，若单位发生了合并，则合并后的单位是专利权人。若自然人是专利权人，自然人死亡，则继承人是专利权人。因此，原告起诉时应提供专利权证书、专利登记簿副本、专利授权公告文本（发明或实用新型的为权利要求书、说明书、摘要及摘要附图；外观设计的为公告授权的图片或照片及简要说明）、专利年费收据、单位营业执照、单位组织机构代码证、单位法定代表人（负责人）证明、单位名称变更证明、单位分立或合并协议、自然人身份证明、自然人死亡证明、继承人资格证明等。
若专利权发生了转让，则受让人是专利权人，但前提必须是专利权转让合同生效，专利权已经转让给受让人的。因此，起诉时，受让人应提供转让合同和登记证明等。如果没有在国家知识产权局登记，，那我认为可以考虑以下几种途径解决：一是在辩论终结之前完成登记；二是可以考虑侵害合同之债；三是是可以考虑撤诉，登记后重新起诉。
2、利害关系人
（1）独占许可合同被许可人。被许可人应提供主体资格相关证明和独占许可合同。
（2）排他许可合同被许可人：被许可人应提供主体资格相关证明和独占许可合同。
特别需要注意的是专利权普通许可合同的被许可人无权以他人侵犯专利权提起诉讼，除非普通许可合同有特别约定。特别约定比如授权给普通许可合同的被许可人起诉的权利；普通许可人与被许可人约定在第三方侵权的情况下，普通许可人构成违约等。如果没有这些约定的话，普通许可合同被许可人可以要求专利权人提起诉讼，若专利权人不提起诉讼，被许可人可以考虑以不正当竞争行为提起诉讼。
（二）专利权有效性
1、专利权是否超过保护期限
发明专利保护期限为20年，实用新型专利和外观设计专利保护期限为10年。专利保护期从申请之日起开始计算而不是从授予专利权之日开始计算。若是发明专利，则从专利公告之日起至专利权授予之日期间，可以要求专利实施人支付适当的费用。从这里可以看出在这一阶段实施人不构成专利侵权，如果构成侵权则不是支付适当的费用问题，而是赔偿问题。也可以看出实用新型和外观设计专利在这一阶段不受专利法保护。作为权利人可以考虑通过商业秘密、著作权进行一定的保护。
2、专利权人是否缴纳年费
专利权人每年应缴纳年费，若专利权人未缴纳年费，则丧失专利权，但是，在专利缴费期限届满后六个月内补缴，专利权仍然有效。缴费时间在专利权证书中均有载明，应当予以关注。
3、专利权人是否转让专利权
如果侵权行为发生在转让前，原专利权人在诉讼时效内仍有权提起诉讼。
4、实用新型专利和外观设计专利是否取得专利权评价报告
《专利法》第六十一条规定：专利侵权纠纷涉及实用新型专利或者外观设计专利的，
、分析和评价后作出的专利权评价报告，作为审理、处理专利侵权纠纷的证据。
因此，建议专利权人在被授予实用新型和外观设计专利时提出专利权评价报告申请，以方便以后尽快提起诉讼，维护专利权人利益。需要说明的是，2009年10月1日以前授予专利权的，仍然只能要求国家知识产权局出具检索报告。
（三）被告确定
从理论上说，以下五种主体都可以成为发明专利和实用新型专利的被告：
1、生产者；2、销售者；3、进口者；4、许诺销售者；5、以生产经营为目的的使用者。
以上1至4种主体可以确定为外观设计专利的侵权人。但在实践中，我们一般不希望将使用者作为被告，因为使用者承担的责任往往是停止使用，达不到打击直接侵权者的目的。所以，我们建议将生产者、销售者、许诺销售者或进口者作为被告，但是，如果暂时无法确定生产者、销售者和进口者时，可以先将以生产经营为目的的使用者作为被告，然后由被告举出证据证明专利产品的生产者或销售者，从而追加被告或另行提起诉讼。依据《专利法》第七十条规定：为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。因此，一般情况下，使用者、销售者、许诺销售者会提供产品的合法来源，从而免除其赔偿责任。
（四）专利侵权事实
对专利侵权事实的证据进行固定一般应通过公证处、知识产权局、海关、、扣押、保全等。证据保全内容一般应涉及侵权产品、侵权人与他人签订的买卖合同、销售发票、说明书、宣传画册、营销人员名片等。然后将侵权产品与专利产品权利要求书进行比对来确定是否构成侵权。比对方法：相同原则、等同原则、全面覆盖原则。
（五）损害赔偿额计算
专利侵权的民事法律责任包括停止侵权、销毁侵权产品、损害赔偿等，民事责任关键是确定损害赔偿额，依据《专利法》规定，损害赔偿额包括因侵权所受到的实际损失和为
制止侵权行为所支付的合理开支。合理开支至少包括调查取证费、公证费、律师代理费等。
《专利法》第六十五条规定：侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的
损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。
权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。

第十六条规定：，应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益；因其他权利所产生的利益，应当合理扣除。
侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的，。
侵犯外观设计专利权的产品为包装物的，。
（六）诉讼时效
：侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。
发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。
：侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，，。
这里的“得知”或“应当得知”的对象应是侵权行为和侵权行为人两个方面。只有在权利请求人“得知”或“应当得知”侵权行为和侵权行为人时，法律所赋予的诉权才能真正地实现，诉讼时效的起算才具有实质意义。
以上诉讼时效的规定要求权利人积极行使诉权，若从知道或应当知道专利侵权之日起超过2年的且侵权人已停止侵权，则权利人丧失了胜诉权。若从知道或应当知道专利侵权之日起超过2年且侵权人在起诉时仍在侵权的，则不丧失胜诉权，但损害赔偿数额只能计算最近2年的损失。
（七）确定诉讼管辖地
诉讼地域管辖问题影响到权利人行使诉权的成本和诉讼结果，因此，。专利侵权的诉讼地域管辖地为侵权行为地或被告住所地。
侵权行为地包括侵权行为发生地和结果发生地，具体包括被控侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；专利方法使用行为的实施地，依照该专利方法直接获得的产品的使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地；外观设计专利产品的制造、销售、许诺销售、进口等行为的实施地；假冒他人专利的行为实施地，以及上述侵权行为的侵权结果发生地。
被告住所地指户籍所在地、经常居住地、主要办事机构所在地。
原告仅对侵权产品制造者提起诉讼，未起诉销售者，侵权产品制造地与销售地不一致的，；以制造者与销售者为共同被告起诉的，。销售者是制造的分支机构，原告在销售地起诉侵权产品制造者制造、销售行为的，。
从以上规定可知，，比如在原告所在地购买侵权产品，以生产经营为目的进行使用；由原告所在地的销售商购买侵权产品进行销售等方法。
二、专利侵权应诉应注意的问题
（一）程序上的抗辩
程序上的抗辩主要需审查原告起诉是否符合《民事诉讼法》第108条规定：1、审查原告是否是权利人或利害关系人；2、审查原告是否拥有合法的专利3、审查被告主体是否适格；4、；5、审查实用新型和外观设计专利是否取得了专利权评价报告
（二）实体上的抗辩
1、无效宣告抗辩
在答辩期内对实用新型和外观设计专利提出无效宣告请求。由于实用新型与外观设计专利授权均不作实质审查，发明专利授予中的实质审查基于检索资料和审查员自身知识的
局限性也难以保证没有错漏，专利无效成为专利侵权诉讼中最常用的抗辩事由。
2、时效抗辩
3、现有技术或现有设计抗辩
现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有设计，是指申请日以前在国内外为公众所知的设计。当被控侵权产品或方法与现有技术进行对比，而被控侵权产品或方法与现有技术完全相同，根本没有新颖性时，可以直接认定不构成侵权。
4、比对被告产品是否完全落入原告的发明专利和实用新型专利权利要求范围。被控侵权人需要解决的是被控侵权产品技术特征是否落入专利保护范围的问题。发明和实用新型专利保护范围以权利要求书为准，，用以认定两者是否一致或等同。技术特征完全不一致或部分不一致处的替代技术是经过创造性劳动并比专利技术有了实质进步的，不在侵权之列。
5、比对被控产品与原告外观设计专利产品是否使用在相同或者类似产品。产品分类通常是以产品的功能、用途作为标准，同时参考国际外观设计分类表(即洛迦诺条约)有关商品的分类。如果外观设计专利产品与被控侵权产品在功能、用途上是相同的，就可以确定二者是相同或者类似商品。如果二者在功能、用途上不相同，可以认定二者既不是相同商品，也不是类似商品，从而认定专利侵权不成立。
6、法定免责事由抗辩
我国专利法第六十三条规定了不视为侵犯专利权的四种情形：权利用尽、先用权、临时过境和科研及实验目的的使用。其中先用权原则要求技术是在专利权申请日前合法取得并只能在原有范围内使用，科研目的使用免责则是科技发展所必须。另外该条还规定不知是侵权产品而使用或销售并能证明其产品合法来源的专利产品使用者或销售者不承担赔偿责任(不明知、不应知销售)。这一规定综合考虑了使用者或销售者对侵权产品的审查能力、交易安全、专利权人利益等因素，避免了对使用者、销售者过于严格的责任认定，同时其
他侵权责任的承担也保证了权利人的利益维护。
7、合同抗辩
在专利侵权纠纷中，越来越多的被告采用了合同抗辩。合同抗辩是由于从属权利和重复授权的存在，同一个或近似的技术方案，可能有两个或两个以上的专利权人，被告以得到其专利权人许可而进行的一种抗辩方式。如（1）存在从属权利的情况，如果原告拥有的是从属专利，被告得到在先专利权人的许可，生产的仅仅是在先专利产品，而该产品没有包括从属专利的全部必要技术特征，则被告的抗辩成立，其行为并不构成对原告从属专利权的侵犯；（2）专利权人与他人签订独占实施许可合同。但合同签订后不久，专利权人又与另一人再次签订许可实施合同。在此情况下，独占实施被许可人只能向专利权人提起违约之诉；（3）被告实施的与原告专利相同或等同的技术方案是从他人处获得许可的，在此种情形下，被告应向法庭提供许可合同，此证据虽然不能免除被告的侵权责任，但被告可申请追加转让人作为被告，以共同承担赔偿责任，避免直接承担全部侵权责任。
8、赔偿数额的抗辩
原告在提起侵权诉讼时，较多的以法定赔偿作为赔偿的依据。若被告的侵权成立，但获利明显低于原告的主张时，被告可以以自己侵权获利的数额对原告提出的过高的赔偿数额进行抗辩。为此，被告应提供有公信力的财务审计报告，证明自己的获利状况；同时也可提供其他辅助证据，如公司的营业执照等证明成立日期至发生侵权行为之间的时间较短等证据，以进一步减轻自己的赔偿责任。