试论商标的合理使用及其判断标准

　　一、问题的提出：

　　随着商品经济的发展，法律对商标权的保护日益增强。但这种保护的程度是不是越高越好呢？这是值得商榷的，因为任何权利都是有界限的。正如美国法官Holmes所云：“商标权只是用于阻止他人将其商品当作权利人的商品出售，如果商标使用时只是为告知真相而并不是要欺骗公众，我们看不出为何要加以禁止。商标不是禁忌。”①有权利就应该有限制，没有限制的权利就会被滥用，从而威胁公共利益。正因此合理使用制度是作为知识产权权利限制体系中非常重要的一环而存在的，这在著作权法和专利法中都有明显的反映。但令人遗憾的是在我国关于商标的合理使用长期以来为人们所忽视，相关制度更是欠缺，在实践中造成了极为不利的影响。

　　然而可喜的是，我们在我国新颁布的商标法实施条例中终于见到了它的踪迹。新实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号、或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正常使用。”这是商标合理使用的典型体现，是我国商标制度进一步完善的例证。然而无庸讳言，这一规定过于原则，操作性很差，有待进一步细化。笔者将就这一问题进行探讨，并寻求实践中可资借鉴的判断标准。

　　二、合理使用的涵义

　　合理使用（fair use）过去主要用于著作权领域，指在特定的条件下，法律允许他人自由使用知识产权人的权利标的，而不必征得权利人的许可，也不必支付任何对价。②商标的合理使用有广义、狭义之分。广义的商标合理使用是指未经允许，基于正当目的使用权利人的商标的合法的事实行为。该行为不视为侵权。③而人们平常所提到的商标的合理使用主要是商业性使用，这就是狭义的商标合理使用。

　　商标法赋予商标权人积极使用商标的权利，同时又赋予其排除他人妨害其商标权的权利，但是这种排他权利并非漫无边际的，其排除妨害的范围应该仅限于禁止他人将商品用于标识商品来源的作用上，而不能禁止其他方面的使用。这就是对商标专用权的限制，即商标的合理使用。

　　商标法第九条第一款规定：“申请注册的商标，应当具有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第十一条第第一款规定：“下列商标不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”这里就产生了疑问，既然商标都具有显著性，怎么会与通用名称、描述性用语相重合呢？这只是理论上的设计而已，在现实生活中词汇资源毕竟有限，具有显著性的词汇更是稀缺，难免发生撞车现象，而且相类似的词汇更是不计其数。由于历史原因，许多本不符合显著性要求的商标，比如“北京”饭店、“青岛”啤酒、“五粮液”酒、“两面针”牙膏等等已经注册成功；再加上商标法对驰名商标的保护扩展到相似的标识上，使商家在使用文字和图形对其商品进行描述或者说明时很容易受到掣肘，所以建立商标的合理使用制度非常有必要。正因此新商标法实施条例第四十九条加入了这一规定。当然，能合理使用该文字或图形并不意味着该文字或图样可以申请注册商标，这是两个范畴的问题。

　　如前所述，仅仅使用本商品的通用名称、图形、型号的或者仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能用途、重量、数量及其他特点的，由于缺乏显著性，容易导致消费者混淆，一般不予注册。但倘该名词、图形等经过使用而逐渐具备了新的意义，足以标示商品的来源，而消费者也广泛承认其是某商品的特定标志时，那么就因为第二含义（secondary meaning）而获得了显著性，当然应该受到商标法的保护，准予注册，上文提到的“北京”饭店、“青岛”啤酒、“五粮液”酒、“两面针”牙膏等皆为适例。正因如此，商标法第十一条第二款规定：“前款所列标志经过使用取得显著特征，并便于识别的，可以作为商标申注册。”但是当这些具有第二含义的说明性文字、图形、记号取得商标权之后，并不能阻止他人以第一含义的方式使用该文字、图形或记号，也就是说这类商标仅仅在第二含义的范围之内受到法律的保护，如果使用人使用该用语不会导致消费者对商品来源的混淆时，商标权人就不能就该原始含义（primary meaning）的文字主张专属权，来排除他人的使用。在美国曾经有一个案例，一商家将“Fish Fri”④的字样用于油炸食物的塑料混合粉末包装上，“Fish Fri”商标权人认为该使用行为侵犯其商标权。 Fri”是说明性词语，“Fish Fri”商标仅仅在第二层含义的界限内才受到保护，被告使用Fish Fri 词语不会引起消费者对商品来源的混淆，并未侵害原告使用在相关商品上的“Fish Fri”商标。原告不能就这一词语的第一含义主张专属权，排除被告的使用。。⑤

　　三、商标合理使用的模式

　　商标的合理使用主要可分为两种形式，即商业性使用和非商业性使用。由于在使用他人商标时发生的侵权的主要在商业性使用的领域，故笔者将着力分析之。

　　（一）商业性使用

　　美国的商标合理使用是比较成熟的，其对商标的商业性合理使用主要包括商品或服务的叙述性合理使用（Descriptive Fair Use）和被提及的合理使用（Nominative Fair Use）两种。

　　叙述性合理使用的目的在于保护竞争者对自身产品进行描述的自由。其最典型的表现就是：商家除标示自己的商标以使消费者便于识别外，还会尽力叙述其商品或服务，对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、形状或者生产者的名称或姓名及其他特点予以说明，从而使消费者明了商品的特性、使用方法等，以期增加他们的购买欲望。因此，这种标识的重要性也是不言而喻的，对于这种权利应当给予肯定。然而常用词汇的资源毕竟是有限的，特别是一些具有独创性和商业价值的词汇更是稀缺，而使用通用词汇作为商标的也不在少数，比如“珍珠”、“顶好”、“505”等，因而撞车现象难免。如果不对商标权作适当的限制，那么这些标识所用的文字、图形及其组合等若与他人已经注册的商标相同或近似，就会侵犯他人的商标权，一般商家对商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、形状等的描述就会颇受束缚，因此必须给予竞争者对自身产品的描述的权利。

　　正是基于此，Trips协议第十七条对商标权的限制作出了一个原则性规定：“成员可规定商标权的有限例外，诸如对说明性词汇的合理使用之类，只要这种例外顾及了商标所有人及第三方的利益。”美国兰哈姆法（LANHAM ACT）第三十三条b第二项也规定：“将并非作为商标，而是有关当事人自己的商业上的个人名称的使用，或对与该当事人的产地有合法利益关系的任何人的个人名称的使用，或对该当事人的商品或服务，或地理产地有叙述性的名词或图形使用，作为合理使用；当然这种使用必须是只用于叙述该当事人的商品或服务的正当的诚实的使用”。德国商标法第二十三条、台湾商标法第二十三条第一项也有类似的规定。从中我们看出这种合理使用至少应当具备以下要件：

　　1、 使用该名称仅为说明该当事人的商品或服务；

　　因为该名称并非用于标示该当事人的商品或服务的来源，其目的仅仅为了说明商品或服务，一般不会损害商标权人的权利。

　　2、 所使用的名称不是作为商品商标或者服务商标来使用的；

　　这通常是指使用者在主观上并无作为商标来用的意图，在客观上并不足以造成消费者的误认。

　　3、 是善意且合理使用。

　　此处的善意与民法上的善意略有区别。在民法上善意、恶意是以行为人是否知情作为判断的依据的，而商标法上的善意、恶意则是从有无不正当竞争的角度加以判断的。因此所谓善意就是指要么不知他人商标已注册，要么虽然知道已注册，而未以恶意方式使用；而恶意则是指虽知情却抱着不正当竞争的目的使用的，比如故意将他人的商标置于醒目处而将自己的商标置于边边角角即为是例。

　　叙述性合理使用不会导致消费者对商品或服务来源的误认，它还包括平行使用、比较广告中的合理使用等等方式。平行使用是指在自己的商品上不显著的使用带有先前商标的商品。⑥当一方将一个注册商标用于一件较为复杂的产品的一部分时，平行使用理论允许该方用该注册商标来标识这一部分。平行使用常见于日常生活中，比如我们使用各种品牌电脑大都在主机部位标示着“Intel inside”。这种使用在许多国家的立法中都有涉及，比如德国商标法第23条关于“配件贸易”的规定：“商标所有人无权禁止第三方在商业活动中作下列使用：……必须用该商标或商业标志表示一个产品或服务的用途，尤其是作为附件或配件……”在我国此类案件比较少见，立法也属空白。但随着社会的发展，其重要性会逐渐凸显出来，我们的立法应具有前瞻性。比较广告中的合理使用也是常见的一种使用方式，它主要用于竞争性产品之间的比较，是竞争的手段之一。，如果被告不使用原告的商标，就无法有效地将它所生产的SECOND CHANCE和CHANEL No.5品质相当而价格仅为其1/3的事实告诉公众。这种比较区分度大，一般不易引起混淆，应属合理使用。但是这种比较必须本着内容真实，不会贬损被引用商标权利人信誉，不引起商标淡化的原则，谨慎为之，否则将违背反不正当竞争法。⑦

　　被提及的合理使用的意义在于允许第三方合理地提及商标专用权人的产品或服务。它适用于只有运用某个商标才能对某一特定事物或服务作出恰当的描述这一情形。这一合理使用最初源自New Kids on the Block v. News America Publishing， Inc.一案中。这种合理使用必须满足三个条件：1、如果不使用某商标，那么特定的商品或服务就无法被描述；2、使用该商标对于特定的产品或服务的作出是合理的、必须的；3、使用该商标不得使消费者误认为该使用由商标人发起或者得到其支持。⑧

　　（二）非商业使用

　　商标的合理使用也普遍存在于非商业领域之中。由于这种使用一般不涉及商业利益，更不易造成商品的混淆，所以产生侵权的机会并不大。笔者在这里仅对几种类型作简单介绍，不过多赘述。

　　1、 正常评论、研究中使用该商标

　　这主要指在平面媒体或其他媒体中引用该商标进行报道或客观评论。这种使用并非频繁为之，也没有搭便车的嫌疑，当属合理使用。

　　2、 滑稽模仿中合理使用

　　由于商标日渐成为当代社会中渗透力极强的重要因素，许多作家和演员常常引用某些商标符号来针砭时弊，进行艺术创作。比如去年火暴的贺岁片《大腕》就借助许多知名品牌对社会现象进行讽刺。这种艺术化的使用只要不对商家的名誉造成损害就属于合理使用的范畴。

　　3、 在字典中使用

　　此种使用应当尽到必要的注意义务，说明来源，不应使公众误认为该商标是通用名称，从而淡化该商标。如有此种情形发生，法律应赋予商标权人字典订正权，在下一次修订字典时予以更改说明，以求亡羊补牢之功效。只要不造成淡化，该使用一般不会造成侵权，当属合理使用。

　　四、商标合理使用的判断标准

　　在发生商标商标侵权案件时，被告可以引用新商标法实施条例第四十九条来进行合理使用的抗辩。但是在不同的个案中被告使用的文字、图形的形式多种多样，纷繁复杂，是否成立合理使用要具体问题具体分析。更重要的是实施条例第四十九条之规定非常原则，存在较大的模糊地带，相关的解释尚未出现，因此在实务中会遇到很多问题。笔者将尝试梳理商标合理使用的判断标准，以期对实务有所帮助。

　　1、以除使用与他人商标相同或近似的文字、图形外，是否还加注了其他说明性文字以表明它的“说明性质”为判断标准。

　　为了说明本商品的型号、质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，商家可能不得不使用到他人商标，但如果商家在此商标前加注“主要成分”、“功能”、“使用方法”等说明性词语，就可以将混淆的可能性大大减小。比如一个为诺基亚（NOKIA）手机生产配套手机电池的厂家在电池的显著位置标注“FOR NOKIA”的字符，由于字符“FOR”存在，加大了区分度，应该不会造成对该电池来源的混淆，属于合理使用。

　　2、以被告所使用的文字图形是否作为商标来使用，或者该文字或图形是否足以标识、区别商品来源作为判断标准

　　既然被告并无使用该文字和图形作为商标的主观意图，而且在客观上根本不足以标识商品的来源，消费者基本不会基于该文字和图形就混淆商品，那么这种使用就不会侵犯商标权，而属于合理使用的范畴。例如美国知名品牌百事可乐曾经在其电视广告、平面广告及其送货车上以显著方式使用“No.1”的字样，而“No.1”是另一同类知名饮料的商标，百事可乐因此被起诉。，主要目的是为了表明百事可乐的饮料品质第一（No.1）。而百事可乐本身是知名品牌，这种品质第一的说明不足以使消费者对商品的来源发生混淆，应当属于合理使用的范围内，不构成对“No.1”商标权的侵犯。

　　3、以使用该说明性文字时是否刻意强调该文字的显著性作为判断标准

　　使用该说明性文字的方式是推测使用人主观意图的重要标准。如果使用人將他人的注册商标置于该商品的显著位置，甚至放大字体，加以亮色，进行艺术加工等以求引人注意，而将其他的说明性词语和自己的注册商标置于不明显之处，那么很容易推断使用人有搭便车的主观意图，并在客观上很容易造成消费者混淆商品的来源，应当不属于合理使用的范畴。比如前面提到的为诺基亚手机生产配套手机电池的厂家如果在电池的显著位置标注“FOR NOKIA”的字符，刻意突出“NOKIA”的字符，而将自己的商标置于不显眼处，并将字符“FOR”尽可能的缩小甚至不予标注，那么我们可以看出该使用人有搭便车的故意，而且客观上容易造成误认，这种使用显然不是合理使用。

　　4、以是否同时标有自己的商标作为判断标准

　　如果使用人在使用与他人注册商标相同或近似的文字、图形作为自己商品的说明的同时也标有自己的商品，那么可以推断使用人更多的是将其作为商品说明来使用，缺乏或者没有不正当竞争或搭便车的企图，而且一般这种使用不会导致对商品来源的误认，那么这应当算做合理使用。比如联想电脑在标注“Intel Inside”的商标以强调其CPU的优质的同时又标注了自己的商标“Legend”，应当属于合理使用。反之，使用者不正当竞争的意图就比较明显了。

　　5、以商业惯例和行业协会的意见作为判断标准

　　如果使用者所使用的名称是自己的姓名、商号或者商品的名称、形状、产地等，相对比较简单，容易识别。但对于商品的品质、功用等等的说明性文字，范围比较广泛，进行区分有一定的难度，这时了解商业惯例就显得很重要了，如果发生诉讼时征询一下行业协会的意见，再做判断就比较容易了。比如在很多磁带、CD上，往往将其主题或主打歌曲置于正面显著位置，而将制作、引进、发行公司及商标置于背面或侧面，且以较小的字体标示。这似乎与合理使用的意旨相违背，但实际上这是唱片业界的商业习惯，他们这种使用方式无非与商业上的通用方法相一致罢了，因而应当是合理使用。

　　6、以原告是否可能因被告的使用而利润下降、声誉受损作为判断标准

　　客观后果也是商标合理使用的重要标准。如果原告在其商标被被告使用后，名誉受损，经营业绩明显下降，只要有确切证据证明这种后果与被告的使用之间有直接联系，那么可以断定，是被告的使用侵害了原告的商标权，进而破坏了原告的正常商业活动，应属不正当竞争行为，而被排除在商标的合理使用之外。

　　上述六项标准并非是互相排斥的，在很多情况下，我们必须考察清楚各项事实，综合利用各项标准，才能作出比较中肯的判断，相关的经验还需在实践中丰富，相关制度还需完善。

　　比如在现实生活中，有些商家为了搭便车，千方百计规避法律，他们将别人的商标特别是驰名商标注册为自己的商号，进而在自己的商品上故意将该商号置于显著位置标识，而将自己的商标置于边边角角，从而达到使消费者混淆的目的。他们在使用时，一般不加注其他说明性文字以表明它的“说明性质”，并刻意强调该文字的显著性，而且一般不同时标有自己的商标，或者即便标注自己的商标也置于非显著位置，总之其目的就是为了混淆商品来源而谋取不正当利益。那么按照上述标准衡量，这种行为显然超出了合理使用的范围，应属侵犯商标权的行为。但长期以来这种行为得不到有效的遏制，随着新商标法实施条例第五十三条的规定的出现，这一情况将会改观。该条规定：“商标所有人认为他人将其驰名商标作为企业名称登记，可能欺骗公众或者对公众造成误解的，可以向企业名称登记主管机关申请撤销该企业名称。企业名称登记主管机关应当按照《企业名称登记管理规定》处理。”《反不正当竞争法》第五条、第二十一条也有近似规定。国家工商局颁布的《关于解决商标与企业名称中若干问题的意见》对此问题进行了专门的规定，其主旨是当二者不造成混淆的就不构成侵权或不正当竞争。由此可见，商标的合理使用应仅限于商品或服务的叙述性使用或被提及的使用，绝对不能造成混淆，否则就是侵犯商标权。通过对商标权合理使用的正确认知，我们就可以比较自如的应对现实中种种搭便车的行为。

　　五、结语

　　尽管新商标法实施条例对商标的合理使用有所涉及，但未免过于原则，语焉不详，而且相关的制度也还没有健全起来，不能说不是个缺憾。知识产权制度保护的基点应以符合社会发展的现实要求为前提，以保护我国利益最大化为基点，在权利人利益和公众利益之间维持恰如其分的平衡。⑨平衡是知识产权的要义和核心，我们在制定相关的法律法规时应始终注意这一点。商标合理使用制度的建立有利于防止滥用商标权而限制他人正当使用的不正当竞争行为；有利于解决权利冲突的问题，通过划定适宜的界限使权利人采取更适当的方式保护自己的商标权，使用者自觉将自己的使用限制在合理的范围，进而减少纠纷，避免讼累。

　　近年来，许多国家都在修订商标法的过程中将商标的合理使用的规定纳入其中，可以说这已经成为一个潮流。同时在实践中相关的问题也日渐增多，我国各级司法、行政部门在处理这类问题时积累了一些经验，为进一步完善这项制度奠定了基础。希望学界、相关部门加强这方面的研究，弥补当前的空白，以求尽快在我国建立起相关制度来，并在适当的时机将商标的合理使用写进商标法。

　　参考文献：

　　① 44 US 367

　　② 参见吴汉东：《著作权合理使用制度研究》，中国政法大学出版社，1998年版。

　　③ 刘瑞霓：《何界定商标的合理使用》，《中华商标》，2002年第三期。

　　④“Fish Fri”字面上有“炸鱼、煎鱼”之意。

　　⑤参见[台湾]蔡明诚：《论商标之合理使用》，《全国律师》，八十六年十一月。

　　⑥[美]阿瑟。R……米勒，迈克尔。H.戴维斯著，《知识产权法概要》，中国社会科学出版社，1998年版。转引自前注③。

　　⑦参见黄晖：《驰名商标和著名商标的法律保护》，法律出版社，2001年版。

　　⑧参见武敏：《商标合理使用制度初探》，《中华商标》，2002年第七期。

　　⑨寿步：《软件侵权如何界定》，载寿步等著《我呼吁》，吉林人民出版社，2002年版。

　　上海大学知识产权学院·傅钢