合作生产销售外观设计专利产品构成共同侵权

——评苏州罗普斯金公司与江西桃园公司等侵犯专利权案

　案情回放

　1999年6月2日，国家知识产权局授予苏州罗普斯金铝合金花格网有限公司“型材（8607）”外观设计专利权，专利申请日1998年9月28日。2004年5月19日，国家知识产权局外观设计专利公报第20卷第20号载明，该专利的专利权人由苏州罗普斯金铝合金花格网有限公司变更为罗普斯金公司，该外观设计专利年费已交纳至2007年9月28日。2006年12月13日，国家知识产权局专利复审委员会对案外人提出的宣告请求上述专利权无效，经审查后决定维持专利权有效。

　2007年1月31日，罗普斯金公司发现西安市未央区英海装饰材料经营部（张海军为业主）销售侵权产品后，于2007年1月31日向西安市公证处提出证据保全申请，西安市公证处遂对张海军的销售行为进行证据保全。罗普斯金公司认为，张海军销售的由桃园公司制造的仿冒专利产品，侵犯其专利权，，请求判令被告立即停止专利侵权行为并销毁侵权产品，桃园公司销毁制造模具；赔偿原告损失20万元；诉讼费由被告承担。张海军辩称，其与桃园公司达成生产协议时，并不知道罗普斯金公司拥有外观设计专利，不存在侵权故意；所销售的产品与罗普斯金公司的产品有明显差别；其作为经销者，产品来源合法，因此不构成侵权。桃园公司辩称，其制造的产品设计来源于张海军，即使侵权成立，侵权责任由张海军负责，被告主观上无过错，不应承担责任；被控侵权产品与罗普斯金公司产品明显不同，侵权不能成立。庭审中，经对罗普斯金公司的外观设计专利与桃园公司、张海军生产、销售的产品进行比对分析：桃园公司、张海军生产、销售的产品与罗普斯金公司的除顶边纹路、螺丝开口缝粗细不同外；其余相同。另查明，2006年3月1日，张海军与桃园公司就共同开发桃园868系列铝型材模具及其它系列产品经营管理等事项签订了关于模具订制及铝材经销协议，约定：由桃园公司负责核定模具制作价格，张海军负责制作图样及实料样品，张海军要求订制模具，桃园公司不得更改，模具费用由张海军支付，模具的使用权归张海军所有，模具由桃园公司负责管理。当日张海军与桃园公司签订的补充协议约定，如因型材专利图纸发生侵权由张海军负责。、江西桃园铝业有限公司立即停止侵权行为，并销毁侵权产品和用于生产侵权产品的制造模具；赔偿原告损失3万元；驳回原告其余诉讼请求。

　法官点评

　一、外观设计的概念和法律特征

　TRIPS协议第25条规定：各成员国应规定对独立创作和具有新颖性或原创性的工业品外观设计给予保护。专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。由此规定说明，外观设计具有以下法律特征：1.外观设计必须以产品为载体而存在；2.外观设计是以产品的形状和图案为保护对象；3.外观设计应富有美感；4.外观设计必须适合工业应用，形成批量生产；5.外观设计应当是一种新的设计。

　二、关于判断是否侵犯外观设计专利权的规则问题

　确认是否侵犯外观设计专利权的前提应先确认外观设计专利的保护范围。我国专利法第五十六条第二款规定：外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品为准。由此规定说明，应当用被控侵权产品的外观设计同受专利保护的图片或者照片中反映出的外观设计专利产品相比较，而非用专利权人在申请专利之后制造的专利产品进行比较。

　通常情况下，判断是否侵犯外观设计专利权的路径主要由以下几个方面考虑：首先，应审查被控侵权产品与专利产品是否属于同类产品。同类产品是指用途完全相同的产品，产品类别不同的，即使其外观设计的形状、图案以及色彩设计三要素相同，也不应认为是外观设计相同。其次，判断被控侵权产品与外观设计专利是否构成相同或相近似，对此判定主体应当是基于被比对设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力进行综合评价；换言之，进行对比应以普通消费者的眼光和审美观察能力为标准，如果一般消费者经过比对，二者的差别对于产品外观设计的整体视觉效果不具有显著影响，则应认定二者构成相近似。第三，对被控侵权产品与外观设计专利进行对比，应进行整体观察和综合判断。整体观察和综合判断的方式是指由被比设计的整体来确定是否与外观设计相同或相近似，而不从外观设计的部分或局部对比是否相同或相近似，看二者是否具有相同美感；同时，可采用隔离对比的方法，看是否可能造成消费者误认；至于产品的大小、材料、功能、内部构造和技术性能通常不能作为不相同或不相近似的依据。通过判断如被控侵权产品的外观设计与专利外观设计相同或相近似，则构成侵犯外观设计专利权。本案中，被控侵权产品与专利产品属于同类产品，是不言而喻的；另外经对张海军、桃园公司生产、销售的产品与罗普斯金公司外观设计专利进行对比分析，二者外观设计基本一致，两者属于相近似的设计，易引起普通消费者的误认。根据专利法第十一条第二款“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品”之规定，张海军、桃园公司生产、销售的产品侵犯了罗普斯金公司的外观设计专利权。

　三、合作生产销售外观设计专利产品应承担赔偿责任

　侵权产品的制造者认为产品设计来源于侵权产品设计者，即使侵权成立，按照其与产品设计者的合同约定，侵权责任由产品设计者承担，同时该产品的模具由第三方加工、制造且所有权为产品设计者，生产者仅为保管和使用该模具，不应承担责任。鉴于侵权产品由产品设计者设计、销售，产品生产者、销售者之间属于合作经营行为，由此证明双方主观上有共同的故意、客观上实施了共同的侵权行为、发生了共同的损害事实，侵权行为与损害事实有直接的因果关系，完全符合共同侵权的法律特征，因此合作生产、销售者应共同承担侵权责任。也就是说，，能证明其产品合法来源的，不承担赔偿责任”的情形，因此销售者应与生产者对侵犯专利权的行为承担共同赔偿责任。（知识产权报　作者单位： 姚建军）