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美日欧三方专利审查之比较

发布时间：2019-08-05 19:33:15

　　摘要]在讨论商业方法(Business method )和计算机软件(computer software)是否合适于专利保护之初，美国、日本、欧洲等国更多关注的是在专利法理论上对这两种客体(subject matter)能否给予保护的问题。随着美国1998年State Street Bank一案的终审判决，三方专利局重新修改了各自的专利审查指南，增补了许多有关商业方法软件发明的审查指导意见，可以认为目前三方专利局已不再注重这两种客体的可专利性问题的讨论(尽管在国际社会上，有关商业方法软件能否构成专利保护客体尚有非常对立的观点)。三方专利局更多关注和讨论的是商业方法软件发明所的具体判断标准，即专利审查的第二道门槛：专利三性的问题。本文通过对三方专利局在有关商业方法和计算机软件发明上对创造性(non-obviousness or inventive step)审查要求的比较研究，分析三方专利局在创造性标准上的异同，以此对我国制定相关审查政策提供参考。

　　一.美国专利审查的创造性标准

　　二.日本专利审查中创造性的标准

　　三、欧洲专利局的创造性标准

　　四、三方专利局在创造性判断上的比较

　　五、在先技术(Prior Art)对创造性判断的影响

　　一.美国专利审查的创造性标准

　　美国专利法第103条是关于创造性即非显而易见性(non-obviousness)的原则规定。对于一项商业方法软件专利来说非显而易见性的审查同一般专利申请的审查一样，首先要看是否符合 Graham test 的要求：1)确定保护范围和在先技术的范围; 2)确定在先技术和权利要求范围的不同;3)决定同领域技术人员的水平;4) 评价所有与非显而易见性的有关的证据。对于商业方法软件发明的非显而易见性的判断难点显然不在这些方面，而在于判断是否有技术上的实现手段和技术效果。依据State Street Bank 一案的判决，“技术上的实现手段”这一点在美国专利局已经不重要了，这个判决宣告了专利审查的重点从技术性(useful arts)转向了实用性(practical utility)。从而意味着有关计算机软件的专利申请已不限于机器、装置或方法，而将公司的经营策略、管理方针、投资模式等原本属于“抽象概念”或“智力活动规则”等以“与机器结合”的方式表现出来，进而可受到专利保护。按照美国法院的观点：“一台一般用途的计算机……一旦编程来执行特殊的功能并符合软件要求就变成一台特殊用途的计算机 ”，而在这台计算机上运行的商业方法软件也就具有了实用性。而关于是否有技术效果的审查对于一个计算机应用软件来说太容易满足其标准了。可以说目前在美国专利局，对非显而易见性的判断较比普通专利的申请更主要的落在了确定“在先技术”(Prior Art)的范围和同领域技术人员的水平的判断上。目前,美国专利局还不能给出一个这类普通技术人员的标准――既懂商业经营又懂计算机软件的普通技术人员的标准，尽管美国专利局将商业方法软件的专利申请划归到美国专利分类705类上，并且有一个专门工作组――2160工作组，这些审查员在计算机，商业，金融、保险等相关领域都非常有经验，有些获得MBA学位，但是，这类审查员的数量还不是很多，在准确判断创造性甚至新颖性上还有许多困难。