南京中级人民法院知识产权法官关于专利法修改草案的意见

　　此次专利法修改，是专利法颁布实施以来第三次修改，引起国内外的广泛重视和关注。南京中院知识产权庭经过集体讨论认为，此次专利法的修改应当着重贯彻两个指导思想，一是保护社会公众的合法权益，维持专利权人与社会公共利益的平衡；二是切实加强国家专利行政机关的职责，充分发挥行政机关的作用，遏制问题专利和专利泡沫。由于讨论的范围比较广泛，所以以下内容中既包含了对专利法的修改意见，也包含了对专利法实施细则的意见，同时还涉及到了审查指南的部分内容。

　　一、重复授权

　　现行专利法允许同一人就同一发明创造分别申请实用新型和发明专利，虽然在《审查指南》中规定了在发明专利授权时必须放弃已经获得的实用新型专利权，但是这个制度对社会公众思想上造成的混乱和在司法实践中遇到的难以解决的问题，使我们有必要对这个制度进行充分的反思。

　　允许同一人重复申请的好处在于可以延长发明专利权的保护期限，但我们应当注意，这种好处只及于该申请人一人。但是，由此所带来的弊病，却大大地影响了社会公众全体。它客观上延长了发明专利保护期限，但也破坏了专利法对专利权保护期限规定的目的，打破了专利权保护与维护社会公共利益之间的平衡；由于缺乏有效的公示制度，公众难以判断某个专利权的授权形式和权利状况，对于已经被放弃的专利权的性质更加难以把握，有可能落入“专利陷阱”。解决这种冲突的办法是正确理解法律的规定和合理地考虑专利权人和社会公众之间的利益均衡。

　　同样的发明创造只能被授予一项专利权。对于该条文的理解，有的观点认为“禁止重复授权原则的出发点是防止两项以上针对相同发明创造的专利权同时存在”，第二种观点则认为“禁止重复授权原则包含了两种情况，一是”两个专利同时存在“；二是”两个专利不同时存在“；禁止重复授权原则并没有明确排除”两个专利不同时存在“的情况。因此，”只能被授予一项专利“意味着专利局对同样的发明创造授权的具体行政行为只能作出一次”。我们认为，无论对该条文如何解释，都不能够得出如第一种的观点，第二种观点是对该条文的正确的理解。现行制度是以前者为理论基础的，虽然它可能保证就同一发明创造在同一时间内并没有出现两个专利权，但不可否认的是，它毕竟两次授予了同一发明创造两个专利权。“同样的发明创造只能被授予一项专利权”的规定所强调的是“同样的发明创造”，因此，即使是同一申请人，只要据以提出申请的是同样的发明创造，也只能被授予一项专利权。

　　对于同一申请人就同样的发明创造提出两份申请，并且这两份申请符合授予专利权的其他条件的，《审查指南》规定的是：应当通知申请人进行选择或者修改。申请人期满不答复的，若两份申请的申请日不同，在后申请应被视为撤回；若两份申请的申请日相同，两份申请均被视为撤回。经申请人陈述意见或者进行修改后仍不符合专利法实施细则第十三条第一款规定的，应当驳回其中一份申请，并对另一份授予专利权。从以上规定可以看出，《审查指南》是不支持同一申请人重复申请的。

　　虽然申请人最终选择放弃一个专利权，但放弃专利权的效力并不及于自始，它是在有效的状态下被终止的，而不是被宣告无效的。由于这个基于行政行为公信力的专利权毕竟存在或形式上存在过，所以必然会对专利权人和社会公众的权利带来一系列的影响。

　　在专利重复授权的情况下，当其中一项专利权被放弃或终止后，相对于仍然存在的那项专利权而言，其技术方案的性质是什么？如果两个专利的申请日为同日或者紧邻，当然不构成专利法上的现有技术。但是技术的时间性并不是最重要的，技术的自由性才是最重要的。问题的关键在于，为公众所知悉的技术方案是否是“自由”的，它背后是否存在一个制约公众行为的权利。专利权公告后，专利权即告生效，形成对公众行为有制约作用的专利权，因此公众即使知悉也不能自由、无偿使用；前述的放弃专利权公告的法律后果也相同。但如果专利权人未声明存在重复授权即放弃或终止权利，或权利期限届满的，则对于公众而言，对其技术方案就不存在一个有制约性的权利，如同一件抛弃物一样，因此就可以自由、无偿地使用了。但现在的情况是被放弃的专利一方面进入了公有领域，另一方面却又受到另一个专利权的保护，其结果是非常矛盾的，对司法实践中的处理带来很大的麻烦。

　　因此，建议对于同一申请人重复申请并授权的情况进行进一步的研究，并制定相应的规则。

　　二、检索报告制度

　　——检索报告在目前司法实践中的作用

　　2000年第二次修改专利法时，增加了检索报告制度，但是应用至今，其效果却并不显著。一是检索报告政出多门，名称、制式、内容等均不一致；二是检索结论权威性低，表现在对同一个专利权出具的不同的检索报告的结论不一致，检索报告认为独立权利要求等具有新颖性创造性但却被依据相同的对比文献宣告无效，或者检索报告认为独立权利要求等不具有新颖性创造性但在无效宣告后却被维持有效的；，由于只进行专利文献检索，所以并不能全面反映现有技术的状况。

　　——检索报告的法律性质

　　检索报告第一页称，该检索报告不能作为提起行政诉讼的依据，亦即认为该检索报告不能接受司法审查。一项由国家行政机关出具的文件，却不能接受司法审查，就不应当认为是公文书。既然不是公文书，，并不具备任何法律效力。但法律规定在进行实用新型专利侵权诉讼时应当提供检索报告，，无疑是十分荒谬的。

　　——对检索报告制度的替代

　　我们认为，在目前的法律框架下，检索报告制度不能也不可能发挥其设想中的效用，反而会给司法带来不利的影响，因此建议取消检索报告制度，代之以诉前实质审查制度，即实用新型和外观设计专利权人在进行诉讼前，必须提供其专利权已经经过实质审查的证据。

　　采取诉前实质审查制度，可以切实保证专利权的质量，，维护司法公信力。虽然《专利法》第四十七条规定：“宣告专利权无效的决定，、裁定，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。……”在司法实践中，既便是发明专利也不可能完全保证都符合法律规定的条件而不在其后被宣告无效，遑论实用新型和外观设计专利。但是如果这种情况频繁地发生，必然会使当事人对我国的专利法律制度产生怀疑，，。

　　同时，采取诉前实质审查制度在理论上和技术上都是可行的，我国的专利授权量虽然非常大，，尚不到1％，其中还包括了已经经过实质审查的发明专利。因此，实行诉前实质审查制度并不会给专利行政机关带来更多的工作压力。

　　三、无效和现有技术抗辩

　　——无效后权利要求的重述

　　专利权经过无效宣告程序后，有可能被部分宣告无效，例如决定权利要求1、3、5、7无效，在权利要求2、4、6、8的基础上维持有效。此时，原专利权利要求的结构被破坏，各权利要求之间的引用关系由于有效、无效互相掺杂，可能变得异常混乱和复杂。虽然无效宣告的决定予以公示，但公众可能对该决定并不能充分地理解，并不能根据该决定重新、正确地划定专利权的保护范围，往往会造成各种各样的错误理解，这对公众而言是不公正的。而专利行政机关是专业从事专利工作的，对专利权利要求的重述应当具有可靠性和权威性，并且专利行政机关依照专利法第二十一条以及本次修改的意见，应当承担起这个责任，向公众“全面、准确、及时地传播专利信息”。因此建议，在专利权别部分宣告无效后，相关机关应当对被维持的权利要求进行重述，例如可以在无效宣告审查决定正文之后，或者以附件的方式载明重述后的权利要求，必要时还应当进行相应的说明。

　　——现有技术抗辩与行政程序的衔接

　　在司法实践中，，取得了较好的法律和社会效果。此次专利法修改将现有技术抗辩规定进来，。但是，现有技术本身存在与否，是一个事实问题，需要当事人提供证据加以证明，因此就造成了在本案中能够确认的现有技术，由于当事人诉讼能力和法律知识等多方面因素的限制，在另案中就得不到确认的情况。，但基于被动性原则和证据规则的限制，不可能主动举出现有技术的证据。，。，，对司法权威和司法公正性造成了不利影响。

　　究其原因，不外有二：一是制度的设置，我国审理专利侵权纠纷的程序和宣告专利权无效的程序是各自独立的，，形成认定该专利权应当无效的内心确信，但是也无权宣告其无效，只能尴尬地对专利权的有效性不作评价。二是制度的缺漏，目前对于专利权有效性的认定及其影响是单向性的，即只有无效程序的结果直接影响司法程序，而司法审判的结果却无法对无效程序产生直接影响，这种局面是荒谬的。

　　司法审判的结果，从理论而言，是最具有决定性的。当一个生效的司法判决宣告对一个专利权的现有技术抗辩成立时，就意味着该专利权应当并且已经被宣告无效。，该专利权人仍然可以以该专利权提起对他人的侵权诉讼，无疑是对我国专利制度的破坏，对社会公众权利的损害。因此，我们建议应当建立一个有效的司法与行政的联系和工作机制，，切实维护司法权威，保护社会公众的合法权益。，，专利复审委员会则建立相应的程序，依据该判决直接宣告相关专利权无效。

　　现有的法律或者行政程序可能并不足以完成上述工作，但这些困难并不是不可克服的。毕竟这种做法在法理上完全说得通，在实践上也完全可行，在实际效果上也是有良好效果的。行政机关与司法机关的不同即在于，司法机关应当是被动的，而行政机关是主动的，因此对于专利权的无效宣告，也并非一定要求有当事人提出，专利复审委员会才被动审查，而完全可以根据司法机关的判决主动做出决定。只有这样才能做到司法与行政程序的有效衔接，克服存在的弊病，弥补法律的不足，切实维护司法权威，充分发挥行政效能，真正保护社会公共利益。

　　四、重复侵权的责任

　　——行政制裁与民事制裁

　　重复侵权行为无论从主观恶性还是客观损害上来说，都较初次侵权为甚。尤其重要的是，，是对法律极大的藐视。当然，认定侵权行为成立，只是一种法律事实的确认，并不具有执行力。，判决责令侵权行为人立即停止侵权行为的，才是具有执行力的，它附加给侵权行为人一种不作为的义务，如果侵权行为人积极作为，则构成对该义务的违反，。司法实践中，，可能对某些案件认定侵权成立后，并没有判决停止侵权，只是判决进行赔偿。因此，应当区分判决的可执行内容，从而决定侵权行为人是否拒不执行。

　　——重复侵权的刑事责任

　　为了有效打击专利侵权行为，切实保护专利权人的合法权益，维护司法权威，我们认为对于重复侵权的，。、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下、拘役或者罚金。）但是，根据法律的规定，，属于公诉案件。而具体掌握该类案件相关事实和证据的，。因此，，是值得重视的问题。

　　五、恶意诉讼

　　专利法修改稿增加了对恶意申请、恶意诉讼或者滥用诉权行为的限制，这无疑会更好地维护社会公众的合法权益，遏制恶意申请专利行为的发生，在目前情况下，具有良好的法律意义和社会意义。根据专利法修改稿的条文，至少可以得出以下两种可能的情形：

　　一是专利侵权诉讼的被告在诉讼中通过专利无效程序，以现有技术为对比文件彻底宣告原告的专利权无效，，要求专利侵权诉讼的原告赔偿其经济损失；

　　二是专利侵权诉讼的被告不提起无效程序，而是直接在专利侵权诉讼中向提起损害赔偿的请求，同时提供证据证明原告将现有技术申请为专利，进行恶意诉讼。

　　对于第一种情况的处理比较简单，，认定专利侵权诉讼的原告是否将现有技术申请为专利，确定其是否具有主观恶意，并据此做出判决。但对于第二种情况，则将发生一定的问题。当专利侵权被告提出了赔偿的主张并提供了现有技术的证据后，，也即要对专利侵权诉讼原告是否以现有技术申请专利的问题做出认定。这种行为，实际上是在判断一个专利权的新颖性，以及由此而产生的专利权的有效性。在现行专利法框架下，？

　　在以往的诉讼实践中，，在进行现有技术抗辩对比时，是十分注意不涉及专利权的有效性问题的，所以只以现有技术与被控侵权产品进行对比，而不会将现有技术与专利进行对比。因此，如果在专利法修改稿设定的恶意诉讼程序中，，并且还要做出专利权人是否恶意申请的决定，就有必要对该程序的启动条件、、、明确的规定。

　　六、先用权

　　先行专利法规定当他人（被告）已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备的情形下，才有可能享有先用权。也就是说，相同产品和相同方法是享有先用权的前提条件。但是如果在侵权诉讼中经过对比，被告的产品或者方法与原告的专利技术相比不构成相同，而构成等同，被告又有充分证据证明其等同的产品或者方法在原告专利申请日前已经制造、使用或者已经作好准备时，应当如何处理？

　　一种意见认为，先用权是被告的权利，也是被告用以排除侵权指控的抗辩事由，如果被告在原告专利申请日前制造等同的产品、使用等同的方法，就表明被告为此产品和方法付出了技术开发的努力或者合法取得的代价，应当予以保护。因此，应当认为在他人（被告）已经制造等同产品、使用等同方法或者已经作好制造、使用的必要准备的情形下仍然依法享有先用权。否则，如果判定被告构成等同侵权必将损害被告的合法利益，从法律上说也是荒谬的。另一种意见认为，先用权虽然是被告的一种权利，但也赋予了被告相应的义务，对被告进行了苛刻的限制。法律既然规定只有在相同产品和方法的前提下被告才享有先用权，也就是认为只有在相同产品和方法的前提下被告才应当承担其中的义务。除非有法律的明确规定，否则义务不得随意设定。因此，当他人（被告）在原告专利申请日前已经制造“等同产品”、使用“等同方法”或者已经作好制造、使用的必要准备时，应当认定该“等同产品或者方法”是与专利不同的产品或者方法，被告可以自由行使其权利，而不应当受到任何束缚，包括先用权的束缚。

　　应当明确的是，两种意见都是以原告、被告各自单独开发出产品或者方法为前提的，只是一个在先但并没有申请专利，一个在后申请了专利，因此二者的利益都应当受到法律的保护，关键在于如何平衡二者的利益，先用权就是二者利益的平衡点。一般而言，任何权利都有与之伴随的义务，先用权也不例外，因此先用权的行使存在相应的义务限制并不奇怪。相同的产品或者方法固然会影响专利权人的利益，等同的产品或者方法同样会影响专利权人的利益，如果抛开先用权不论，则无论相同还是等同都构成专利侵权，都会对专利权人造成损害。因此，如果按照第二种意见，对于原告而言是不公平的，同时对于制造或者使用相同产品或者方法的被告而言，其权利反而比等同情况的被告要小得多，也是不公平的。

　　由于先用权“原有范围”的限制对被告利益的影响是巨大而明显的，而两种意见均有一定的道理，因此建议对于等同情况下是否适用先用权的作出明确的规定。

　　七、专利权与标准

　　——专利权与标准的冲突

　　目前司法实践中越来越多地遇到专利权与各种标准之间的冲突，这些标准有的是国家标准，有的是行业标准，有的是地方标准；有的并不具备强制实施的效力，但有的却是强制性的。在这些具有强制效力的各种标准中，有时并没有任何地方说明标准中所使用的技术是专利技术，当被告按标准实施后，却遭到原告以侵犯专利权的起诉。原告（专利权人）认为专利权一经公告即推定任何人应当知道，任何人都应当遵守专利法，尊重他人的专利权；被告则认为标准中并没有专利权保留的说明，并且在建筑施工等领域，不按照相关标准实施最终将不能获得验收，被告实际上是落入了“专利陷阱”。

　　专利权本身即是一项具有垄断性质的权利，如果将专利技术上升为标准，尤其是具有强制效力的标准，其垄断性质则更加强烈。因此在这种垄断的情况下，就更加应当注意保护社会公众的合法权益，应当对垄断者做出更加严格的限定。对专利权垄断的限制，专利法规定了相当多的条款，本次修改也加强了强制许可的各种规定；因此对专利权上升为标准的垄断，也应当加以相当的限制。

　　——如何规制专利权与标准

　　在司法实践中，经常遇到专利权人自己参与标准制定的情况，在此情况下，专利权人应当明知标准的强制性和垄断性，并且其所追求的正是这种垄断性，以实现其利益的最大化。当然，也不排除一些专利权人不求回报，奉献社会的可能性。标准，尤其是国家标准，尤其是具有强制力的标准，由于是国家或者有关行政机关颁布的，其公法的性质非常明显。如果公法的实施使得某个私权具有了垄断性并且因此而获利，那么该公法就不应当称其为公法。因此，我们建议应当对将专利权上升为标准的情形作出具体的规定：如无十分特别的必要，专利技术不应当上升为具有强制性的各种标准；专利权人参与标准制定的，应当在标准中明确说明所设计的专利权项目，并明确申明保留专利权以及实施许可的形式等，并且标准的内容应当完全覆盖该专利权的全部技术特征；专利权人在标准中未做出申明或者申明内容不清晰的，应当视为免费实施许可。

　　八、共有专利权的实施

　　——自己实施与视为自己实施

　　A1条的规定是十分必要的，但现有的规定在司法实践中可能存在一定的问题。A1条第二款规定“除另有约定外，任何（用语以”各“为好）共有人可以单独实施该专利”，但当某共有人自身并不具备实施专利的条件时，应当如何处理？如果听任该共有人无法自己实施专利的情况，则必然会损害该共有人的合法利益（尤其是各共有人实施专利所得利益各自享有的情况下）。因此，根据司法实践和其他知识产权法律的立法情况，应当规定当某共有人自身不具备实施专利的条件时，可以以一个普通许可的方式许可他人实施，视为该共有人自己实施。如采纳以上方案，则A1条第一款的三项的规定则应当做出相应的修改，或者在第二款后段做出例外规定。

　　同时，A1条第二款规定的“共有人可以单独实施该专利”的表现形式是什么？共有人自己开办企业实施，当然属于自己实施的范畴。而共有人以专利权投资、入股与他人共同开办企业或者加入他人企业，是否属于自己实施？从理论上说，共有人与他人开办企业或者加入他人企业后，该企业的部分权属就应当归于该共有人所有，在此情况下，该企业实施专利，可以视为该共有人自己实施。并且按照公司法的规定，以知识产权投资入股的，应当办理相关知识产权权属的变更登记，如果该共有人将其名称变更为该企业的，则该企业就成为该专利权的共有人，当然可以自己实施。但是，如果该共有人与他人开办或者加入他人的企业的规模达到相当程度时，必然会影响其他共有人的利益，而专利权人的变更必须经过全体共有人的同意，此时该共有人与其他共有人之间的利益就会发生冲突，会导致难以解决的情况。因此，法律对某共有人以共有专利权投资入股问题，应当加以考虑和规制。

　　——实施利益的分配

　　传统民法理论上认为财产共有的，收益也应当共有。但诚如修改说明所说：“专利权属于一种无形财产，任何共有人单独实施专利技术，不会对权利的客体产生减损”。因此修改稿虽然没有对各共有人单独实施专利的收益分配做出明确规定，但可以肯定是认为各自实施的收益各自享有，这样才可以促进新技术、新设计的推广应用。但这种规定与传统民法可能存在冲突，所以应当加以充分的说明或者具体的规定。

　　如果共有人均不具备实施专利的条件，其中某共有人将以独占或者独家方式许可他人实施专利技术，而其他共有人不同意但又无充分或者正当理由时，从促进新技术推广应用的角度出发，是否可以参照《计算机软件保护条例》的相关规定，允许该某共有人进行许可，但所得收益应当合理分配给其他共有人。

　　九、加强专利行政机关的职责，减少问题专利和专利泡沫

　　我国的专利法是一部复合性的法律，即包括了民法的内容，也有刑法的指示性规定，更突出的体现为一部行政法和行政程序法。虽然专利法实施细则以及审查指南中规定了专利行政机关的各种权利和义务，但是在专利法中，对专利行政机关的义务性规定不足。如前所述，，而且也只应当是被动性的，这是各国的公例；而行政机关则应当是主动性的，各国也都不例外。但反观目前专利行政机关的工作程序，尤其突出的是专利实质审查、专利无效等程序，。，都应当依法提起审判监督程序，以切实保障公民法人的合法权益，而专利行政机关即使发现自己的授权有错误的，也必须等待有人提出才能进行审查，这种对比是不是非常尖锐呢？因此，我们认为，目前专利行政机关并没有充分发挥自己主动性作用，并没有充分行使行政机关应有的行政权利，是导致问题专利孳生、专利泡沫膨胀的重要原因。

　　因此，我们认为只有进一步明确和加强专利行政机关的职责，改进和创新专利行政机关的工作，充分发挥和调动专利行政机关的行政主动性，才能保证我国专利制度的正常运行，促进我国科学技术事业的健康发展。