中国外观专利将经历复杂而又漫长的无效程序

为了配合中国加入世界贸易组织，中国立法机关修订了《专利法》、《商标法》及《著作权法》，以求其知识产权法的保护水平与《与贸易有关的知识产权协议》保持一致。

　　一、新《专利法》及其《实施细则》对外观专利的申请及无效作出重大修订

　　于2001年7月1日起开始施行的新《专利法》及其《实施细则》对外观设计的申请及专利权无效宣告的规定作出了重大修订。1992年《专利法》第23条规定：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用

　　过的外观设计不相同和不相近似。而修订后的《专利法》在原条文的基础上增加了“并不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的内容。「1」修订后的授予外观设计专利权的条件要求被放宽了，还是更为严格，在此交由公众评判。笔者更为关心新《专利法实施细则》第65条关于“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲实为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理”的规定。「2」

　　1. 在先权利的内容

　　他人在先取得的合法权利包括商标权，著作权等。具体表现为图形注册商标或文字与图形的组合商标，美术作品，摄影作品，卡通人物，知名商品包装装潢等。

　　众所周知，在中国，不法分子将他人的注册商标或知名商品的包装装潢抢先申请为外观专利的现象屡见不鲜。为了解决商标权与外观设计专利权的冲突，国家商标局于1995年作出了重要规定。

　　2.　《关于处理商标专用权与外观设计专利权权利冲突问题的意见》（以下简称（《意见》）的出台

　　不法分子将他人的商标图形及/或商品的包装装潢申请为外观专利后，便堂而皇之地在产品上使用该外观设计，以此对抗他人的商标权，著作权。

　　广东天泉矿泉水发展公司（“广东天泉”）侵犯美国百事公司“七喜”、“Pepsi”等注册商标专用权案，自1991年，历时6年，从未间断。广东天泉对其仿昌百事公司的饮料瓶帖享有外观设计专利权。由于存在商标专用权与外观设计专利权权利冲突，并且尚无解决该权利冲突的法规、意见，。后虽经国家商标局发文要求处理，但仍无实质进展。「3」在此期间，国家商标局签发的《意见》规定：对于以外观设计专利权对抗他人商标专用权的，若该商标的初步审定公告日期先于该外观设计申请日期，在该外观设计专利权被撤销或者宣告无效之前，工商行政管理机关可以依照《商标法》，及时对商标侵权案件进行处理。「4」

　　本《意见》使工商行政管理机关中的商标处/商标科在办理类似案件时有章可循。但本《意见》对工商行政管理机关中的经检处/经检科不具拘束力。

　　3. 问题依然存在

　　在全国各级工商行政管理机关的机构设置中，商标处/科及经检处/科分别依照《商标法》及《反不正当竞争法》来处理商标侵权和仿冒知名商品的包装装潢等不正当竞争案件。。

　　在处理外观设计专利权与在先的商标权冲突的案件时，经检处/科的通行做法是：要求商标权人先行向国家知识产权局提出外观专利撤销或无效申请，等该外观设计专利被最终宣告撤销或无效后，方考虑处理该不正当竞争案件。其理由是：外观设计专利权是一项重要的知识产权，由国家知识产权局按照《专利法》的规定授予。在知识产权局未正式撤销或无效前，地方工商行政管理机关不宜处理此类纠纷。一般来说，撤销或无效一项外观设计专利权需大约一年的时间。在此一年里，不正当竞争案将被束之高阁。不正当竞争行为将继续横行，权利人将继续蒙受巨大损害。

　　4. 著作权

　　许多产品外包装上的图形享有著作权。诸如米老鼠、免巴哥等。不法分子将他人享有著作权的图形申请外观设计专利，则造成著作权与外观设计专利权的权利冲突。

　　二、新《专利法实施细则》第65条的负面影响

　　新的《专利法实施细则》第65条要求申请人提交生效的能够证明权利冲突的处理决定作为专利复审委员会受理案件的前提条件。此规定将申请人置入“两难”境地。

　　1. 申请人的困境

　　一方面，没有专利复审委员会的无效决定，受案行政机关不可能对不正当竞争纠纷进行处理，更不可能产生生效的处理决定；另一方面，没有生效的处理决定，专利复审委员会连外观专利无效申请尚不予受理，更不可能作出无效的决定。申请人将在此“怪圈”中投诉无门。

　　当然，，专利复审委员会也将受理无效申请。但是，提交如此判决，申请人将花费大量人力、物力、财力，并花费至少十个月的时间。

　　2. 外观专利无效程序复杂而漫长

　　（1） 两审民事诉讼将费时十个月

　　1998年7月20日，：如果商标权与外观设计专利权发生冲突，申请人应先向知识产权局申请撤销或无效该外观设计；经过撤销或无效程序未能解决权利冲突，或者自当事人请求之日起三个月内知识产权局未能作出处理结果且又无正当理由，、法人的合法的民事权益原则，依法保护在先权利人或使用人享有继续使用的合法的民事权益。「5」

，一般也需六个月的时间方可作出一审民事判决。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月。「6」如果任何一方对此判决不服提起上诉的，。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。「7」

　　（2） 专利复审委员会审理一项外观专利无效申请将费时六个月以上

　　依照法律规定，作出两审民事判决需费时十个月左右。，专利复审委员会开始受理该无效申请。根据国家知识产权局代表团二零零一年六月二十八日在香港知识产权署的报告中所言，审查一项外观设计专利申请大约需一年左右的时间。知识产权局将加快对外观专利无效申请的审查。即使如此，恐怕也需六个月以上的时间方能作出是否无效的决定。

　　（3） 两审行政诉讼将费时六个月

　　根据新《专利法》第46条之规定，任何一方当事人对专利复审委员会作出的宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，起诉。

立案之日起三个月内作出一审行政诉讼判决。如当事人不服提起上诉的，。「8」

　　由此可见，申请宣告外观专利无效需历时二年或二年以上的时间，可能经历二审民事诉讼程序，二审行政诉讼程序及专利复审委员会的外观专利无效审查程序。

　　3. 不可能提交判决的情况

　　如果不法分子将他人的享有在先权利的图形商标或美术作品或知名商品的包装装璜抢先申请外观专利后，根本不在其产品或其它有形载体上使用该外观设计专利，，除非“抢先”申请外观设计专利的行为也被视为一种不正当竞争，。否则的话，专利复审委员会将永不可能受理该无效申请。

　　要求申请人提交生效的决定或判决，将给当事人增加不必要的经济负担。当事人必须调查或委托他人调查，委托律师或商标、专利代理机构请求行政或司法部门作出决定或判决。

　　中国地域广阔，调查一项外观设计是否使用将十分困难。一项外观设计是权利人自己使用，还是许可他人使用，都难以查实。

　　三、建议

　　新《专利法实施细则》第65条的负面影响是巨大的。专利复审委员会如果只要求申请人提交享有在先权利的有关权利凭证，比如商标证书，著作权登记凭证等，申请人完全可以避免不必要的诉讼。为了减轻《实施细则》的负面影响，方便当事人，国家知识产权局应商请商标局、国家工商总局公平交易局、国家版权局等部门共同签署一份通知，要求其下级机关根据诚实信用原则及时处理此类权利冲突案件。上述国家主管部门对各办案机关的请示或咨询，应及时提供意见。

注释：

　　「1」参见2001年《专利法》第23条。

　　「2」见2001年《专利法实施细则》第65条第3款。

　　「3」参见国家商标局《商标侵权典型案例评析》，P217-222，工商出版社1999版。

　　「4」参见1995年12月27日工商标字〔1995〕第316号《意见》。

　　「5」参见法 [1998] 65号《座谈会纪要》。

　　「6」参见《民事诉讼法》第135条。

　　「7」参见《民事诉讼法》第159条。

　　「8」参见《行政诉讼法》第57条及第60条。贝克·麦肯思国际律师事务所·罗正红