关于专利法第二十三条的修改

在专利法的第二次修改中，将专利法第二十三条的规定修改为：“授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”

　　下面就如何理解修改后条文的含义进行一些探讨。

　　一、关于不相同和不相近似

　　原专利法第二十三条规定：授予专利权的外观设计，应当同申请日之前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同或者不相近似。在专利法的第二次修改中，将上述规定中的“不相同或者不相近似”改为“不相同和不相近似”。这是因为“不相同”和“不相近似”不是等位次的概念，不相近似的必然不相同，反之则不然。原专利法的规定容易使人得出两者中只要满足任何一个，就符合授予外观设计专利权条件的结论。国家知识产权局实际掌握的外观设计授权标准并非如此，但是由于本条原规定采用的表达方式使公众对此存在不同的见解，有必要予以澄清。这是专利法第二次修改对本条作出上述修改的原因之一。

　　TRIPS协议第25条规定：“对于独立创作的，具有新颖性或者原创性的工业品外观设计，全体成员均应提供保护。成员可以规定：非新颖或者非原创，是指某外观设计与已知设计或者已知设计特征之组合相比，无明显区别。”从上述规定可以得出两点结论：

　　第一，TRIPS协议给出了两个可供选择的不具备新颖性或者原创性的标准：一个是“与已知设计相比无明显区别”；另一个是“与已知设计特征组合相比无明显区别”。两个标准中，后一标准当然更为严格。由于两者都采用了无明显区别就不能授予外观设计的表述方式，因此都包含了“不相近似”的含义。由此可见，专利法第二次修改对本条作出的上述修改与TRIPS协议的规定是一致的。

　　第二，TRIPS协议对外观设计并没有如同对专利那样，给出新颖性和创造性这两个单独的不同层次的条件，而是只给出了一个条件，这个条件的名称可以是“新颖性”，也可以是“原创性”。由于我国专利法同时规定了发明、实用新型、外观设计三种专利，为了避免与发明和实用新型的“新颖性”产生混淆，最好采用“原创性”这一措词。但是，由于过去人们已经习惯将本条规定的授予外观设计专利权的条件也称为“新颖性”，所以不妨仍将它称为“新颖性”。但是应当注意的是，本条所说的“新颖性”包含了“不相同”和“不相近似”两方面的要求，因而与发明、实用新型的“新颖性”标准在含义上有所不同。

　　二、关于与他人在先取得的合法权利相冲突

　　1.修改的原因

　　根据修改后的专利法第二十三条的规定，授予外观设计专利权的第二个条件是“授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法权利相冲突”。这一条件是专利法第二次修改中新增加的，其主要目的是为了解决实践出现的外观设计专利权与商标专用权、著作权之间的冲突问题。

　　在实践中，有些外观设计专利申请人未经许可，将他人已经注册的商标或者享有著作权的美术作品结合自己的产品申请外观设计专利。由于国家知识产权局对外观设计专利申请只进行初步审查，因此这些申请在符合专利法实施细则规定的形式条件的情况下，往往能够获得外观设计专利。在这种情况下，外观设计专利权和商标专用权、著作权之间会产生一定的冲突，但是通过法律途径来解决这一问题却存在一定的困难。由于外观设计专利权是依法授予的，，所以商标权人或者著作权人往往请求宣告相冲突的外观设计专利权无效。根据专利权实施细则的规定，在这种情况下似乎只能以授予专利权的外观设计不具备新颖性请求宣告无效。但是，按照人们对原专利法第二十三条规定的理解，用于判断外观设计新颖性的比较对象必须是与相同或者相近似产品相结合的相同或者相似的“外观设计”，注册商标和美术作品不能作为比较的对象。除此之外，也有人主张在这种情况下以违反专利法第五条为理由宣告该外观设计专利权无效，但能否依据该条规定宣告该外观设计专利权无效尚存在争议。为了解决这一问题，专利法的第二次修改在本条中增加了授予专利权的外观设计“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定。

　　2.构成权利冲突的条件

　　理解专利法第二十三条新增加的规定，应当注意以下几点：

　　第一，合法权利主要包括商标专用权和著作权。

　　在实践中，最常见的情况是外观设计专利权人未经许可将他人的注册商标（包括经审定予以公告但尚未获得注册的商标）或者他人的作品作为自己的外观设计的一部分或者全部。因此，外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突主要体现为与商标权和著作权相冲突。从理论上讲，专利权也有可能与在先取得的厂商名称权、姓名权、肖像权等权利相冲突，但是在国家知识产权局审查外观设计专利申请的过程中，已经比较严格地控制不得以厂商名称或者人物肖像作为外观设计图案的一部分，因此外观设计与这些权利相冲突的问题并不突出。

　　第二，相冲突的权利必须是在先已经取得的权利。

　　所谓在先取得，是指该权利的产生之日早于外观设计专利的申请日或者优先权日。如果商标权、著作权等权利的取得之日晚于外观设计的申请日或者优先权日，则不影响外观设计专利权的授予。根据相关法律的规定，对于商标权、名称权等需要通过注册或者登记而产生的权利，注册或者登记之日为该权利取得之日；对于自动产生的著作权，作品创作完成之日为该权利取得之日。由于我国对注册商标实行审定公告制，即在商标获得注册之前，有三个月的异议期，期满无异议或者异议不成立的，才予以注册。因此，如果外观设计专利的申请日晚于注册商标的审定公告日，尽管其早于该注册商标的权利取得日，但由于在外观设计专利的申请日该商标已公告，外观设计申请人可以查阅该公告而得知已经公告的商标，为了防止有人将他人已审定公告但尚未获得注册的商标纳入自己的外观设计之中，导致权利的冲突，也不应当对含有申请日前他人已审定公告的注册商标的外观设计授予专利权。当然，如果该审定公告的商标后来未被核准注册，则可以对含有该商标的外观设计在符合其他条件的情况下授予专利权。

　　第三，相冲突的含义根据在先权利的种类而有所不同。

　　外观设计专利与注册商标相冲突的表现形式是：外观设计的形状、图案的全部或者主要部分与他人的注册商标相同或者相近似。从主观因素上看，外观设计专利的形状或者图案与注册商标相同或者相似可能有两种原因：一是外观设计申请人故意剽窃或者抄袭他人的注册商标；二是因为巧合，也就是外观设计专利申请人独立作出的设计方方方案的全部或者一部分与他人的注册商标相同或者近似。因故意而形成的权利冲突，当然是专利法第二次修改在本条中增加有关规定所要排除的主要情况；因巧合而形成的权利冲突，是否应当网开一面？对此，我们的观点是否定的。由于注册商标是依法由国家有关行政机关授予并予以公示的权利，因此即使外观设计与在先注册商标的相同或者近似是因巧合而引起（事实上不可能因巧合而完全相同），为了防止使公众产生混淆，也不应当允许这种冲突存在。所以，对于与他人已经注册的商标相同或者近似的外观设计专利申请来说，无论是申请人抄袭或者剽窃的，还是自己独立设计的，都不应对之授予专利权。

　　实践中出现的外观设计专利权与著作权产生冲突主要表现为外观设计的设计方案全部或者部分与他人享有著作权的作品相同。但是在这种情况下，并非只要出现了全部或者部分相同的情况，就应当拒绝授予外观设计专利权。即使申请专利的外观设计与他人的美术作品全部相同，但如果该外观设计是申请人独立创作的，该外观设计本身就构成了可以受著作权法保护的作品，不能因为他人存在相同的作品而拒绝对该外观设计授予专利权。例如，不同的人在同一位置对某一自然风景进行摄影，最后形成的摄影作品很可能相同，如果其中一人将其摄影作品作为其外观设计的图案申请外观设计专利，则不能因为他人有相同的作品就不授予外观设计专利权。同样，对于外观设计与他人的美术作品部分相近似的情况，尽管外观设计的设计人有可能借鉴了他人的美术作品，但按照著作权法，只要该外观设计本身具有独创性，它在外观设计方案形成之日就已经构成了可以受著作权法保护的作品，因而也就不存在与他人的著作权相冲突的问题。总之，如果外观设计是由申请人独立创作的，不存在抄袭或者剽窃他人作品的的情况，该申请人已经就其外观设计享有著作权，即使该外观设计与他人在先享有著作权的作品相同或者相似，也不能以“权利冲突”为理由不授予专利权。当然，如果外观设计的申请日期较晚，可以要求外观设计专利申请人或者专利权人提供证据，证明其外观设计方案是他自己独立完成的。如果申请人不能证明其外观设计方案是他自己独立完成的，可以以“冲突”为理由拒绝授予专利权。

　　第四，新颖性和不得与在先权利相冲突都是授予外观设计专利权的条件，但是其性质有所不同。

　　判断外观设计专利是否具有新颖性是与申请日之前已经公开的外观设计进行比较，其着眼点是从维护公众的合法权利的角度出发的；判断外观设计专利是否与他人在先取得的合法权利相冲突是与他人的注册商标或者作品等相比较，其着眼点是从维护特定人合法权利的角度出发的。

　　上述性质上的不同带来如下的不同点：

　　（1）判断新颖性的参照物必须在外观设计专利的申请日之前已经公开，而判断权利冲突的参照物不必是已经公开的。“不得与他人在先取得的合法权利相冲突”的规定不包含所述权利的客体必须已经公开的含义。例如，他人在先完成的美术作品，即使没有公开发表，按照著作权法的规定也是享有著作权的。如果有人通过某种途径获知了该作品，并且未经作者同意而在其外观设计中采用该作品，仍然构成了权利冲突。

　　（2）在先权利在外观设计专利申请日必须是有效的才构成冲突。如果在提出外观设计专利申请时，在先权利依法已经终止，则不构成冲突，因而不能以“与在先取得的合法权利相冲突”为理由拒绝授予外观设计专利权。新颖性则不同，它只依赖已知设计已经公开的事实，与已知设计的权利状态无关。

　　3.解决权利冲突问题的程序

　　实施修改后的专利法第二十三条的规定，除了需要从实体法的角度进行探讨，明确构成权利冲突的要件之外，还需要从程序法的角度进行探讨，以保证有一个切实可行、具有可操作性的途径来解决权利冲突问题。

　　如前所述，国家知识产权局在授予外观设计专利权之前只进行初步审查，一般不可能调查是否与在先权利相冲突，因此要解决外观设计专利权因存在权利冲突而授权不当的问题，只能依靠无效宣告程序。如何进行无效程序？在展开讨论之前有必要回顾一下专利制度的一个变化过程。

　　在1984年制定的专利法实施细则中，曾经规定对审定公告的专利申请提出异议的理由包括“申请人依照专利法第六条、第八条、第十八条规定申请人无权申请专利，或者申请的主要内容是取自他人的说明书、附图、模型、设备等，或者取自他人使用的方法，而未经其同意的。”这就是说，当时的实施细则规定可以以主体资格问题为理由提出异议。同时，1984年的实施细则又规定请求无效的理由比照上述规定，这意味着也可以以主体资格问题为理由提出无效宣告请求。

　　然而，实践证明上述规定是难于执行操作的。当无效宣告请求涉及主体资格问题时，要作出恰当的决定就必须对申请人的主体资格以及完成发明创造的实际过程进行调查。专利复审委员会负责受理来自全国甚至来自国外的无效宣告请求，其性质和工作方式决定了它很难进行这样的调查，因而也就难于作出恰当的判断。基于这样的认识，1992年第一次修改专利法及其实施细则时，在取消异议程序的同时，对无效宣告请求的理由作了调整，取消了所有涉及主体资格问题的无效理由。这样，专利复审委员会在对无效宣告请求进行审查时，主要判断申请专利的发明创造与请求人举证的已知技术相比是否具备新颖性、创造性，判断申请的主题是否属于专利法第五条、第二十五条所排除的范围以及是否符合实施细则第二条的定义，判断说明书、权利要求书的撰写是否符合专利法第二十六的规定。这些判断都是专利复审委员会力所能及，能够实际予以操作的事情。至于关于专利申请或者专利权主体资格方面的纠纷，按照1992年修改的实施细则第十五条的规定，当事人可以请求专利管理机关进行处理，起诉。同时，当事人也可以请求国家知识产权局中止有关程序。，有关当事人可以到国家知识产权局进行专利申请或者专利权的主体变更。实施细则的上述修改无疑是正确的，因为它符合我国专利制度的特点和规律。

　　当以外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突为理由提出无效宣告请求时，专利复审委员会又面临类似的困难。具体说来，存在如下问题：

　　第一，如何确认有关在先权利的主体资格。如前面所述，构成权利冲突的要件是：在先权利必须是在外观设计专利申请的申请日之前已经取得、并仍然有效的合法权利。对于商标权来说，这一点比较容易进行判断，因为商标专用权是国家授予并予以公示的权利，其权利主体和生效日期都有确定的途径可以查阅；对于著作权来说，则比较困难，因为著作权是自然产生的权利，不必经过批准，也无需予以公开。因此，当以与他人在先取得的著作权相冲突为理由请求宣告一项外观设计专利权无效时，首先必须确认有关作品是什么时候完成的？外观设计的设计方案是不是剽窃、盗用了著作权人的作品？这些问题与关于主体资格的异议理由带来的问题性质相似，专利复审委员会很难作出判断。另一方面，证明上述问题的证据只有真正的权利人才能提供，因此不宜由实际权利人之外的其他人以此理由提出无效宣告请求，这一点与以缺乏新颖性为理由提出无效宣告请求的情况很不一样。但是，倘诺如此规定，则受理以与在先取得的著作权相冲突为理由而提出的无效宣告请求时，就必须首先确认请求人的资格，也就是判断请求人是否为有关作品的作者，这也相当困难。

　　第二，如何认定是否构成冲突。“与他人在先取得的合法权利相冲突”是指外观设计与商标权、著作权相冲突，而不是指商标权、著作权与外观设计相冲突。因此，要认定是否构成冲突，就必须以商标法、著作权法为依据。这就是说，当以权利冲突为理由而请求宣告一份外观设计专利权无效时，专利复审委员会实际上要判断是否侵犯商标专用权、著作权的问题。这涉及到专利复审委员会是否有法定资格进行这种判断的问题。

　　为了落实第二次修改后的专利法第二十一条对国家知识产权局的工作提出的要求，客观、公正、准确、及时地处理有关请求，：以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利相冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。这一建议的主要出发点就在于克服上面指出的具体困难，其性质与对专利权属纠纷的处理是一致的。

　　4.有关思考与探索

　　关于权利冲突的规定已经写入专利法，将从今年7月1日起施行。既然已经立法，当然应当严格予以执行。但是，在积极探讨如何执行该法律规定的同时，也不妨从学术讨论的角度出发，对这一规定的制定进行一些探讨。

　　所谓“权利冲突”？我们的理解是不同权利的权利客体彼此重叠、交叉，多个权利人能够对包含相同内容的权利客体主张其权利，在行使权利时出现谁的权利优先的问题。知识产权的是一种无形财产权，它与有形财产相比具有许多不同的特点。在不同知识产权之间会出现权利冲突的现象，例如对于图案设计方案来说，在外观设计专利权、商标专用权、著作权之间；对于计算机程序来说，在发明专利权与著作权之间，如此等等。在同类知识产权之间，也会出现权利冲突的现象。权利冲突有可能导致纠纷，因此人们很自然地希望消除这样的冲突。专利法第二十三条规定外观设计专利权不得与他人在先取得的合法权利相冲突，该规定体现了这样一种思路，即为了避免因权利冲突而产生纠纷，应当杜绝导致冲突的在后权利产生，即使产生了，也应将其取消掉。

　　但是，以这种方式来消除知识产权之间的权利冲突也有值得商榷之处。作为对比，可以首先看看专利权之间冲突的处理方式。

　　在不同的发明或者实用新型专利权之间出现权利冲突是常见的事情，最为典型的情况就是从属专利。所谓“从属专利”，是指在后申请的发明或者实用新型专利的保护范围完全落入另一项在先申请的发明或者实用新型专利的保护范围之内。例如，在先专利的独立权利要求包括A、B、C三个技术特征，在后专利的独立权利要求包括A、B、C、D、E五个技术特征，就会出现上述现象。

　　对于从属专利的保护客体来说，前后两个专利权是相互排斥的。在后专利权人虽然获得了专利，但是自己却不能实施，因为未经许可予以实施就会侵犯在先专利；在先专利的保护范围范围虽然包含了从属专利的技术方案，但是在先专利的专利权人也不能实施该技术方案，因为未经许可予以实施就会侵犯在后专利。这相当于随着在后专利的授予，使在先专利权的保护范围中的某一领域进入一种特殊的状态，双方都不能予以实施。

　　上述现象无疑是一种权利冲突。是否需要杜绝该现象的产生？回答是否定的，因为从属专利实质上是对在先专利的一种改进，它在采用在先专利的技术方案的同时，又增加了新的技术内容，从而完全可能符合专利法规定的授权条件。发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，这是专利制度正常运作的基石。遵循这一原则，从属专利的出现就是不可避免的。世界上没有任何一个国家试图否认从属专利存在的合法性。

　　允许从属专利存在，不仅因为其授予符合专利法的规定，还在于它也没有给专利制度的正常运作带来什么妨碍。对于在先专利权人来说，如果他不希望出现从属专利的现象，应当积极研究开发其在先专利的改进，对种种可能的改进方案先行提出专利申请，或者将它们公诸于众，这样他人就无法获得从属专利了；如果他没有这么做，他人作出了改进并且获得专利权，从而在原专利权的保护范围内开辟出一块“治外领地”，就没有什么不合理的地方。对于在后专利权人来说，尽管他作出了改进，因而获得了从属专利，但这是在别人发明的基础上完成了，利用了别人发明创造的成果，因此要受到在先专利的制约，这也没有什么不合理的地方。在出现从属专利的情况下，如果两个专利权人都希望实施从属专利，通常的作法是订立交叉许可合同，相互作出妥协，这符合提倡当事人协商解决民事纠纷的原则。如果涉及的发明创造很重要，又无法通过协商订立许可合同，在后专利权人可以依据专利法第五十条的规定请求批准实施在先专利的强制许可。依据该条规定，在先专利权人也可以请求获得实施在后专利的强制许可。唯一的缺点在于当第三人希望实施在后专利时，就需要同时获得两个专利权人的许可，手续上显得比较麻烦。

　　在我国实行专利制度的初期，当出现从属专利时，其中一个专利权人控告另一个专利权人侵犯其专利权，后者往往以他实施的是国家授予了专利权的发明创造，或者其实施的发明创造属于其专利权的保护范围为理由进行抗辩。当时不少人对此感到困惑，认为两人都有专利权不好办，不将其中一项专利权无效掉，另一个专利权人就不能主张其权利。随着对专利制度认识的深化，这样的疑虑现在已经不复存在了。事实上，，被告未经许可而进行的实施行为是否落入原告专利的保护范围之内。只要对这两个问题的回答是肯定的，就可以得出侵权成立的结论，与被告对其实施行为的客体是否还拥有另一项专利权没有关系，与原告是在先专利的专利权人还是在后专利的专利权人也没有关系。两个专利权人都可以针对另一人的有关行为提出侵权控告。

　　由此可见，从属专利带来“权利冲突”是一种正常的事情，两个专利权可以并存，不需要采取什么措施来消除这种冲突。

　　外观设计专利权与在先权利的冲突，尤其是与著作权的冲突具有类似的性质。假设甲创作了一幅美术作品，对该作品享有著作权；乙未经甲许可，将该美术作品用于其设计的屏风上，予以制造或者销售，则构成了侵犯甲的著作权的行为，要承担侵权的民事责任。但是，乙首次将该美术作品运用于一种产品上，与该产品的其他形状、图案相结合，形成了一种富有美感、对公众有吸引力的工艺美术品，这本身也是一种创作，也能产生著作权。著作权法并没有规定要消除后者的权利或者不予承认。如果乙就其设计的屏风提出一项外观设计专利申请，在符合专利法规定的授权条件的情况下，国家知识产权局对其授予外观设计专利权，这没有什么不合理的地方。即使授予了外观设计专利权，也不意味着免除乙侵犯甲美术作品著作权的侵权责任。反过来，尽管甲是这一美术作品的原创作者，复制、发行该美术作品本身丝毫不会受到外观设计专利权的限制，但是如果未经许可制造、销售乙设计的屏风，则要承担侵犯乙的著作权或者外观设计专利权的侵权责任，因为他利用了别人的智力创造结果，这也没有什么不合理的地方。总之，在这种情况下的确存在权利冲突的问题，但是两个权利各自有各自的作用，看不出有什么必要一定要消除该冲突。

　　在乙就所述屏风申请获得了一项外观设计专利权，并制造、销售该屏风产品的情况下，甲应当怎样维护其合法权利？，指出乙制造、销售含有其美术作品的屏风的行为构成了复制其作品的行为，侵犯了其著作权，要求乙承担侵权责任。，只需考虑该主张是否成立，不必考虑甲是否还享有另一项权利的问题。，使甲的损失能够得到合理的救济，则不一定需要启动无效程序来取消乙的外观设计专利权，因为无效程序以及随后的司法审理程序也需要耗费相当的精力和开销，对甲来说必要性不大。

　　上面所述原始专利与从属专利之间的权利冲突以及美术作品著作权与屏风外观设计专利权之间的权利冲突有一个共同的特点，就是在其权利客体有共同的部分，但是并不完全相同。这是得出两个权利虽有“冲突”，但仍然可以共存这一结论的根本原因。如果权利客体完全相同，结论可能会有不同。例如专利法明确规定不允许对相同的发明创造授予两项专利权，商标法明确规定不允许对相同的图案获得两项注册商标（但是著作权作为自然产生、不需批准授权的权利有些不同）。问题在于专利法第二十三条采用的“冲突”一词具有广泛的含义，它包括权利客体完全相同的情况，也包括部分相同的情况。

　　说到这里，也有必要对我国外观设计专利权的授权状况进行一些探讨。著作权的保护客体是作品，商标专用权的保护客体是商标标记或者服务标记，它们都有可能与产品相结合，但是其保护客体并不是产品。与之相对比，根据专利法第十一条和修改后的第五十六条的规定，外观设计专利权的保护客体是“外观设计产品”，也就是采用外观设计方案的产品，保护必须落实在产品上。因此，照理说三者的保护客体一般不会完全相同。但是，在我国授予的外观设计专利权中，有相当数量的所谓平面设计，例如各种包装袋，其中有许多是塑料袋或者纸袋的平面图案设计。西方国家授予的外观设计一般是对产品本身形状以及与其形状相结合的图案、色彩的设计，这种平面设计就很少。平面包装袋要说是对产品的设计，也只能认为是对“袋”本身的设计，而不能认为是对其内所装物品的设计。例如，奶粉包装袋的平面图案设计不能认为是对奶粉的设计方案。对平面包装袋授予专利权，与对一幅美术作品本身授予专利权没有什么实质性的区别，只须将该美术作品称为“某某包装袋”即可。另一方面，包装袋外观设计靠其平面图案来相互区别，授予的外观设计专利权所起的作用与商标十分相近。国内许多人申请平面包装袋外观设计专利，实质上是将它们作为其内所装物品的商标来予以使用。注册一项商标需要经过检索，而申请外观设计专利不经过检索，费用也很低，比申请注册一项商标更为容易。在这样的情况下，就有可能出现外观设计专利权的保护客体与著作权、注册商标专用权完全相同的情况。要说“冲突”，这才是真正意义上的“冲突”。这种冲突的存在，引起了法律界和社会公众的不满，是导致在专利法第二十三条中增加上述规定的重要原因。为了使知识产权制度有一个良好的秩序，应当注意避免产生这种冲突。

　　以上是对修改后的专利法第二十三条规定的初步探讨，难免存在不当之处，望读者批评指教。国家知识产权局·尹新天 姜丹明