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魏衍亮：专利复活不可小视——从哥伦比亚大学案例谈起

发布时间：2020-10-11 19:29:15

狭义上的专利复活是指把丧失专利保护的技术主题重新申报专利。这种专利在各国通常都属不可执行的垃圾专利。广义上的专利复活是指对存在于公知、公用领域的技术文献，或正在受专利保护的技术文献重新设立专利垄断权。在这种专利复活中，把没有公开发表，且没有出现在专利文献中的公知、公用技术设立专利垄断权的做法大都受法律保护。

目前，大量的专利申请、专利诉讼、技术转移都存在专利复活问题。如在反生物盗窃领域享有盛誉的Vandana Shiva博士认为，美国、欧洲有数千项生物、医药、卫生、食品专利涉嫌盗用了印度公知、公用的技术。为了抵制这种专利复活，他偕同“印度科学、行政不作为法律诉讼，控告四个印度国家部委没有及时去欧洲专利局申请某项生物专利无效，因而错过了申诉期限。他还发起了一场游说运动，以敦促美国、印度等国家修改专利法，从立法层面抵制专利复活现象。我国大陆制伞、化工、电池、机械等领域出现的专利侵权诉讼、技术贸易纠纷中，权利人复活他人专利技术的案例也已经出现。在欧美等发达国家，这种案例更多，而且其复活技术更高明，更不容易被发现和被制裁。

那么，我国医药企业应如何改造自己的专利挖掘与经营体系，从而防范、抵制对手的非法专利复活，并促进对自己有益的合法专利复活呢？，哥伦比亚大学案影响最大，对其诉讼材料进行深入研究，将利于我国医药企业重塑专利管理制度。

该案起于2003年7月15日。原告Biogen公司、Genzyme公司及Abbott生物科研中心认为，1983年，被告哥伦比亚大学就DNA重组技术获得一项美国专利，它保护把外源DNA嵌入宿主细胞生产特定蛋白质药物的方法。1987年、1993年被告获得的另外两项美国专利实质上保护了与1983年专利相同的技术主题，该专利网造成了非法的专利双重授权问题。因此美国专利与商标局曾要求被告放弃后两项专利中超出第一项专利保护范围、期限的权利。这样一来，上述三项专利都在第一项专利届满保护期的那一天——2000年8月16日同时失效了。

原告指出，被告曾经用上述三项专利控告某些“侵权人”，并陆续把它们许可给30多家生物医药公司。Biogen公司与被告在1993年签约，就上述三项专利累计支付了约3500万美元使用费。Genzyme公司与被告在1994年签约，累计支付了约2500万美元使用费。Abbott生物科研中心于2001年开始继续执行其前任当事人于1995年和被告签订的合约。这三方当事人累计向被告支付了6000多万美元的使用费。2000年8月16日之前，被告已就上述三项美国专利获得了数亿美元使用费。为了延长专利许可合同的保护期限，被告通过美国国会议员中的哥伦比亚大学校友提起一部立法议案，试图把上述专利的保护期延长15个月，以再获得1亿多美元的专利使用费。这种努力在2000年落空。

不过，被告在“胁迫”上述被许可人继续支付专利费的另一策略路线上取得了成功。原告认为：1995年哥伦比亚大学就该专利技术主题重新申请了新的美国专利，在推动国会立法之时，被告故意拖延了专利审查程序。立法努力落空后，被告加快了专利申报程序，并通过误导专利审查员对三项已失效专利的权利要求保护范围的认知与理解，被告在2002年9月就1995年的申请获得了新的美国专利，该专利的保护期于2019年届满。凭借这个新专利，哥伦比亚大学开始对大批企业索取专利使用费。

因此原告主张，2002年授权的专利实质上等同于1983年授权、2000年失效的美国专利，这种非法的专利复活行为应当受到制裁。

通常情况下，在很多专利复活案件中，由于被告没有对其参考的技术文献进行必要的技术挖掘、文字改造，原告可以通过字面对比必要技术特征，。就该案而言，从两篇专利的文献对比可以看出，哥伦比亚大学提起的新申请完全是一项全新技术，不但其权利要求描述的技术主题大相径庭，而且其说明书公开的技术内容也存在很大差异，前一专利保护更基础的并发转化技术，后一专利则保护对该技术的一种具体应用。在技术进化的链条上，某个层次的具体应用能否符合美国授予实用专利的实质条件、形式条件，只能通过个案分析来解决。在上述哥伦比亚大学案中，双方当事人都准备了数千页技术文献，与普通的专利复活案件相比，该案的审判难度要高很多。通过审核、评估这些证据材料，。