如此“先分而后合”行不通

在《先分而后合--从几个案例看商标申请技巧》(见2003年第一期《商标通讯》一文中，笔者建议商标申请人在申请注册的商标属于组合商标时，最好先分开申请该组合商标的各个构成要素，如各单一申请均能注册，再以组合形式申请整体注册。采取这种分步申请的方式，表面上看好象花费更多，耗时更长，但事实证明并非如此。现实中也有许多商标代理人已经充分认识到了该申请技巧的重要性，在接受委托时积极为当事人提出分开申请的建议。如此以来，商标代理人在更好地为当事人提供服务的同时，自身的经济效益也有了较大提高。所以，对商标代理人和申请人而言，采取"先分而后合"的申请技巧，无疑是双赢的选择。 然而，“先分而后合”并不是绝对的，应该正确理解这一申请技巧的适用情形及其内涵。该技巧适用于申请人意欲最终注册使用的商标属于由汉字、英文、汉语拼音、字头、数字及图形等要素中两个或两个以上要素构成的组合商标的情形，其内涵是先分开申请各单一要素，再合并申请能够获准注册的各单一要素，最终目的是获得包括单一形式和组合形式在内的多个商标的注册。现实中有些申请人自作聪明地采用了另一种"先分而后合"的申请技巧，适用于纯文字商标的申请，其实质是先分开申请、再组合使用。之所以如此，是因为申请人知道有些文字如果整体申请不可能获准注册，分开申请则或许有通过商标局的实质审查获准初步审定并公告的可能。比如，"家喻户晓"这个成语属于商贸活动中常见的普通广告宣传用语，缺乏显著特征，不具备商标应有的识别作用，如作为商标提出申请，肯定会被驳回。为了在实际使用中达到整体使用并希望能排斥他人使用该成语的目的，有人就分别提出"家喻"和"户晓"两个商标的注册申请。这种情况下，只要没有其他在先冲突商标，商标局恐怕也没有理由不允许该两商标分别获准初步审定并公告。但是，申请人最终获准注册的这两个商标在使用时也只能作为两个商标独立分开使用，如组合起来使用，则属于《商标法》第四十四条第(一)项"自行改变注册商标"的行为，申请人应及时改正，拒不改正的，商标局可以撤销其注册。当然，申请人也可以不把二者的组合当作商标来使用，而是当作广告宣传用语使用，对此行为《商标法》不会禁止，但这种情况下申请人也不能阻止其他任何人在相同类似商品上使用该成语进行广告宣传。如此以来，申请人申请注册两个商标的意义将荡然无存。

申请人意欲先分开申请、再组合使用的另一种情形，是出于以表面上合法的手段、行事实上侵权的行为来谋取不正当利益的目的，把含有他人商标的文字拆开来分别申请，注册后再整体使用。比如，"六必居"是北京六必居食品有限公司(原北京市六必居酱园)注册在"酱、酱菜"等商品上的商标，在北京及周边地区享有很高的知名度，属北京市著名商标。有家企业为了借"六必居"商标在消费者心目中的信誉推销自己的商品，知道直接申请"六必居"肯定是不行的，就采取迂回包抄的战术，通过某商标代理组织于2002年2月28日向商标局分别提出"六风"、"必味"、"居酱"三个商标的注册申请。申请人的创意实在是高明，但此种申请行为的不正当目的也实在是明显，如果允许该三件商标初步审定并公告，势必会在相关公众中产生很坏的影响。因此，根据《商标法》第十条第一款(八)以及第二十八条的规定，商标局以该申请人申请的三件商标组合成为"六必居风味酱"，故意模仿了北京六必居食品有限公司已在相同及类似商品上注册的"六必居"商标，具有不良的社会影响为由，于2003年3月4日驳回了该三件商标的注册申请。也许有人会说，申请人申请的是三个各自独立的商标，将来如何使用还不能确定，商标局如此主观地将三份申请联系起来驳回，理由是否太牵强。提出这样的疑问，确实有道理。商标审查应该就每一份申请的实际情况分别进行，如果某一份申请既不与在先权商标冲突，本身又不违反《商标法》的相关规定，那么就应该准予初步审定并公告，其他人如果有异议，可以在三个月的期限内提出异议，即使过了异议期，还可以通过争议程序或撤销注册不当商标的程序来解决，而不能把不同的多个申请任意联系起来进行审查。申请人分别申请获准注册后，《商标法》保护的也是其各自独立的商标权，申请人如果自行把它们组合起来整体使用，侵犯了其他人的商标专用权，则应由被侵权入主动向人民法院起诉，或请求工商行政管理部门处理。这样理解也不是不可以，但商标审查特别是对有可能产生不良影响的商标申请的审查过于教条、过于宽松的话，商标注册后续程序中的案件(异议案件、争议案件、撤销注册不当商标案件等)将大大增加，势必影响商标局商标注册和管理综合效率的提高，也势必增加在先注册商标所有人的额外负担。就同一申请人同时提出"六风"、"必味"、"居酱''三个商标的注册申请一案，申请人违背诚实信用的民法基本原则的事实再明显不过，如准予初步审定并同时公告，极有可能产生不良社会影响，所以同时予以驳回最好。这也可以说是防患于未然吧。

应当承认，申请人的上述创意确实给商标审查人员出了个难题。正如前文所说，对此种情况的商标申请在实质审查程序是准是驳，都有道理，如何取舍，颇费脑筋。但不管商标审查人员如何伤脑筋，申请人希望的当然是申请商标能够获准初步审定并公告。审查实务中也确有此类商标获准初步审定并公告的，比如：香港某公司先后于1998年9月23日、28日在“服装”等商品上向商标局提出“戈尔港”、“香雅”两份商标的注册申请，由于该两商标不是同时申请，审查也不是同时进行的，审查人员不可能想到申请人的意图是为了在使用时搭上“雅戈尔”的便车，因此准予初步审定，先后于1999年8月14日和11月28日初审公告。在异议期内，宁波雅戈尔集团股份有限公司对两个商标提出异议。商标局于2001年7月31日做出异议成立、该两商标不予注册的裁定，香港某公司也没有在法定期限内向商标评审委员会申请复审。(“雅戈尔”是宁波雅戈尔集团股份有限公司于1994年12月21日注册在服装商品上的商标，1997年4月9日该商标被商标局认定为驰名商标。)

现在回头再来分析前一个因同时申请被驳回的案例。如果申请人不是同一天提出申请，或者虽然是同一天申请，但在进入实质审查程序时恰巧被不同的审查员获取，而且在审查员复核其他审查员通过的商标时也没有发现或意识到同一申请人申请的多个商标如组合使用则构成对他人具有较高知名度的驰名商标或著名商标的复制、摹仿，从而既可能侵犯在先商标注册人的合法权益，同时又可能欺骗消费者、产生不良影响，那么，申请人的每个申请都会获准初步审定并公告。这时，申请人的希望当然是在三个月的异议期内不要被任何人提出异议。但这种可能实在太小，任何在先商标权所有人都不会容忍这些一旦注册将给自己带来很大麻烦的商标顺顺利利地获准注册，即便由于疏忽大意错过了异议期，他们也会充分利用法律赋予的一切权利和机会，使这些商标最终被撤销。所以，出于某种目的，违背诚实信用原则，采取上述先分开申请注册然后组合使用的商标策略，也许会得逞于一时，但不会得逞于一世，到头来只能是竹篮打水一场空。

商标是商战的利器，运用得当，将在市场经济的激烈竞争中占据有利地位；运用不当，则会被激烈的竞争挤跨甚至消灭。市场经济同时也是法制经济，所有参与市场经济活动的主体都毫不例外地要自觉接受法律的制约，即使是政府部门也要坚持依法行政。市场经济的健康发展，离不开建立在公平竞争基础上的良好的市场秩序，而良好的市场秩序的实现除了要有完备的适应现代市场经济发展需要的法律规范的强制制约，还要有与此相适应的社会道德规范的软性约束。："依法治国和以德治国相辅相成。、、。""认真贯彻公民道德建设实施纲要，弘扬爱国主义精神，以为人民服务为核心、以集体主义为原则、以诚实守信为重点，加强社会公德、职业道德和家庭美德教育。"参与市场经济活动的所有公民都应该自觉遵守基本行为准则，追求更高的思想道德目标。应该认识到，经济发展与社会进步是统一的，物质享受和精神享受也是统一的，为了追求局部的个人的经济利益而违背社会公德的行为即使能逃过法律的制裁，。再回到本文主题，《商标法》第十条第一款(八)项关于""的规定，可以说是道德规范在法律上的体现，是道德规范和法律规范的统一。由此可知，违背上述规定的商标申请无论如何都是不能准予注册的，自行使用也是不能容许的。