WIPO解决商标和地理标志冲突以及同音或同形字地理标志冲突的可能性办法(上)

概述

1、商标、工业品外观设计和地理标志法律常务委员会(SCT)在1999年11月8—12日于日内瓦召开的第3次会议上决定国际局应进行一项研究，考虑如何解决商标和地理标志的冲突以及同音或同形字地理标志的冲突。并应将此项研究结果提交给SCT的第5次会议讨论(见WIPO文件SCT／3／10，137段)。

2、考虑到该项研究的议题包括两个不同的问题，因此将其分为两部分。A部分是关于商标与地理标志冲突的可能性解决办法，B部分是关于同音或同形字的地理标志冲突的可能性解决办法。两部分的结构是一样的。两部分的第1小节均是对该议题的概括性介绍。然后是对该问题的描述。第3部分是现有的域内法、地区法和多边条约中对该问题的解决方法。第4部分对该问题提出可能的解决方法，以供SCT考虑。

A部分：商标和地理标志的冲突及其解决办法

I、商标和地理标志

(a)商标

3、一般来说，商标是用来将一企业的商品或服务与另一企业的商品或服务区分开来的设计。《保护工业产权巴黎公约》(1883)(巴黎公约)有数条规定都是关于商标的。但是，巴黎公约并未对商标作出定义。这样的定义可以在《与贸易有关的知识产权协议》(1994)(TRIPS)中找到。该协议以参照的形式吸纳了巴黎公约的一些实体性规定(第2条1款)。TRIPS第15条第一句规定：“任何能够将一企业的商品或服务与其他企业的商品或服务区分开的标记或标记组合，均应能够构成商标。”它延用了商标的主要功能(尽管不是唯一的)是将该商标所标示的商品或服务区分开来的定义。只有具有显著性的商标可以实现这一功能。显著性可以是本质的，也可以是通过使用获得的。TRIPS第15条1款第3句明确规定获得显著性作为商标注册的一个条件。

4、至于一个商标是否具有显著性，即：是否能够将一企业的商品和服务与另一企业的商品和服务区分开来，应在个案的基础上由负责该商标注册和保护的主管机关决定。就某些商品或服务而言， TRIPS协议没有规定一个商标在什么情况下可以被认为有显著性。但是，普遍认为为了被认为有显著性之目的，用作商标的标记不应是描述性的或欺骗性的。这一原则通过巴黎公约第6条之五在国际法中得到确认，尽管这一规定并不适用于商标注册本身，而只是适用于那些已经在某一被认为是第6条之五意义上的原属国的巴黎公约成员国注册的商标的注册。

5、第6条之五B中所涵盖的商标，即已正式在原属国注册的商标，既不可以被拒绝注册也不可以被宣告无效，主要除下列情形之外：“缺乏显著性，或仅由在商业中用作或表示商品的种类、质量、数量、用途、价值、产地、制造时间的符号或标记组成，或者在请求予以保护的国家的现代语言中或在善意和公认的商务实践中已成为惯例的。”(第6条之五B2)，或“违反道德或公共秩序，特别是具有欺骗公众性质的。”(第6条之五B3)

6、可以取得商标权的方式有3种：通过注册、通过使用或通过驰名(就驰名商标而言)。这三种方式并非互相排斥，也存在两种或三种混合的情况。一件商标的专用权是就某些商品和／或服务而授予的(特殊性原则)，。但是，就驰名商标而言也存在特殊性的例外(见下面第10段)。

7、当对某一商标的权利发生冲突性请求时，通常以谁在先的原则决定。这种在先权利可以基于先使用、先注册基础或在某一相同或近似的用于相同或类似商品的标记注册或使用之前已经驰名的事实。这种在先权利原则的一个例外是如果该在先权利是恶意取得的。例如：商标所有人的代理人或代表未经该所有人同意以自己的名义将该商标申请注册(巴黎公约第6条之七)。

8、在巴黎公约的框架下有一个存在已久的授予商标权利的机制。其效力是如果商标注册申请已在巴黎联盟的任一成员国获得一个在先的申请Et期，则在与其他申请竞争时享有优先权，此优先权的条件是要求优先权的申请应自首次申请之日起6个月内提交(巴黎公约第4条)。

9、关于商标的法律保护，被保护商标的所有人一般享有阻止未经授权方在相同或类似商品上使用一个与其相同或容易引起混淆的近似商标。这种保护背后的逻辑是两方面的。首先，应该保护消费者的利益，禁止使用对商品或服务的真正来源引起误导的商标。其次，应保护商标所有人不受其竞争者所造成的混淆的影响，该混淆可能误导该商标所有人潜在的消费者，从而给商标所有人造成商业损失。因此，与其他形式的知识产权相反，商标权的存在从时间上说是潜在地无限的。

10、除了对商标的一般保护，保护其未经授权使用于相同或类似商品上以外，一种特殊的商标——驰名商标享有未经授权不得用于非相同类似商品上的权利(TRIPS协议第16条3款；见WIPO保护驰名商标联合建议)。这一近期的发展表明驰名商标是十分有价值的无形财产，不仅应保护其免受未经授权的和误导性的使用，还应保护其免受未经授权的淡化其声誉的使用，这一观念已被人们广泛接受。

(b)地理标志

(i)概述及术语

11、与专利或商标不同，地理标志是在国家及地区水平上根据很多不同的原则进行保护的，如作为原产地名称、注册地理标志保护、在商标法、反不正当竞争法或冒充法中保护。这些概念均反映在可适用的术语中。这些术语传统上适用于 WIPO范围，区分“产源标记”和“原产地名称”。

12、“产源标记”见于巴黎公约第1条之二和第10条。1891年的《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》通篇也使用了这一术语。这两个条约中没有“产源标记”的定义，但《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》的第1条第(1)款包含一些说明该术语含义的语句。其文字如下：

“凡带有虚假或欺骗性标记的商品，其标志系将本协定所适用的国家之一或其中一国的某地直接或间接地标作原产国或原产地的，上述各国应在进口时予以扣押。”

因此，产源标记可以定义为指一产品原产于某一国家或该国内的某地的标记。很重要的一点是产源标记与某一产品的地理来源有关而与其他种类的来源无关，比如：与制造该产品的企业无关。另外，此定义并不要求所指的产品具有由于其地理来源而形成的某种特定的品质或特点。产源标记的例子是标示于产品上的国家的名字或“…制造”。

13、“原产地名称”的定义来源于1958年的《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》。里斯本协定在该协定成员国国内保护基础之上建立了原产地名称保护的一种国际机制，其前提是该原产地名称需进行国际注册。该协定的第2条包含的定义如下：

“(1)在本协定中，‘原产地名称’系指一个国家、地区或地方的地理名称，用于指示一项产品来源于该地，其质量或特征完全或主要取决于该地的地理环境，包括自然和人文因素。(2)原属国系指其名称构成原产地名称而赋予产品以声誉的国家或者地区或地方所在的国家。”

根据这一定义，一个原产地名称可以被认为是巴黎公约和产源标记马德里协定中所指的一种特殊的产源标记，因为使用原产地名称的产品必然具有完全或主要取决于其地理环境的某种质量或特征，受保护的原产地名称如用于酒类的Bor- dearx、用于坚果的Noix de Grenoble、用于酒精饮料的Tequila、用于橘子的Jaffa等(所有的例子均来自根据里斯本协定注册的原产地名称)。

14、TRIPS对“地理标志”作了定义。第22条1款如下：

“本协议的地理标志系指下列标志：其标示出某商品来源于某成员地域内，或来源于该地域中的某地区或某地方，该商品的特定质量、信誉或其他特征，主要与该地理来源相关。”

很显然，这一定义是根据里斯本协定第2条原产地名称的定义给出的。但是，它在某些方面偏离了里斯本协定第2条。TRIPS第21条第1款将地理标志定义为“标示商品的标志”，而里斯本协定第2条则将原产地名称定义为“一个国家、地区或地方的地理名称，用于指示某一产品”。里斯本协定的第2条不包含不是由地理名称构成而是由某一标记构成的原产地名称，比如一个非地理名称或图形，尽管这些标记应属于TRIPS第22条1款所述的地理标志。另外，里斯本协定要求产品的质量和特点应完全或主要取决于该地理环境，包括自然和人文因素。TRIPS第22条1款的地理标志定义包含完全或主要取决于地理环境的具有特定质量、声誉或其他特点的商品。可以争论的是，“仅仅”具有一定声誉，但没有取决于原产地的特定的质量的产品不包含在里斯本协定中原产地名称的定义中。

15、如果要把产源标记、原产地名称和地理标记的定义做对比，则可以看到下面的情形。产源标记是最宽泛的概念。它包含地理标志和原产地名称。如前所述，地理标志的定义比原产地名称的定义要宽。换句话说，所有的原产地名称都是地理标志，但一些地理标志不是原产地名称。产源标记只要求使用产源标记的产品来源于某一地理区域。这样，看起来有未被TRIPS中地理标志所涵盖的产源标记，也即使用在产品上的产源标记不暗示这些产品的某种特殊的质量、声誉或特点的产源标记。

16、在本研究中，地理标志一词将以其最宽泛的含义使用，涵盖产源标记、地理标志(TRIPS第22条1款意义上)和原产地名称。但是，取决于可适用的保护概念，在地理标志的保护条件、使用权利和保护范围方面仍存在差异。

17、与商标相似，地理标志的主要功能是区分商品的来源。虽然可以想象地理标志用于服务，但地理标志如此宽泛的适用范围在目前还未用于由WIPO管理的国际条约或TRIPS协议中。与商标不同，地理标志区分商品是通过对其生产地的标示，而不是通过对其制造来源的标示。对制造或生产的地方的标示是地理标志的本质。地理标志与商标不同，不是主观随意选定的，并且地理标志的标示不可替代。

18、一般来说，地理标志在一地理标

志所指的地方所处的国家被认可。这一国家通常称为“原属国”。如前所述，里斯本协定第2条(2)款包含对原属国的定义，即“原属国系指其名称构成原产地名称而赋予产品以声誉的国家或者地区或地方所在的国家”。这里，有意思的是，TRIPS第24条9款包含着一个术语“原属国”，但却没有给它定义。

19、原则上允许所有的制造商使用某一地理名称，只要带有该地理名称的商品是原产于所标示的地方，或者符合产品的可适用的一些标准(如果有的话)，视情况而定。

20、地理标志的合法使用者有权阻止其商品并非来源于该地理标志所标示的地方的任何人使用该地理标志。与商标一样，地理标志适用“特殊性”原则，即：所受到的保护仅限于其实际使用的产品种类上；，，、法规的约束。享有声誉的地理标志是特殊性原则的一个例外。目前，由WIPO管理的条约和TRIPS均未对地理标志提供这种扩大保护。但是，可以争辩的是，未经授权的使用某驰名地理标志是对该地理标志声誉的不公正利用或对其声誉造成损害，因此，构成了不公平竞争(见WIPO((反不正当竞争示范规定》第3条(1)款的例子)。

(īī)在国际水平保护地理标志

21、，某一特定的地理标志可以在一个国家被认为是地理标志并受到保护，而在另一个国家，同一地理名称却可能被认为是其所使用的某一类产品的通用名称。

22、。这样的协定主要有双边和多边两种。

23、双边协定是保护地理标志的传统工具。它们可以是两国之间的独立条约，也可以是范围更广的贸易协定的一部分。可以涵盖很多产品，也可以仅限于某种具体的产品。可以是很久之前缔结的(如法国和南非1930年的《crayfish协议》)，也可以是最近才缔结的(如欧盟和澳大利亚1994年的酒类协定)。这些协定的共同之处在于两国或两个贸易伙伴之间对保护各自的地理标志达成协议。协议的附录中通常列出一份该协定所包含的各方地理标志的单子。

24、获得地理标志国际保护的另外一种可能是通过缔结或加入多边条约。下面是各多边条约对地理标志提供保护范围的摘要：《巴黎公约》、《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》、《里斯本协定》和《TRIPS协定》。(其他与此有关的国际协定未考虑)

《巴黎公约》

25、巴黎公约对产源标记进行保护，禁止对其误导性的使用。对此，第10条规定“对直接或间接使用虚假的产源标记、生产者、制造者或商人标记的”，应适用第9条。第9条规定，标有虚假产源标记的商品在进口到巴黎公约成员国时，或在出现非法粘贴上述标记的国家，或在该商品已输入的国家，该商品应予以扣押。扣押应依检察官或其他主管机关或有关当事人的请求进行。但是，第9条的(5)、(6)允许国内法不允许进口时扣押或不允许在国内扣押的巴黎公约成员国可以代之以禁止其进口或其他该国国内法可以采取的救济措施。

26、巴黎公约第10条之二规定了反不正当竞争保护的基本国际标准。虽然在第10条之二(3)中所列的应被禁止的未穷尽的行为中，未提及虚假产源标记，这种使用可以被认为是在工商业中违反诚实实践的竞争行为，可能会误导公众(见 WIPO(反不正当竞争规定示范法》第4条(2))。

27、上述巴黎公约的有关规定是关于虚假产源标记的。但是，也有一些情况，产源标记的使用字面上是真实的，可是实际上仍具有误导或欺骗性。事实可能是某一特定的地理名称在两个不同的国家存在，但仅仅被来源于其中一个国家的那个地方的产品用作产源标记。另一个国家的生产者使用该产源标记不能被认为是使用“虚假”的地理标记，尽管消费者可能被这种使用所欺骗。

《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》

28、《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》对这种情况提供了一种救济，不仅仅是禁止“虚假”产源标记，还禁止使用“欺骗性”的产源标记，即字面上是真实的，但实际上误导。另外，该协定第4条包含一项特殊的规定“关于葡萄产品的地区性产地名称”是该条款的例外，在适用该协定时，。

29、《巴黎公约》第9条、第10条和第10条之二以及《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》第1和2条关于产源标记保护的共同特点是禁止可以造成误导的虚假产源标记的使用。如果这样的使用不误导公众，比如公众不认为某一产源标记是产源标记，上述条款提供的救济是不适用的。但是，可以争辩的是巴黎公约第10条之二也包括地理标记的误导性使用，如果其程度达到被认为构成不正当竞争时。

《里斯本协定》

30、里斯本协定将产源标记的保护又向前推进了一步，虽然如前所述，其仅仅适用于一种特殊的产源标记，即已在该协定成员国国内水平上保护的原产地名称。一旦某一原产地名称已在其“原属国”得到保护，则该原产地名称可以在由 WIPO管理的国际注册簿上注册。注册后，该原产地名称被公告，并通知里斯本协定的所有成员国。在接到通知后，这些国家可以在一年内宣布其不能对该原产地名称进行保护。根据里斯本协定第6条的规定，依第5条规定的程序，一个在里斯本协定成员国受到保护的原产地名称，只要在原属国作为原产地名称受到保护，就不能在该国视为已成为普通名称。

31、国际注册的原产地名称的保护范围要比巴黎公约和《制止商品产地虚假或欺骗性标记马德里协定》对产源标记的保护宽泛。这样，不仅仅禁止误导性地使用被保护的原产地名称，而且“任何(对原产地名称的)假冒和仿冒，即使表明的是产品真实来源，或者使用翻译形式或者附加“类”、“型”、“样”、“仿”字样或类似的名称均在被禁止之列”。

32、一旦一个原产地名称进行了国际注册，并且如果第5条(3)款规定的一年的反对期已过，该原产地名称不能或不再被第三方使用。另外，第5条(6)款规定如果在一个里斯本协定国家，国际注册的原产地名称已被第三方使用，而且也未做出第5条(3)款所述的声明，该国可以准许该第三方在不超过两年的期间内终止这种使用。

TRIPS协议

33、TRIPS协议第二部分第3小节全部是关于地理标志的。总的保护原则规定于第22条2款，其文字如下：

“在地理标志方面，成员应提供法律措施以使利害关系人阻止下列行为：(a)不论以任何方式，在商品的称谓或表达上，明示或暗示有关商品来源于并非其真正来源地，并足以使公众对该商品来源误认的；(b)不论以任何使用方式，如依照巴黎公约1967年文本第10条之二，将构成不正当竞争的。

34、第22条(3)款、(4)款对第22条(2)款进行补充。(3)款具体针对如果某商标中包含有或组合有地理标志、而该商品并非来源于该标志所标示的地域，于是这些商标使用在这些商品上会对商品的真实来源产生误导，那么，这些商标的注册问题。这种情况下所必须的救济是，依职权(如果可适用的法律准许)或应利害关系人的请求，驳回或撤销该商标的注册。

35、第22条(4)款规定第22条(1)至(3)款的保护也必须适用于对地理标志的欺骗性使用上，即：字面上虽然真实的地理标志，但仍虚假地向公众表示该商品来源于另一地域。

36、第23条1款对葡萄酒与白酒的地理标志做了额外的规定，文字如下：

“各成员均应为利害关系人提供法律措施，以制止用地理标志去标示并非来源于该标志所指的地方的葡萄酒或白酒，即使在这种情况下也真实地标出了商品的真正来源，或即使该地理标志使用的是翻译文字或伴有某某“种”、“型”、“式”、“类”等表达方式，也均在禁止之列。”

第23条1款有一个如下的脚注：

“虽然第42条第一句规定了应采用民事程序，但成员在履行此项义务时，可以不采用民事程序而采用行政程序。”

37、第23条1款之后有一段对其进行了补充，专门是关于如果某葡萄酒或白酒的商标中包含有或组合有标示该酒的地理标志，而该酒并非来源于该地理标志所标示的地方，这些商标的注册问题。符合这种情况的商标，成员应依职权(如果可适用的法律准许)或应利害关系人的请求，驳回或撤销该商标的注册。

38、第24条包含有第22条和第23条所规定义务的一些例外。广义上说，有三种例外，分别是连续地使用近似的葡萄酒和白酒的地理标志、在先的善意的商标权、通用名称。

39、对第1种例外，如果WTO某一成员的国民或居民在1994年4月15日之前已连续10年在该成员地域内于相同或有关的葡萄酒或白酒的商品或服务上使用了另一成员用于标示有关商品或服务的地理标志，或在1994年4月15日之前已善意使用的，则成员国可以允许其继续使用。

40、第2种例外涉及商标权(第24条5款)。它基本上是说WTO的成员在实施地理标志一节的规定时，如果符合下列条件，则不应对与地理标志相同或相似的商标注册、对这些商标的注册申请或这些商标的使用权产生偏见，条件是：在TRIPS协议在该成员国实施之前，或在该地理标志在其“原属国”获得保护之前，这样的商标注册申请必需已提交，或商标已获得注册，或已通过使用获得商标权，该商标必须已经善意地在该成员国使用。

41、第3个例外(第24条6款)是关于 WTO某一成员的地理标志被另一成员认为是普通语言中的商品或服务的惯常术语，或在TRIPS协议行效之日，某葡萄产品的地理标志与某成员地域内已有的葡萄品种的惯用名称相同的情况。

(iii)国内或地区水平上对地理标志的保护

42、如前所述，适用于地理标志保护的法律概念存在相当大的差异。这些差异直接关系到保护条件、使用权利和保护范围。下面一段中，将概述已有的有关保护的主要概念：不正当竞争和冒充、集体商标和证明商标、受保护的原产地名称和注册的地理标志及行政保护机制。

不正当竞争和冒充

43、巴黎公约第10条之二是保护地理标志、制止不正当竞争的基本的国际规则。它要求所有的巴黎公约成员国提供有效保护，制止不正当竞争，其定义表述为“在工商业事务中任何违反诚实实践的竞争行为”。

44、为了在这样的诉讼中获胜，原告必须证明未经授权地使用某一地理标志造成了误导，并且，视情况而定，这种使用造成了损害或有可能造成损害。依据不正当竞争提起的使用未经授权的地理标志的诉讼只有在该地理标志已取得显著性的情况下，或换言之，只有在相关公众将带有该地理标志的商品与一个明确的地理来源和／或某种质量相联系时，才能胜诉。由于依据冒充或不正当竞争所提起的诉讼只在诉讼的当事方之间有效力，所以，某一特定地理标志的显著性必须每一次都加以证明。(未完待续)

编辑日期： 2000-10

作者：原琪译