商标淡化理论的新转折——评美国VictoriaS Secret案

2003年3月， V．Secret Catalogue，Inc．(简称Victoria's Secret)一案作出终审判决，从而结束了围绕联邦商标反淡化法(FTDA)实施以来司法实践中见解不一的局面，使商标淡化理论发生了新的转折。该案的判决对我们全面理解、运用商标淡化理论提供了借鉴，并将对我国在美企业的商标策略产生一定的影响。

被告Victor和Cathy Moseley在肯塔基州伊丽莎白镇经营一家名叫Victor's Secret的零售商店，主要销售成人录像带、小饰物、女性内衣等。原告Vietoria's Secret是一家在全国拥有750家连锁店的零售业巨头，以销售女性内衣闻名，其在肯塔基州路易斯维尔镇(离伊丽莎白镇不远)有两家商店。

1998年2月12 日，被告向伊丽莎白镇附近的一个军事基地的居民发放了促销宣传材料。一位陆军上校看到后，认为被告是企图利用原告的驰名商标来促销他们的商品，十分愤怒，于是将一份宣传品寄给了原告。原告致被告律师函，宣称他们使用Victor's Secret有可能造成和驰名商标Victoria's Secret相混淆并且“冲淡该商标的显著性”，要求被告立即停止使用Victor's Secret名称和任何它的变形体。被告虽然主张Victor乃系其名，但仍将他们的商店改名为“Victor's Little Secret”.这未能使原告满意，。

起诉状包括四项独立的请求，其中与淡化相关的为：“被告的行为有可能冲淡或侵蚀驰名商标VICTORIAS SECRET的显著性并且污损该商标的声誉。”1

商标淡化理论最先是在州法中得到了承认。1947年，麻萨诸塞州最先就商标的反淡化保护立法。其中规定： “在商标侵权或不正当竞争中，如果可能构成对商誉的损害或对商标或商号的显著性构成淡化，原告可以寻求禁令救济，即使当事人之间没有竞争关系或不存在对商品或服务来源的混淆。2。之后，至少25个州通过了类似的立法。值得注意的是，这些立法禁止“可能造成对商誉的损害和淡化”，所以，它们明确适用于“污损或丑化”(tarnish)和“冲淡或模糊” (blurring)行为3。

1995年，美国国会通过《联邦商标反淡化法》(FTDA)。该法规定，如果他人对商标或商号的商业使用构成了对驰名商标显著性的淡化，。该标准要求驰名商标人证明： (1)该商标必须为驰名商标(famous mark)； (2)该商标必须具有显著性(distinctive)； (3)他人必须商业性的使用了该商标； (4)使用行为必须发生在该商标驰名以后； (5)该使用行为造成了驰名商标显著性的实际淡化(、actual出lution)。，该法还规定了三种例外：1．在广告或促销中对注册商标合理使用；2．对商标的非商业性使用；3．各种形式的新闻报道和新闻评论。上述三种情况下不允许提起反淡化诉讼4。

然而，，却分化为三种态度：消费者的混淆(confusion)；、因果关系(causation)、损害(harm)；。正是在这种背景下，。

一审时，'s Secret的商标专用权，但由于Victoria's Secret系驰名商标，被告使用Victor’S Little Secret的名称并作商业性的使用，构成对Victoria's Secret商标的淡化。被告不服、上诉后，。 “虽然没有消费者会期望在被告Moseleys的商店里找到原告Victoria's Secret销售的著名的神奇乳罩，但听到Victor's Little Secret这个名字的消费者会自动想起著名的Victoria's Secret，从而将后者与被告Moseleys所卖的成人录像带及其他淫秽物品和女性内衣联系起来。被告的行为既构成了污损(tamishment)(将Victoria’s Secret的名字与不健康的物品联系起来)，也构成了冲淡(blurring)(将原告的连锁店与一个单独的没有授权的商业组织联系起来)”。

。相反，其通过对mA的字面解释，创建了一个新的标准——实际淡化(actual dilution)。它认为，FrDA要求在后使用者的行为“引起对驰名商标显著性的淡化” (causes dilution of the distinctive quality”of the famous mark．)。这明确表明了要求证明实际上的淡化而不仅仅是“淡化的可能性”。因此，根据VEDA，如果他人的使用仅仅使消费者产生了精神联想(mental association)，是不足以构成“实际淡化”的，仅具有“模糊”或“污损”的可能也是不够的。

但是， Ringling一案中5确立的要求驰名商标所有人应证明他人的使用对其商标的价值产生实质上的经济损害(actualeconomic harm~)，方能主张商标淡化保护的见解，认为这种标准过于严厉。实际上，。前者过于宽泛，后者过于苛刻。

，本案中，原告提供的唯一相关证据只是一位消费者(被惹恼的陆军上校)看到Victor's Secret的广告时联想到了Victoria's Secret。但是，没有证据表明该陆军上校的“联想”影响了他对Victoria's Secret的印象或者改变了他对Victoria's Secret所代表的理解。实际上，他的不满是针对被告的，而不是针对原告的。此外，原告提供的一份专家证词虽然表明原告的商标具有巨大的商业价值，但对被告使用Victor’S Little Secret的行为是否对原告的驰名商标价值造成了影响，该证词没有说明，也没有其他证人可以证明。原告也没有提供调查数据证明被告使用相似商标的行为对众多的消费者对于原告的商标的理解造成了影响。因此，被告的使用行为不构成实际上的淡化。

1．引发的问题

该案中，，但就如何运用它却几乎没有提供任何具体的解释。对于需要什么样的证据方能证明构成“实际淡化”的问题，，但对有些人认为要证明“实际淡化”会很困难并且会耗费大量的金钱和精力的主张不予认同。，虽然有些情况下，该项证明很困难，但这不能成为改变解释国会立法意图的正当理由。，在某些案子中，如果靠情景证据(circumstantial evidence)证明“实际淡化”是可能的(比如争议的两种商标是相同的)，此时就不需要提供直接证据(direct evidence) (如专家证言，消费者调查报告)来证明。此外， economic harm)等同起来。，而且也不合理的限制了举证方式。

2。该案产生的影响

该案判决后，代表驰名商标所有人利益的相关团体或个人对此判决的批评不绝于耳，认为这会使FTDA保护驰名商标的意图大打折扣，有的甚至游说国会对FTDA中的淡化标准作出明确解释。但笔者认为，该判决只是增加了驰名商标所有人今后提起商标反淡化诉讼的举证责任。从另外一个角度讲，该判决对驰名商标所有人甚至是个重大胜利。，而证明实际经济损害的发生与潜在侵权人的行为有因果关系无疑是非常困难的。可以预料，今后唯一的变化是驰名商标所有人根据FTDA寻求反淡化保护会支出更大的成本和出现更多样的证明方式来证明“实际淡化”的存在。此外，由于多数州法对构成商标淡化只需要证明“可能性”的存在，这会使得驰名商标所有人更积极的寻求州法的保护。

商标淡化理论或法律突破了传统的商标侵权认定原则——混淆理论，为商标所有人在非竞争(即非相同或者非近似)商品或者服务上保护其商标提供了可能性，这无疑大大扩展了驰名商标所有人的利益空间，为他们提供了更强有力的保护手段。但从FTDA制定以来美国的司法实践可以看出，这一理论也并非完美。，但却引发出更多的问题。即使如此，我们可以至少从此判决中得出两点结论：

1．精神上的联想并不一定削弱驰名商标识别商品的能力，或者说， “模糊”不是精神上联想的必然结果。可以说精神联想带有很大的主观性，要对“模糊”作出客观判断很难，如果将精神联想等同于“模糊”，就很可能为商标所有人滥用权利提供了借口。

2．不能仅仅因为在后使用人的使用与在先使用人的商标相似就自动得出“模糊”的结论。许多国家的商标法规定了对商标权利的限制，也规定了合理使用的范围，对于反淡化保护也应该有一定的限度。

另外，我们也应该意识到，反淡化诉讼和知识产权法的其他领域一样，最终归结为商标所有人的财产权和自由竞争的平衡问题。如果反淡化保护过于宽泛，就有可能被滥用以阻止自由竞争。当然，驰名商标所有人对于其花费了大量的时间和金钱才树立的商标也有权得到法律保护。美国近7年的司法实践表明，该理论正朝着类似版权和专利权一样的绝对垄断权发展，但是这样势必赋予商标所有人太大的保护范围，妨碍正常的商业贸易。所以，根据具体案情来平衡双方利益就显得尤其必要。：一方面，它承认根据FTDA驰名商标所有人理应得到反淡化保护；另一方面，又通过对FTDA作狭义解释来加大原告的证明责任从而达到矫正以往实践中出现的驰名商标所有人滥用FTDA打击自由竞争的现象。

目前我国立法虽然没有关于商标反淡化的保护，但在商标注册、异议行政程序中已经开始实际运用该理论。典型的例子是最近国家商标局应“商务通”的权利所有人恒基伟业集团的申请撤销了一家企业在服装上注册的“商务通”商标，原因即是“商务通”一旦成为服装品牌，即会淡化“商务通”在掌上手写电脑行业的影响力，削弱其品牌的显著性；同时，还会使消费者误认为两家企业有某种关联。6随着中国的人世，企业运用商标反淡化理论维护自己权利的情况会越来越多，我们在借鉴美国这种立法的同时，也应注意其实践中产生的不良影响——即避免过度、片面维护驰名商标所有人的利益。该案判决可谓给我们提供了一个正确审视这种私益与公益间的平衡的绝好例子，值得我国学术界和司法界思考。

从贸易投资的角度而言，本案也为欲在美国开拓市场的我国企业敲响了警钟。我国在美企业作为商标所有人时，要注意到最好选择生造的并且独特性的词语作为商标。比如联想为了进军国际市场就将其商标改为一个生造词一lenovo，以避免不必要的法律纠纷。虽说这样作在一定程度上牺牲了以前靠Legend树立的知名度，但却是一种长期的策略。如果选择的是字典里收录的词语或词语组合，则在未来会有更大的风险。笔者认为对于生造并且具有独特性的词，，而不像对待本案中原告的仅仅由两个字典里收录的词语之组合而成的商标那样施以过重的证明责任.总之，企业在进行市场运作时千万要做好知识产权方面的策略规划，商标是一个企业的生命标志，商标策略的好与坏，直接关系到企业的发展，做的不好甚至会给企业带来灭顶之灾。

注释：

1．COUrt scores one for a store called’ViCtor’s Little Secret"，htrp：／／www．csmonitor．com／2003／0305／p02s02 一 usju．html．

2．1947 Mass．Acts，p．300，ch．307．

3．See Restatement(Third)of Unfair Competition

525，Statutory Note(1995)．

4．See 15 U．S．C．§1125(c)(4)．

5．Ringling—Bros．一Barnum&Bailey Combined Shows， Inc，，V．Utah Div．Of Travel Developmem，170 F．3d 449，461．

6．“商务通”与服装无缘，，http：／／www．cnipr．com／zsyd／alfx／t20031028_20576．htm。

编辑日期：2004-2

作者：马守 杨晖