从商标抢注看我国商标确权制度的完善(下)

三、商标抢注的法律对策

(一)关于未注册商标的地位问题

现行《商标法》及《商标法实施细则》通过撤销注册不当程序对未注册商标使用人实施的保护，从程度上来说，比较接近《法国知识产权法典》的有关规定，但与后者相比，显然不够具体、明确，缺乏操作性，也不太成体系。

从《法国知识产权法典》的规定来看，未注册商标中仅《巴黎公约》第六条之二意义上的驰名商标构成在先杖利，可以对抗抢注。一般的未注册商标甚至“著名商标”都不能构成阻止他人注册的在先权利。但如果注册申请时欺骗了第三人的权利，或者违反了法定或约定的义务，所有权。此项规定类似我国关于注册不当的规定，只不过比我们的规定更具体、更明确一些。

法国是实行注册原则比较彻底的国家之一，其法律传统的特点是追求一种形式合理性，讲究整齐划一，不太重视个别公平。对于因坚持申请在先原则而可能给使用在先者造成的实际损失，在法国人看来是可以忽略不计的。英美法系的传统特点在于恰恰非常重视个别公平，他们反对绝对的形式主义，认为不能为了追求一种形式的完美而损害个别公平，并力图把社会的普遍正义与个别公平有机地结合起来。

追求形式上整齐划一的好处在于可以使一项法律制度具有较高的效率，但往往要以牺牲个别公平为代价。反之亦然。这就是说，效率与公平是一对此消彼长、既对立又统一的范畴。具体就商标确权制度而言，注册原则是富有效率的，但有损于公平；而使用原则以讲求公平见长，但缺乏效率。

效率与公平是任何时代的法律都必须予以权衡的价值取向，只不过在不同的时代不同的国家略有侧重而已。“注册原则”虽然能较好地满足人们对于效率的追求，但相对于“使用原则”而言缺乏公平，反之，“使用原则”能更好满足人们对于公平的期望，但相对于“注册原则”而言又缺乏效率。因此，一个良好的法律制度要想在效率与公平之间找到一个恰当的平衡，就必须在“使用原则”与“注册原则”之间找到一个巧妙的结合点。

实际上，现在已经极少有国家实行绝对的使用原则或注册原则了，大多数国家和有关的商标公约都在力图使两种原则有机地结合起来。美国被认为是实行使用原则的典型国家，其1946年的商标法规定，在美国已使用在先而未放弃的商标，可以对抗他人将与该商标相同或近似且可能引起混淆、讹误或欺骗的标志抢先申请注册(第二条)。但该商标法又同时规定：商标注册人如果从注册之日起已连续五年在商业上使用该商标于其商品或服务上，并仍在继续使用，他对该商标的使用权即属无可争议(第十五条)。这是对使用原则的一种合理限制，说明美国在商标确权方面采取的基本策略是：“以使用原则为主，以注册原则为必要补充”。

另一方面，实行绝对注册原则的国家也正在日益减少。例如，德国原本实行注册原则，11994年，德国对商标法进行了全面修订，新商标法将商标权分成两种：一是形式商标权，二是实质商标权。形式商标权系指由注册而取得之权利，亦即提出商标注册之申请后，由专利局审查其是否符合商标之构成，以及其是否有绝对不得注册事由，审查通过后专利局即将申请案公告，若三个月内无人提出异议，则即为商标之注册。实质商标权则不须经注册，只要一定之表征在特定交易范围内被当成是某项商标或服务之标记，而能与他人所提供之商品或服务相区别，即受到商标法之保护，亦即此种权利系基于该表征因被使用，在交易上取得一定之价值与作用而受到保护。如果两种权利发生冲突，原则上以权利之发生时间先后作为判断谁应享有权利之标准。2这一改变表明，德国商标法律界对商标确权机制的认识有了重大变化，因此在设计商标确权制度时采取了“以注册原则和使用原则有机结合”的方式，努力在效率与公平之间寻求一个完美的结合点。

我国在坚持了16年注册主义以后，在重新修订《商标法》时将面临多种选择：一是继续采用法国模式，坚持注册原则，并在此基础之上作进一步的完善；二是改用美国模式，以使用原则为主、以注册原则作为必要补充；三是《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》中规定的模式，以注册原则为主，适当兼顾使用原则，意大利采取的模式与此类似；四是借用德国模式，把注册原则和使用原则有机地结合起来。

从法国模式转而改用美国模式，变化太大，不仅制度上难以设计，而且观念上也不易被人接受。继续采用法国模式，不会触及原则性问题，但将难以满足近年来人们在“商标抢注”大讨论中激发出来的公平感。《示范法》模式、意大利模式和德国模式则能够在不同程度上满足这种公平感，因为它们都对注册原则作出了一定的限制。

《示范法》第六条第(一)款第(2)项规定：“与第三者在该国用于相同或类似的商品或服务上的早已使用的尚未注册的商标相似，以致容易对公众引起误解的商标，而且申请人知道或者不可能不知道这种使用情况的”，不能进行有效注册。第(二)款又规定，在决定商标是否应予以承认时，可以考虑前款所提到的第三者的同意。这就是说，如果第三者同意，尚可以注册或使用，否则即不能注册或使用。

意大利商标法，(1992)第9条规定：“使用在先的未注册商标，尽管并不驰名或仅在一定区域内知名，但该人在该区域内有权继续使用，亦可在广告中使用，即使该商标已为他人注册。”③

德国商标法(1994)第4条规定，商标保护除了产生于“该标志在专利局设立的注册簿上作为商标注册”外，还可以产生于以下两种途径：④(1)该标志通过商业中的使用，在其相关的商业范围内已获得作为商标的第二含义；或者(2)具有《保护工业产权巴黎公约》[巴黎公约]第6条之二意义上的驰名商标的知名度。

德国模式关于“已获得作为商标的第二含义”似乎不太好理解。也许我们可以把德国关于《巴黎公约》第六条这二意义上的驰名商标的规定、《示范法》前引第六条的规定和意大利商标法第九条的规定有机地结合起来，为未注册商标确立三种不同的地位，即驰名商标、公众熟知商标和地方著名商标，并为之规定相应的不同待遇。这样，我们就可以做到既能继续坚持“注册原则”和“申请在先原则”，又使这一原则具有一定的灵活性，受到一定条件的限制；既不妨碍“效率优先”，又能“兼顾公平”。

(二)加强对其他在先权利的保护

其他在先权利是指除已注册或申请注册在先的商标权以外的在先权利。这也是近年来商标抢注行为重要目标之一。这类权利至少应该包括：厂商名称(商号)权、原产地名称权、版权、工业品外观设计权、姓名权、肖像权。

厂商名称是商业标志的一种，包括在商业过程中作为企业名称、简称、商号或者工商业企业的特殊标记而使用的标志。对于那些用来区别一企业和另一企业的商业符号或其它标志，并在其相关的商业范围内被认为是一个商业企业的显著标志的，应等同于一个商业企业的特殊标记。对公司标志的保护有两种模式：

一是无条件的保护，例如，德国《商、标法》规定，当商标权与公司标志权发生冲突，以各自取得权利的优先程度来确定(第六条)。

另一种是有条件的保护，例如法国《商标法》第711—4条规定，公司名称或字号和全国范围内知名的厂商名称或标牌是否构成阻止他人作为商标申请注册的在先权利，要看在公众意识中有无混淆的危险。

鉴于我国企业名称实行多级注册管理制度，如果把在基层登记注册的企业名称权作为可以对抗商标注册的在先权利，显然是不合理的。因此，我们应该借鉴法国的模式，在对抗商标抢注方面，对公司标志权实行有条件韵保护。

原产地名称是一个国家、一个地区或一个地方的名称。来自某个国家、某个地区或地方的一种产品的质量或特点是由当地的地理环境，包括自然因素和人的因素而形成的。符合这种条件的国家、地区或地方的名称构成商品的原产地名称。我国法律一直未对原产地名称实施明确的保护，1995年国家工商局颁布《集体商标、证明商标注册和管理办法》把原产地名称作为一种证明商标来保护，实际上二者之间存在着重大差别。法国和德国都是区别对待的。但无论如何，修订后《商标法》应该把原产地名称作为一种在先权利予以保护，禁止他人随意抢注。

工业品外观设计被他人作为商标申请注册的情况近年来时有发生，反过来，已经申请注册的商标也常常被他人拿去申请外观设计专利。新的《商标法》应该对两种权利的冲突如何解决作出明确的规定。根据权利确定日期的先后，可以相互构成优先权。

(三)加强对驰名商标和公众熟知商标的保护

驰名商标和公众熟知商标是商标抢注的又一重要目标。驰名商标和公众熟知商标不仅在处于未注册状态时可以对抗他人的同类抢注，而且在已注册之后，还可以在非指定商品或服务类别中以引起公众混淆为理由对抗他人的跨类抢注。

前面已经指出，现行《商标法》及其《实施细则》在这方面的规定是不明确的，缺乏操作性和可供遵循性。因此，新《商标法》应该在商标权的范围条款中对此作出明确具体的规定。无论作为《巴黎公约》的成员国，还是从保护我国驰名商标的实际需要来看，我们都没有理由回避这个问题。

我们可以在增加《巴黎公约》第六条之二意义上的“驰名商标”的同时，把第56号令第八条、第九条和第十条规定的内容也纳入新的《商标法》中⑤但在条文中不一定使用“驰名商标”这个词，甚至也不使用《实施细则》中的“公众熟知商标”这个概念，而借鉴《德国商标法》第9条(一)款3项和第10条的规定：

第9条(一)款3项的内容是：该商标与已注册或申请在先的商标相同或近似，其所注册的商品或服务与在先商标已申请注册或已注册的商品或服务不类似，但在先商标在德意志联邦共和国境内拥有声誉，并且该商标没有正当理由的使用将不公正地利用或损害在先商标的显著性或声誉，构成驳回和撤销的理由。

第10条(驰名商标)则规定：(1)商标如与巴黎公约第6条之2意义上的在德意志联邦共和国境内驰名的在先商标相同或近似，并且满足了第9条第(1)款第1、2、3项的要求，则该商标不应获准注册。(2)如果申请的提出得到了驰名商标所有人的授权，则不受前款所限。英国商标法(1994)也有类似的规定，其第5条关于拒绝注册的相对理由方面规定：任何人不得在非类似商品或服务上将与在先商标相同或近似的标志申请注册，如果该在先注册商标在英国(或共同体的某一商标在欧共体内)享有一定声誉，在后商标没有正当理由的使用会不公平地利用或损害该注册商标的显著性或声誉。

英、德的上述规定源自《欧共体商标条例》，该条例在“相对不得注册之理由”中规定：原有商标在共同体内或在任一成员国内为一著名商标，倘申请注册之商标其使用会不当地利用到或影响到原有商标之区别力或声誉，若二者相同或近似，则纵使申请注册之商标或服务与原有已注册之商标所使用之商品或服务并不相同亦不类似，原有之商标权人亦可提出异议。⑥

(四)完善注册不当条款

绝大多数国家的商标法中都有类似我国《商标法实施细则》中关于撤销注册不当商标的规定。例如，《法国知识产权法典》712—6规定：“如果注册申请时欺骗了第三人的权利，或者违反了法定或约定的义务，。”并且规定，对依恶意者申请商标注册者提起所有权诉讼的时效期间不受注册申请公告之日起3年的限制。这一条类似我国《商标法实施细则》第25条关于违反诚实信用原则的规定，但不限于公众熟知商标。

强调公众熟知商标的规定可以在《示范法》第六条中看到：“全部或部分模仿、翻译、抄袭第三者所有的已在该国为大家所知的商标或商号的复制物，而容易对公众引起误解的商标”，所不同的是后者包括商号。

《商标法实施细则》关于撤销注册不当商标的内容应该继续保留，但要加以完善，并且不能放在《商标法实施细则》中，而由《商标法》来规定。实际上，所有实质性问题都应该在《商标法》中加以明确，不能放在《商标法实施细则》中去规定。目前撤销注册不当条款至少存在两大缺陷：

一是“理由”的孤立性。从文字表述来看，《商标法》第27条和《商标法实施细则》第25条是专为撤销注册不当而设立的，严格说来不能为审查、异议、和争议程序所共用。新《商标法》应按照国际惯例分别用专门条款设立拒绝注册的绝对理由和相对理由，并使之成为审查、异议、争议、撤销和宣告无效的共同依据。

二是“恶意”的绝对性。被撤销的注册不当的商标除了违反禁用条款外，并不一定都是“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”。实际上，大量注册不当商标的申请手续是完全合法的，其不当之处在于实体违法或者侵犯了他人的实体权利，而不在于程序违法或者手段不正当。实体违法可能是故意的。也可能是无意的过失行为。只要注册不当商标在客观上侵犯了他人的合法权利，不管行为人主观上是否具有恶意，在一定条件下，都应予以撤销。

换言之，“恶意”并不是撤销每一个注册不当商标的必要条件。就《商标法实施细则》第25条所列情形而言，“侵犯他人合法的在先权利进行注册的”就不应要求行为人主观上具有恶意，只要在客观上有侵犯的事实，即使不是“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”，也应予以撤销。

强调行为人主观上具有“恶意”主要是出于争议期限方面的考虑，非恶意性行为过了一定期限即不允许争议，而恶意性行为不受该期限的限制。例如，《德国商标法》第51条(因在先权利而无效)规定：(1)如果第9条至第13条所述的具有在先权的权利不利于某一商标的注册，可以通过提起无效诉讼注销该商标的注册。(2)如果在先商标的所有人连续5年默认在后商标在其注册的商品或服务上使用，并且知道这样的使用，则不应因在先商标的注册而注销该在后商标的注册，除非该在后商标的注册是出于恶意。因此，对《商标法实施细则》第25条所列五种情形应视不同情况分别规定。

此外，关于“诚实信用原则”的规定也有不够妥当之处。诚实信用原则是民法的一项基本原则，人称“帝王规则”，其内涵非常宽泛，如果套用在“以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册”这样一个并不算大的问题上，就会大大限制该原则的功能，给人的感觉仿佛是仅此一条违反了诚实信用原则，其他条款都不存在诚实信用问题。实际上，我们很难在《商标法》中给诚实信用这样一个通用于整个民事法律领域的基本原则安排一个恰当的位置，商标确权程序中真正起作用的是在先权利原则、禁止混淆及误导公众原则、公平竞争原则等这样一些较易操作的具体原则。《巴黎公约》等国际条约和世界各国商标法就极少出现“诚实信用”一词。而“恶意”倒是比较常见：恶意侵犯他人权利者，应承担赔偿责任；申请商标注册时怀有恶意者，构成撤销的理由，且不受一般追诉时效的限制。这种做法值得我们借鉴。

注释：

①联邦德国1968年制定的商标法仅在第四条第(二)款第(5)项规定，“已经被他人作为商标使用在同种的或类似的商品上，为国内有关贸易界所周知的”，不得作为商标申请注册。这是对注册原则的唯一例外。

②谢铭洋著《智慧财产权之制度与实务》，翰芦图形出版有限公司1995年版，第213页。

③比较《瑞士商标法》(1993)的有关规定：第6条：“商标权属于最先申请注册该商标的人。”第14条：“(有关在先使用标志方面的限制)(1)一个标志在被申请注册之前即被他人使用的，该商标的所有人不得禁止他人在现有范围内继续使用该商标。(2)继续使用的权利只能连同企业一起转让。” ．

①比较《丹麦商标法》(1991)的有关规定：第三条：“1、商标权的建立可以：(1)通过依据本法的规定在核定的商品或服务上注册一个商标；(2)通过在本国对一个商标在商品或服务上的商业使用，而使用是连续性的；2、根据其本身的性质禁止注册的商标的使用不产生任何商标权。3、如果在商业使用中的商标缺乏显著性，即不产生任何权利，除非该商标在使用中产生了显著性。”

⑤需要指出的是，第56号令第八条援引《商标法》第八条第(9)项的规定严格地说来是不太妥当的，因为该项规定属于“绝对驳回理由”，即绝对不得作为商标申请注册。而禁止“将与他人驰名商标相同或者近似的商标在非类似商品上申请注册”属于“相对驳回理由”。

⑥谢铭洋著《智慧财产权之制度与实务》，翰芦图形出版有限公司1995年版，第176—7页。

编辑日期：1999-11

作者：杨一平