浅谈主题名称在实用新型创造性判断中的作用

　　本无效宣告请求案涉及的是国家知识产权局2005年9月14日公告授予的、名称为“一种武术地毯”的第200420028451.8号实用新型专利权，其申请日为2004年3月3日。本专利授权公告的权利要求书中，独立权利要求要求1如下：

　　“1、一种武术地毯，其特征在于：由置于底层的弹力层、粘接在弹力层上起支撑作用的多层板层、粘接在多层板层上的缓冲层和粘接在缓冲层上的地毯层组成。”

　　针对上述专利权,请求人于2007年10月19日向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，认为本专利权利要求1至5不符合我国专利法第22条的规定，并且提交了以下证据：

　　证据1：第US20030072911A1号美国专利申请公开说明书及其中文译文，公开日为2003年4月17日，复印件共173页；证据2：第96229637.6号中国实用新型专利说明书，授权公告日为1998年6月17日，复印件共4页；证据3：第WO02094616A1号国际专利申请公开说明书及其中文译文，公开日为2002年11月28日，复印件共24页；证据4：国家知识产权局专利检索咨询中心出具的关于专利号为200420028451.8的中国实用新型专利（本专利）的检索报告，复印件共5页。

　　请求人认为：本专利权利要求1至3、5相对于证据1不具有创造性，权利要求4相对于证据1和2的结合不具有创造性。

　　经形式审查合格后，专利复审委员会受理了上述请求，专利权人作出的答复并提出了反证。在上述程序的基础上，专利复审委员会对该案进行了口头审理，并确定了以下事项：请求人确定其无效宣告理由和范围为：权利要求1至3、5相对于证据1不具备创造性，权利要求4相对于证据1或证据1和2的结合不具备创造性，权利要求1至3相对于证据3不具备创造性。

　　至此，专利复审委员会在上述审理的基础上作出了第11627号无效宣告请求审查决定，认为：

　　首先，权利要求1保护的是一种武术地毯，在说明书中记载到，现有的武术地毯为单层结构，存在滑而不稳、缺乏弹性的缺陷，因此演练过程中的安全性差；而本专利的地毯弹性适中、具有良好的防滑作用。证据1涉及一种专门适用于住宅的地毯，其具有耐磨、舒适、弹性、缓冲性能等。基于本领域技术人员的一般认识可知，住宅用地毯重点强调的是舒适性，只须具有适于行走的缓冲性和弹性即可，高弹性反而使得行走不适。而武术场地用地毯，其强调的是安全性和武术动作的需求，因此需要地毯具有不同于行走所需的高弹性和高缓冲性。可见，住宅用地毯和武术地毯由于其需要的性能不同从而决定了两者在结构和材料上有实质上的差别，即两者的实质含义不同。因此，本专利保护的武术地毯和证据1涉及到的住宅用地毯属于不相同的技术领域。

　　其次，对比权利要求1和证据1的上述方案，其“多层结构”也存在区别：权利要求1中是“起支撑作用的多层板层”，而证据1中是“粘合剂层压层和玻璃稀松非纺织物构成的多层”。基于本领域技术人员的理解，权利要求1武术地毯中的多层板层通常是一种具有一定刚性，不随放置的地形而随意改变形状的多层平板结构，因此武术地毯由于多层板层的存在不能卷曲。而证据1中的粘合剂层压层和玻璃稀松非纺织物并不具有刚性，可随意弯曲且随地形而改变，因此所述地毯片能够弯曲或折曲而不被破坏，可放置于楼梯、上下斜面、地面异形处等（参见证据1说明书中文译文第27页第9至11行）。另外，在证据1说明书的中文译文第22页第4行和第27页第4行描述到，所述的玻璃稀松非纺织物提供稳定性能且不因衬底的弯曲、偏斜、深拉或卷曲而受损害，显然其作用不同于权利要求1武术地毯中承受弹跳、摔打等动作冲力需要的支撑作用。因此，权利要求1中起支撑作用的多层板层不同于证据1中粘合剂层压层和玻璃稀松非纺织物构成的多层，并且技术效果也明显不同。

　　基于以上分析可知，权利要求1与证据1的技术领域不相同，且在“多层结构”上存在上述区别，而请求人没有提供证据证明现有技术中给出了明确的启示，以促使本领域技术人员想到将证据1公开的住宅用地毯经过改变，将其中具有稳定作用且可弯曲的粘合剂层压层和玻璃稀松非纺织物构成的多层替换为刚性的多层板层从而得到本专利权利要求1的武术地毯。因此，权利要求1相对于证据1具有实质性特点和进步，符合我国专利法第22条第3款的规定。在权利要求1具备创造性的情况下，其从属权利要求2至5相对于证据1也具有实质性特点和进步，符合专利法第22条第3款的规定。

　　案例评析

　　本案的焦点问题在于创造性的判断，囿于本文的目的，以下仅针对本案中涉及到的主题名称对要求保护的技术方案创造性判断的作用这一问题进行分析。

　　同德国等国家一样，我国在设立专利制度的时候，选择了发明和实用新型并行的模式，以保护那些创造高度尚达不到发明专利要求的一些简单的小发明创造，可以说，在设立之初到目前，实用新型专利制度为我国专利制度以及经济的发展都作出了不可磨灭的贡献。为了贯彻实用新型专利保护小发明创造的目的，在专利法中明确了实用新型和发明专利申请创造性判断的不同，并在细则中对二者保护的客体予以区分。但是，由于技术的复杂性和创造性的判断本身的特点，仅仅依据专利法和实施细则的规定还不足以将二者创造性高度区分开。为了提高判断标准的一致性以及实践中的可操作性，《专利审查指南》（2006）进一步明确了二者创造性判断时在技术领域和现有技术数量上的区别。可以说，审查指南的规定大大提升了实用新型创造性判断标准的操作性。

　　但是，从目前的专利无效宣告案件的行政诉讼结果来看，专利复审委员会和北京市第一中级人民法院以及北京市高级人民法院在实用新型创造性判断的标准上还存在较大的差异。这显然与我们统一执法标准的要求是相背离的，而解决这一问题的一个方法就是在个案中总结经验，逐步形成规则。本案所涉及的主题名称对技术方案创造性判断的作用这一问题在审查实践中是一个难点问题，本案对该问题的分析有一定的借鉴意义。

　　具体而言，首先，本无效宣告请求审查决定并未仅凭本专利与对比文件在主题名称上的相似而认为其与证据1的地毯属于相同的技术领域，而是具体考虑了两者使用目的、使用需要、具体应用场合等情况，并得出两者在结构和材料上应当具有实质上差别、且二者不属于相同技术领域的结论。其次，本无效宣告请求审查决定也未因为二者技术领域的不同就完全不考虑证据中公开的内容，认定本专利相对于证据1具有创造性。而是进一步考察了二者之间的其它区别技术特征，特别是能够体现二者主题名称不同的技术特征，即“起支撑作用的多层板层”，并着重考虑证据1中相应的技术特征是否解决了同样的技术问题，产生了相同的技术效果，是否能令本领域技术人员从中得到技术启示，以将其应用到证据1的技术方案中解决本专利所要解决的技术问题。第三，该无效宣告请求审查决定以主题名称、技术特征的差别而认定本专利要求保护的技术方案相对于证据1公开的技术方案在技术效果和技术问题上均不同，并认为现有技术中未给出技术启示，从而认定本专利相对于请求人提交的证据具备创造性。

　　本案给我们的启示在于，在审查和司法实践中，可以从以下两个方面考虑主题名称对实用新型创造性判断的影响：

　　一是在实用新型创造性判断时，要充分考虑权利要求中主题名称特征的限定作用。这既符合专利法、实施细则及审查指南的规定，又符合审查和司法实践。

　　二是在考虑主题名称的限定作用时，应当结合技术方案中的其它技术特征整体考虑。通常情况下，不能仅仅因为要求保护的技术方案与对比文件公开的技术方案二者主题名称不同而认定其具有实质性的差别，更不能仅据此差别就认定要求保护的技术方案具有创造性。（知识产权报　崔国振　曹铭书）