组合发明的创造性判断

　　案例

　　2004年7月20日，国家知识产权局专利复审委员会作出第6286号无效宣告请求审查决定。本决定涉及专利局于2003年5月7日授权公告的名称为“闪存盘手表”的02238276．3号实用新型专利权，其申请日为2002年6月27日。
该专利授权公告的权利要求如下：

　　“1．一种闪存盘手表，包括机芯、字面、指针和表壳，表壳是由底盖、壳身、圈口和玻璃表面组成，其特征是：在表壳内设有闪存盘，闪存盘位于机芯下方，闪存盘的USB接口镶嵌在表壳的侧端。

　　2．根据权利要求1所述的闪存盘手表，其特征是：所述机芯底部设置一可固定机芯的胶罩，胶罩与壳体固定。

　　3．根据权利要求1或2所述的闪存盘手表，其特征是，所述底盖与壳身通过固定螺丝固定，圈口与壳身固定。

　　4．根据权利要求1所述的闪存盘手表，其特征是：所述闪存盘带有指示灯，所述字面上设有显示孔，指示灯位于显示孔下方。

　　5．根据权利要求1所述的闪存盘手表，其特征是：所述闪存盘的USB接口与一防尘罩配合，防尘罩的一端与壳体连接。”

　　针对上述专利权，无效宣告请求人于2003年10月29日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本专利不具备专利法第22条所规定的新颖性和创造性，请求人共提交17份证据，其中：

　　附件1：2001年第10期《新潮电子》杂志相关页，其中公开了一种手表式MP3随身听，可实现时间显示、MP3播放，并且有内置闪存盘，该闪存盘除可存储MP3音乐外还可以作为微型的移动硬盘使用，第53页公开了在机身的右侧设置USB接口，其上用黄色橡胶盖保护，起防尘作用。

　　附件2：01124872．6号发明专利申请公开说明书，公开了一种能无线访问信息并装备交互式用户接口的可戴部件、器具（手表），该手表能够通过无线通信机制从附属附件接受信息，其内置闪存盘。

　　附件3：00128639．0号发明专利申请公开说明书，公开了一种个人化产品的更新方法与装置，该个人化产品可以是手表，其内部的可烧录存储器可为闪存盘。

　　附件4：98244913．5号实用新型专利说明书，公开了一种荧幕轻触式电子计算手表，其中公开了指针式手表指针、表面、机芯、塑料固定架、表壳之间的连接关系。

　　附件6～9：分别为99307550．9号、99312628．6号、00338957．X号外观设计专利公报以及00136625．4号发明专利申请公开说明书，附件6?9都公开了手表的结构，其中都采用螺钉将底盖与壳身固定在一起。

　　附件10～17：分别为99335617．6号、01350991．8号、01331605．2号、01331311．8号外观设计专利公报以及01201656．X号、01244705．6号、01234694．2号实用新型专利说明书和2002年第1期《新潮电子》杂志的相关页，附件10?17都公开了闪存盘设备，其中多数闪存盘带有指示工作状态的指示灯。

　　被请求人强调本专利与请求人提交的现有技术之间的区别在于本专利将指针式的手表与闪存盘设备组合，使得指针式的手表兼具闪存盘功能。

　　合议组经审查后认定如下事实：

　　首先，现有技术的指针式手表包括：机芯、字面、指针、表壳以及用于固定机芯的胶罩，表壳包括底盖、壳身、圈口和玻璃表面，被请求人在口头审理中也认可了这一事实。其次，用于存储数据的移动式存储器闪存盘也已经是现有技术，请求人提供的附件10?17中的任何一篇都公开了这样的产品。
问题的焦点在于本专利将指针式手表与闪存盘设备组合，使得指针式手表兼具闪存盘功能的技术方案是否具备创造性。

　　合议组认定：从本专利说明书和权利要求书中可以看出，本专利的闪存盘手表，其中的表依然实现常规的计时功能，闪存盘也仍单独以存储器的方式工作，其总的技术效果是两组合部分效果之总和，二者间无功能上相互作用关系，未产生预料不到的技术效果。本专利的组合方式与《审查指南》第二部分第四章4．2所列举的电子表笔的实例相类似，因此，本专利权利要求1不具备实质性特点和进步，因而不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

　　案例评析

　　专利审查指南第二部分第四章4．2规定：

　　如果发明仅是某些公知产品或者方法连结在一起，各自仍以常规的方式工作，而且总的技术效果是各组合部分效果之总和，各组合的技术特征无功能上相互作用关系，仅仅是一种简单的叠加，或称之为“拼凑”，这种拼凑的发明不具备创造性。

　　此外，如果组合仅仅是公知结构的变型，或者组合处于常规技术继续发展的范围之内，而没有取得预料不到的技术效果，则这样的组合发明不具备创造性。

　　通常拼凑发明的专利权人都会强调这种组合产品会带来使用便利等效果。诚然，将两种不同的产品组合在一起，的确会比未组合更便利，但是这种便利的效果对于所属技术领域的技术人员来说完全是可预先想到的。本专利的闪存盘与手表之间没有任何功能上的联系，二者的组合也未产生任何预料不到的技术效果，因此即使考虑组合带来的所谓“便利”这一效果，本专利也是不具备创造性的。

　　或许，就本案创造性的评述方式还存在另外的观点，即附件1、2、3已经公开了将手表与U盘组合成新产品的方案，将其中任意一篇作为与本专利最接近的现有技术与本专利权利要求1进行对比，其区别在于附件1、2、3中公开的与U盘组合的手表与本专利的指针式手表不同，本专利权利要求1的技术方案仅仅用现有技术的指针式手表代替最接近现有技术中的电子手表，专利权人虽然强调指针式手表与电子表不同，本专利在手表内部空间分配上克服了一定的难度，但是这些均没有体现在本专利的权利要求以及说明书中，因此权利要求1的技术方案与现有技术相比不具有实质性的特点和进步，不具备创造性。

　　实际上， 在合议组讨论决定的撰写方式时，也对这样两种方式进行了权衡。最终选择了决定中的论述方式，主要考虑到请求人在无效程序中明确主张本专利属于拼凑发明，不具备创造性。在这种情况下，如果合议组采用现有技术中手表加U盘的方案作为最接近的现有技术来评述创造性，会给当事人乃至公众一个错觉，即假如现有技术中没有手表加U盘的方案，则本专利的技术方案就可能具备创造性，但是从审查指南第二部分第四章4．2的规定看，其本意在于从根本上否定这种将现有技术中某些公知产品简单叠加的技术方案的创造性，因为其解决的技术问题本身仅仅为1＋1＝2，其并没有对现有技术作出贡献。因此合议组权衡后认为采用决定中的评述方式能够给公众一个更清晰的导向。

　　实际上很多情况下，两种产品组合的过程中都会克服一些技术问题，比如，组合本身会对其中一种产品带来不利的影响，那么对这些问题的具体解决方案则可以构成对现有的简单“拼凑”的技术缺陷的改进，从而可能有助于其技术方案创造性的确立。具体到本案例，将闪存盘内置到手表中，一方面会增加手表的体积，而对于手表而言，轻薄小巧是不变的追求；另一方面，在表身上开口设置UBS接口及显示孔会破坏手表的密封，对手表内的精密机械部件造成不利的影响。实际上企业要开发一件成熟的产品，这些问题肯定是考虑了，也一定存在相应的解决方案，比如，在增加了闪存盘之后，通过对手表内一些原有部件的重新设计使得同等条件下，组合后的手表体积没有增加或增加很小；或者是对现有的密封设计进行改进，保持手表的密封状况不受影响，此时，就不能说二者组合后的技术效果是简单的1＋1＝2，而这样的技术方案就有了具备创造性的可能。但是十分可惜的是，本专利权利要求所限定的技术方案中未体现出这些有助于其创造性确立的因素，其原因或许是疏忽，或许是希望获得尽可能大的专利保护范围，也可能仅仅为了有所保留。总之，这不能不说是专利申请策略的失误。

　　本案中另外一个需要注意的问题就是，虽然双方当事人已经在口头审理中一致认可了某一事实，但是这并不能代替合议组对这一事实的审查和确认。合议组应当经过必要的审查以最终确认该事实。本案当中，双方一致认定“现有技术的指针式手表包括：机芯、字面、指针、表壳以及用于固定机芯的胶罩，表壳包括底盖、壳身、圈口和玻璃表面”，而合议组经过审查认为，指针式手表为人们所熟知，双方对上述技术内容的认定是客观的，因此合议组在决定中将这些技术内容认定为现有技术。（张汉国）