确定是否有技术启示时,应考虑技术特征所起的作用

　　案 例

　　2005年2月23日，国家知识产权局专利复审委员会作出第5674号复审请求审查决定。本决定涉及申请号为97191168．1．名称为“辉光放电开关启动器”的发明专利申请，申请日为1997年7月1日。

　　经实质审查后，国家知识产权局专利局于2003年2月21日对该申请作出了驳回决定，驳回理由为该申请不具备创造性。

　　驳回决定所针对的独立权利要求1为：

　　“1．一种辉光放电开关启动器，备有放电容器（1），该容器是以气密的方式封闭的并且具有壁（2），有一对导电体（3a、3b）穿过该放电容器的一部分壁（2b），在该放电容器中还有双金属元件（4a），它与导电体（3a、3b）之一（3a）电气相连，该放电容器装有可电离填充物，特征在于，至少导电体穿过的那部分壁（2b）由含至少5（重量）BaO的玻璃制成。”

　　驳回决定所依据的对比文件是：

　　US4843282（下称对比文件1），其公开日为1989年6月27日；

　　CN1088895A（下称对比文件2），其公开日为1994年7月6日。

　　驳回决定指出，对比文件1公开了一种辉光放电启动器，其与权利要求1的区别仅在于：后者至少导电体穿过的那部分壁（2b）由含至少5％（重量）BaO的玻璃制成。对比文件2公开了一种用于电灯玻璃部件的玻璃组合物，并公开了玻璃组合物中含有7％?11％的BaO（重量百分比）。因此，权利要求1相对于对比文件1和对比文件2的结合不具备创造性。

　　请求人对上述驳回决定不服，于2003年6月9日向专利复审委员会提出复审请求，其具体理由是：对比文件1和2与本发明所要解决的技术问题不同，对比文件1要解决的是克服辉光放电启动器玻璃中含有的铅含量的技术问题，对比文件2要解决的是提供一种用于玻璃电灯的不含铅的新型玻璃的技术问题，而本发明要解决的是缩短启动器点火时间的技术问题。请求人未对申请文件进行修改。

　　2004年6月14日合议组向请求人发出复审通知书。其中指出：对比文件2在玻璃组分中加入7％?11％的BaO，其目的是为了在玻璃不含铅的情况下，提高玻璃的电阻数值，同时降低玻璃的软化温度，以使该玻璃能够达到含铅玻璃的电阻和软化温度的属性。而在本发明中，至少穿过导电体部分的玻璃壁包含至少5％的BaO，可以缩短启动器的点火时间。合议组认为请求人需要对这两者之间是否存在必然联系进行说明。

　　2004年7月27日，请求人针对上述复审通知书提交了意见陈述书，其中强调，请求人通过试验证明，当启动器的至少穿过导电体部分的玻璃壁包含至少5％的BaO时，将有利于启动器点火时间的缩短。请求人尚不完全了解BaO对缩短启动器的点火时间的理论机制，一种可能的解释是BaO的存在有利于电子在电场作用下从玻璃壁中释放，即提高玻璃壁的发射活性，释放出的电子将有利于产生辉光放电。请求人也不完全了解在玻璃中加入BaO与提高玻璃的电阻数值，以及降低玻璃的软化温度间存在何种关系，但是在本发明申请日前并未见此类技术方案被公开，同时对比文件2也没有揭示这种关系。请求人未对申请文件进行修改。

　　合议组经过再次合议，认为：

　　对于传统的辉光放电开关启动器，为了缩短启动器点火延迟的时间，需要在启动器的放电容器中放置一种含有钯和锆的氢气吸收剂，这样就需要实施额外的操作，同时放射性元素的使用也带来额外的操作。

　　为了缩短启动器的点火时间，避免使用如氢气吸收剂或放射性元素，本发明提出一种辉光放电开关启动器，其发明要点在于，在启动器的至少穿过导电体部分的玻璃壁包含至少5％的BaO，这将有利于启动器点火时间的缩短。

　　对比文件1公开了一种辉光放电启动器，权利要求1与对比文件1的区别技术特征仅在于：在启动器的至少穿过导电体部分的玻璃壁包含至少5％的BaO。对比文件2公开了一种用于电灯玻璃部件的玻璃组合物，其中在玻璃组合物中含有7％?11％的BaO。由此可见，权利要求1与对比文件1的区别技术特征已被对比文件2所公开。

　　合议组注意到，在对比文件2中，玻璃组分中加入7％?11％的BaO，其目的是为了在玻璃不含铅的情况下，提高玻璃的电阻数值，同时降低玻璃的软化温度，以使该玻璃能够达到含铅玻璃的电阻和软化温度的属性。而在本发明中，至少穿过导电体部分的玻璃壁包含至少5％的BaO，可以缩短启动器的点火时间。

　　合议组认为，BaO在对比文件2和本发明中所实现的技术效果并不相同，本领域技术人员不能从对比文件2中得到通过提高玻璃的电阻数值、降低玻璃的软化温度来改善玻璃的发射活性的技术启示，同时发射活性与玻璃的电阻和软化温度之间是否存在必然联系也不是本领域技术人员的公知常识。

　　由上述分析得出的结论是，尽管本发明的独立权利要求的全部技术特征已经被对比文件1和对比文件2所公开，但是却没有给出将相关技术特征结合起来得到本发明权利要求的技术方案的技术启示，因此本发明相对于对比文件1、2具备突出的实质性特点和显著的进步。

　　案例评析

　　本案例是使用三步法判断显而易见性的一个比较典型的案例。

　　本案中，发明权利要求的技术特征全部被对比文件1、2所公开，然而驳回决定和复审决定的结论却截然相反，其差异主要在于确定技术启示时是否应当考虑区别特征所起的作用。

　　根据三步法的规定，先确定最接近对比文件，进而确定发明的区别技术特征和其实际解决的技术问题，再来判断发明是否显而易见。本案例中，驳回决定中将对比文件1作为最接近对比文件，找出区别技术特征——“至少导电体穿过的那部分壁（2b）由含至少5％（重量）BaO的玻璃制成”，同时指出该区别技术特征已经被对比文件2所公开，因此本领域技术人员结合对比文件1、2，无须付出创造性劳动就能得到本发明权利要求请求保护的技术方案，本发明权利要求不具有创造性。而复审决定中合议组在找出区别技术特征后，进一步分析了该区别技术特征在本发明中欲解决的技术问题，指出由于该区别技术特征加入的BaO具有发射活性，因此可以缩短启动器的点火时间，这才是本发明真正要解决的技术问题。合议组进而指出，尽管对比文件2中公开了上述区别技术特征，但是该区别技术特征在对比文件2中所起的作用是提高玻璃的电阻数值、降低玻璃的软化温度，其与该区别技术特征在本发明中所起的作用是不同的，而且对本领域技术人员来说并不知晓BaO具有的发射活性与其提高玻璃电阻值和降低软化温度之间是否存在必然联系，因此不存在从对比文件2中获得将上述区别技术特征应用到对比文件1，得到本发明权利要求请求保护的技术方案的技术启示，故本发明权利要求具有创造性。

　　需要强调的是，在确定发明相对于最接近对比文件的区别技术特征时，不能仅仅关注区别技术特征本身，而忽视该区别技术特征在发明中所起的作用。

　　专利审查指南第2部分第54、55页规定：

　　“下述情况，通常认为现有技术中存在上述‘技术启示’：

　　……

　　（Ⅲ）所述区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。”可见，在判断现有技术中是否存在技术启示、发明是否具有显而易见性时，不能将发明和现有技术中采用的技术手段和解决的技术问题分割开来考虑，否则就会得出错误的结论。（张汉国 刘剑波）