美上诉法院否定同时支付专利商标侵权赔偿

　　2006年10月2日， Products International, Inc.与Robert B. Chaffee（以下合称Aero）诉Intex Recreation Corp.（简称Intex）、Quarlity Trading, Inc.（简称Quarlity Trading）和Wal-Mart Stores, Inc（简称沃尔玛）（以上三方合称被告）侵犯其专利权及商标权一案做出二审判决：，撤销一审对商标侵权赔偿金的判决，判处被告支付赔偿金总额590万美元。

　　一、基本案情

　　本案原告Aero主要经营充气式气垫产品，涉案的美国专利US5367726是有关充气式气垫阀的专利技术。Aero在其充气式气垫产品上标注了该专利号，同时使用形象生动的 “ONE TOUCH”一词来配合产品的宣传，并于1994年6月将“ONE TOUCH”注册为商标（美国注册商标1839444）。

　　被控侵权的充气式气垫产品为被告Intex于2000年销售给其零售商（本案另外两个被告Quarlity Trading和沃尔玛）的产品，并且被告还在Intex网站和Quarlity Trading网站均使用了“One Touch”一词。

　　2002年4月10日，Aero以被告侵犯其专利US5367726及其注册商标“ONE ，要求被告向其支付专利侵权赔偿金340万美元及商标侵权赔偿金220万美元。

，被告侵犯专利权和商标权两项罪名成立。同时，法庭发现被告在“审前披露”和庭审中有故意隐瞒等不当行为。因此，依据《美国专利法》第284、285条，损害赔偿金590万美元、商标损害赔偿金100万美元及原告的律师诉讼费。此外，、使用、销售、许诺销售或向美国进口侵犯了该项专利涉案权利要求（US5367726第9项及第12至15项权利要求）涵盖技术的充气设备的永久性禁制令。

　　被告不服，向CAFC提起上诉，要求对专利侵权事实重新认定，并认为判决专利损害赔偿金的同时判决商标损害赔偿金构成了不当双重损害赔偿，要求对赔偿金进行重审。

　　2006年10月2日，CAFC对本案作出二审判决：，维持原判，即专利侵权事实成立；（2）US5367726的相关权利要求表述明确，专利权有效；，构成了不当双重损害赔偿，撤销此项判决。因此，，判予Aero的损害赔偿金总额改为590万美元。双方诉讼费用自行承担。

　　二、争论焦点

　　本案在审理过程中，除了比较具体的技术问题，最主要的争论焦点是同一行为同时侵犯同一主体的专利权和商标权，能否同时判令专利损害赔偿金和商标损害赔偿金两项损害赔偿。

　　被告的上诉理由在于，，构成了不当双重损害赔偿，应当重新裁定侵权行为和损害赔偿金数额。

　　原告Aero则认为，涉案的US5367726专利和“ONE TOUCH”商标均有效，本案被告的行为构成了专利侵权及商标侵权这两种独立的过错，并不是单一的损害。因此，。

　　CAFC的判决观点是，判断是否构成不当双重损害赔偿，应考量的核心问题是，该损害赔偿是否由产生法律效力的同一系列事实引起的。换言之，对由产生法律效力同一系列事实引起的损害不能判处重复的赔偿金。对于本案，除了销售被控侵权气垫产品的行为，没有其他证据支持Aero所控的商标侵权诉由。原告Aero所有的诉讼请求都是基于同一事实，即销售专利侵权产品的行为。其获得的被告因销售侵权气垫产品而应支付的合理使用费，已经完全补偿了其专利权被侵害所受的损害，因此，不能因为被告对同一被控客体的同一销售行为再判予原告商标侵权赔偿金。

　　CAFC的这一判决充分参照了美国历史上相关案例，如1994年的Nintendo案[注1]、2002年的Lamps Plus案[注2]以及2005年的Junker案[注3]，并在构成不当双重损害赔偿的认定原则上基本与其保持一致。

　　CAFC认为，在Lamps Plus和Junker等案例中，虽然损害赔偿金是基于不同的法律或不同的诉讼根据提出的，但是这些诉讼请求是由产生法律效力同一系列事实引起的，所以只能判予一种补偿。而Nintendo公司同时获得商标和版权损害赔偿金的判例，并不能支持本案原告Aero的诉讼请求。因为Nintendo案中的侵权行为虽然仅由销售卡带这一行为构成，但是它属于侵犯两种权利：商标权和版权。因此，本案原告Aero在获得被告因销售侵权气垫产品而支付的合理使用费后，不能因对同一客体的同一销售行为再获得商标侵权赔偿金。

　　三、评注

　　本案的涉案赔偿金额虽然不是很高，但作为CAFC审理的知识产权案件，其判决结果对今后知识产权侵权案件的判决有着重要的影响。CAFC对本案的判决结果表明，当同一主体的专利权和商标权被同一行为侵权时，不能同时获得专利侵权赔偿金和商标侵权赔偿金，否则将构成不当双重损害赔偿。结合以往类似案例的判决情况，可以总结出，是否构成不当双重损害赔偿的核心问题在于该损害赔偿是否由产生法律效力的同一系列事实引起。换言之，对由产生法律效力同一系列事实引起的损害不能判处重复的赔偿金。

　　从CAFC在审理本案时对以往案例判决情况进行参考和引证还可以看出，在美国这样的判例法国家，由知识产权侵权诉讼案件发展出来的法律规则及理论基础都必须经得起后续案件的不断检验及巩固，才能稳住其作为先导判例的法律地位。（www.gehrkelaw.com www.westlaw.com 马美怡）

　　[注1] 1994年美国任天堂 （Nintendo）有限公司诉Dragon Pacific国际公司案。Nintendo主要行销其生产的包含家庭电视游戏系统硬件和软件的卡式录像带。1990年，Dragon Pacific开始进口并销售与Nintendo系统一样的电视游戏卡带。Nintendo销售的卡带通常仅包括一个游戏，而Dragon Pacific销售的每个卡带都包括多个游戏，其三种主要产品“31合一”、“42合一”、“52合一”卡带共侵犯Nintendo拥有的13项版权。1990年10月22日，，要求Dragon Pacific停止进口该种卡