从后续程序谈专利申请文件的撰写

作者：邹雪梅（中国专利代理[香港]有限公司）

事实上，专利申请被授权之后，权利要求书的类型和保护范围确定了专利权人对于他人实施其专利权行为的监控的难易。然而，如果在撰写专利申请文件时就能够对专利申请的后续程序给予充分考虑的话，将会使被授权的专利不具有可攻击性，从根本上避免在后续的专利权的无效宣告请求和专利侵权诉讼程序中所造成的金钱、人力和时间的浪费。
（1）“一种美白方法，其特征在于将权利要求1-X的化妆用组合物施涂于皮肤。”
（2）“一种污水处理方法，其特征在……中加入10～90nm的碳黑”。
（3）“一种共轭二烯烃-乙烯基芳烃共聚物，其特征在于所述共聚物是通过以下方法制备的：在共轭二烯烃和乙烯基芳烃单体的转化率达到20%～50%时将聚合反应温度升高10℃～30℃，并保持5～25分钟，再将反应温度降回至原聚合反应温度。”

以上是本人在工作过程中所遇到的几个案例。
就第（1）项所述的方法而言，按照“专利权用尽”原则，在专利产品售出后，顾客个人使用专利产品实施（1）所述的美白方法应不属于侵犯专利权人的侵权行为。第（2）和（3）项都是我国某企业在美国的专利申请，其中所存在的问题是即使他人实施了（2）所述的方法，或采用上述方法制备出（3）所要求保护的共聚物，专利权人又如何发现他人侵犯了自己的专利权，并就侵权行为人的侵权行为提交侵权诉讼的证据呢？事实上，专利申请被授权之后，权利要求书的类型和保护范围确定了专利权人对于他人实施其专利权行为的监控的难易。如果一项专利申请被授权之后，专利权人很难就他人实施其专利权的行为举证，或者即使他人实施了其专利，也不构成侵权，那么，这种权利要求类型或者保护范围就是不恰当的。因此，发明专利的申请人向国家专利行政部门提交的申请文件要满足授予专利权的条件，要避免出现导致其他人请求专利权无效的理由，要在向人民法院提起侵权诉讼中能够提出他人实施其专利的侵权行为的证据。
专利法第二十六条第三款和专利法实施细则第十八条分别对说明书的实质性内容和撰写方式作了规定。为使作为法律文件的权利要求书获得批准，说明书应就其是否具有专利性提交相关证据，以完成申请人就其所提交的权利要求书具有专利所担负的举证责任。因此，说明书应满足其作为证据载体的相应要求。
专利法第二十六条第四款规定，权利要求书应当以说明书为依据，说明要求专利保护的范围。专利法实施细则第二十条第一款规定，权利要求书应当说明发明的技术特征，清楚和简要地表述请求保护的范围。这些要求，实质上与权利要求书作为证据，在以后的诉讼程序中专利权人以此为依据就拟控侵权物侵犯其专利权提起诉讼，诉讼程序中对证据的要求有关。
从专利申请的后续程序来看，撰写专利申请文件应注意以下几点。
1．申请文件应为权利要求具有新颖性提供证据或修改依据
具备新颖性的发明应当既不同于现有技术，也不同于在申请日以前由他人向专利局提出过申请并且记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件中的发明。因此，在充分检索和收集证据的基础上，在专利申请文件的准备过程中，申请人应将本发明的权利要求保护范围与本发明最为接近的对比文件进行比较，并且对其所要保护的技术方案具有新颖性准备证据或修改依据。
（1）包含性能、参数特征的产品权利要求
审查指南规定，如果所属技术领域的技术人员根据该性能、参数无法将要求保护的产品与对比文件产品区分开，则可推定要求保护的产品与对比文件产品相同，因此，申请的权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明权利要求中包含性能、参数特征的产品与对比文件产品在结构和/或组成上不同。在这种情况下，申请人在所提交的申请文件中必须提供证据，证明权利要求中的性能、参数特征导致产品在结构和/或组成上与对比文件的产品不相同。
（2）包含用途特征的产品权利要求
审查指南规定，如果该用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有隐含产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途特征限定的产品权利要求相对于对比文件的产品不具有新颖性。但是，如果该用途隐含了产品具有特定的结构和/或组成，即该用途表明产品结构和/或组成发生改变，则该用途作为产品的结构和/或组成的限定特征必须予以考虑。在这种情况下，申请人在所提交的申请文件中必须提供证据，证明权利要求中的该用途表明产品结构和/或组成发生改变，导致产品在结构和/或组成上与对比文件的产品不相同。
（3）包含制备方法特征的产品权利要求
审查指南规定，如果申请的权利要求所限定的产品与对比文件产品相比，尽管所述方法不同，但产品的结构和组成相同，则该权利要求不具备新颖性，除非申请人能够根据申请文件或现有技术证明该方法导致产品在结构和/或组成上与对比文件产品不同，或者该方法给产品带来了不同于对比文件产品的性能，从而表明其结构和/或组成已发生改变。在这种情况下，申请人在所提交的申请文件中必须提供证据，证明权利要求中的方法特征导致产品在结构和/或组成上与对比文件的产品不相同。
2．权利要求书的撰写应使得专利权人最终能够向人民法院提交侵权证据
授权的权利要求书应是可诉的，在专利申请的计划准备过程中就应考虑日后的举证难易程度。对于那些即使实施了其专利权也无法取证的权利要求，由于日后无法就他人的侵权行为举证或者取证极为困难，则最好采用其他方式予以保护。就本文所举的污水处理方法而言，试想，如果他人实施了这种方法，专利权人如何取证证明其侵犯了专利权人的专利权。由于无法取证，他人也就可以在不支付专利权人许可费的情况下实施该专利。这不但使申请人白白浪费了时间和精力，也使得他人从申请人公开的申请文件中无偿受益。
3.权利要求的保护主题应是可以出售的产品或者可转让的生产工艺
申请专利的最初和最终目的都是使得企业的利益最大化。因此，即使是一项小的改进，也要在权利要求书中将其最终结合到可销售的产品之中，并且尽可能使该项产品成为包括这一项小改进的最大的产品。例如，新的用于电池电解液的添加剂可将其权利要求的主题写为电池电解液，并且还应在权利要求中要求保护含有该电池电解液的电池，装有该电池的MP3、手机、游戏机等等一切能够与该电池一同出售的产品。
4．权利要求的保护范围应当从大到小、从一般到具体，并且包括多种技术方案的组合
在请求宣告专利权无效的程序中，申请人对权利要求的修改受到严格的限制。如果权利要求书中所有权项的保护范围都很大，则很容易会以不具备新颖性和创造性的理由而被请求宣告无效。而如果权利要求书的保护范围是从大到小，从一般到具体并且包括多种技术方案的组合，则为日后在无效程序中的逐级修改留下退路。
5．说明书应当是一部字典
说明书应当对权利要求中所涉及的所有术语和数据都要加以详细说明，并且对其描述要有从概括到一般、从抽象到具体的各种层次和不同范围，以为日后对权利要求进行从大到小、从一般到具体并且包括多种技术方案组合的修改提供修改依据。
6．说明书中应对具体的产品提供具体的结构特征和表征参数
为在日后侵权诉讼中，侵权行为人侵犯了专利权人的专利权的侵权行为预留证据，说明书中应对具体的产品提供具体的结构特征和表征参数。例如，一项发明专利的保护主题是一种化合物，则说明书中不但应公开该化合物化学结构式，还应公开该化合物的至少一种表征参数，并在侵权诉讼中以此为证据，证明他人所生产和/或出售和/或出口的具有该结构式和该参数的产品的行为侵犯了其专利权。
7．应具体公开产品的制备方法及表征该产品所用的方法和设备
具体公开产品的制备方法及表征该产品所用的方法和设备不但是专利法第二十六条第三款关于充分公开的要求，也是日后提起侵权诉讼时申请人在提交证据时的要求。例如，一项专利申请在权利要求中要求保护两种不同沸石之比为2～10的催化剂，但在说明书中仅公开了该比例是用X光衍法测出的。但由于这种方法不是本领域技术人员所公知的，因此，无从得知申请人是怎样用X光衍法测出的。该专利申请在授权后就以公开不充分的理由被宣告无效。事实上，如果该专利的专利权没有被无效掉的话，如果申请人发现他人生产和/或出售和/或出口的催化剂其两种不同沸石之比在2～10的范围内，申请人又如何举证其采用何种方法步骤测出这一数值？因此，说明书中还应包括申请人在日后诉讼中对他人落入其权利要求保护范围提供的证据所需的测量方法。
8．应避免使用不清楚的语言来限定权利要求的保护范围
为了避免专利权人在日后的侵权诉讼中无法提供相应的证据证明他人侵犯了其专利权，应当避免使用不清楚的语言来限定权利要求的保护范围。例如，“约”、“高”、“低”、“浓”、“强”、“弱”等的使用，使得日后申请人难以举证何种数值算是落入专利权人的权利要求保护范围，因此，最好以具体的数值范围来限定权利要求的保护范围。
总之，按照专利申请的后续程序的要求来撰写专利申请文件，将会使被授权的专利不具有可攻击性，以从根本上避免在后续的专利权的无效宣告请求和专利侵权诉讼程序中所造成的金钱、人力和时间的浪费。