原告宁波欧琳厨具有限公司与被告上海欧琳电器

　　知识产权判决书

　　(2005)沪一中民五(知)初第字262号

　　原告宁波欧琳厨具有限公司，住所地浙江省宁波市鄞州区工业园区。

　　法定代表人徐剑光，该公司总经理。

　　委托代理人王思中，该公司职工。

　　委托代理人谈盈东，上海市华诚律师事务所律师。

　　被告上海欧琳电器有限公司，住所地上海市闵行区北翟路3318号。

　　法定代表人应伟东，该公司总经理。

　　委托代理人孙明荣、张少省，上海市新闵律师事务所律师。

　　被告上海欧琳厨具有限公司，住所地上海市闵行区北翟路3318号。

　　法定代表人应伟东，该公司总经理。

　　委托代理人郭文华、张少省，上海市新闵律师事务所律师。

　　原告宁波欧琳厨具有限公司与被告上海欧琳电器有限公司、被告上海欧琳厨具有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案，本院于2005年7月8日受理后，依法组成合议庭，于同年9月28日、10月27日两次公开开庭进行了审理，双方当事人的委托代理人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　原告诉称，原告成立于1995年8月，公司规模庞大。自1997年4月28日起，原告先后注册了“欧琳、OULIN框形”、“欧琳、OULIN框形(图形)”、“欧琳、OULIN(文字)”和“欧琳、OULIN(图形)”系列商标，类别多达27类。同时，2001年和2002年，原告经宁波欧琳实业有限公司许可，获得使用其注册在第11类商品上的第1685986号和第1797935号“欧琳、OULIN(图形)”商标的独家使用权。在其后短短的几年中，“欧琳”迅速成为家喻户晓的和知名企业。为了“欧琳”品牌的持续发展和积累市场知名度，原告每年都在不断地投入和递增“欧琳”商标和企业品牌的广告宣传力度。强大宽广的市场网络使“欧琳”商标和企业品牌在国内与国际都享有较高的知名度和良好的声誉，成为广大消费者认可和熟知的驰名商标和知名企业。被告上海欧琳电器有限公司成立于2003年1月30日，被告上海欧琳厨具有限公司成立于2004年12月24日，两被告在明知原告注册了“欧琳、OULIN框形”等系列商标和原告为知名企业，并已为广大消费者熟知的情况下，在上海市工商局注册了冠名“欧琳”字号的企业名称。两被告的产品与原告的产品相同，现两被告不但在其生产的产品上突出使用“欧琳”企业名称，而且在其广告宣传材料中，销售门店内都突出标注了“欧琳”企业名称，造成消费者的混淆和误认。

　　原告认为，原告享有的应当受到法律保护。被告在明知原告商标具有极高驰名度的情况下，仍将原告的注册商标作为企业名称中的字号，该行为具有明显的“搭便车”的故意，足以引起相关公众误认为被告与原告存在某种联系或误解为同一市场主体，使他人对商品和服务的来源产生混淆，构成了对原告商标权的侵害，也构成不正当竞争。为维护自身的合法权益，原告请求本院：1、确认原告使用的第1685986号和第1797935号注册商标为驰名商标;2、判令被告立即停止侵犯原告享有的“欧琳、OULIN框形”、“欧琳、OULIN框形(图形)”、“欧琳、OULIN(文字)”和“欧琳、OULIN(图形)”系列注册商标专用权和对原告的不正当竞争;3、判令被告停止使用含有“欧琳”字样的企业名称;4、判令没收和销毁被告现有的侵权物品;5、判令被告在《解放日报》、《新民晚报》上刊登致歉声明，向原告公开赔礼道歉、消除影响;6、判令被告赔偿原告经济损失人民币40万元;7、判令被告支付原告合理支出费用和律师费共计人民币10万元。

　　两被告共同辩称：1、原告作为第1685986号和第1797935号注册商标的许可使用人起诉，没有证明商标注册人不起诉，欠缺前置程序;2、作为上述两个商标的许可使用人，;3、上述两个商标未达到驰名商标的认定标准;4、被告没有侵犯原告的注册商标专用权，也没有构成对原告的不正当竞争。综上所述，两被告请求本院驳回原告的诉讼请求。

　　经审理查明，原告成立于1995年8月，经营范围为厨具、洁具、家具、办公用品、消毒柜、燃气灶、抽油烟机、制冰机、烤箱、不锈钢制品的制造、加工、销售;卫生洁具、建筑装璜材料、水暖器的批发、零售、代购、代销;经营水槽、水龙头、厨具及配件的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

　　原告自1997年4月28日至2004年2月7日，，先后在第2、3、4、5、6、 7、9、10、11、12、14、16、18、20、21、24、25、27、28、29、30、32、33、34、35、36、37、39、40、 41、42类商品或服务上注册了“欧琳、OULIN框形”、“欧琳、OULIN框形(图形)”、“欧琳、OULIN(文字)”和“欧琳、OULIN(图形)”系列商标共35个(以下均简称为“欧琳”商标)，其中注册在第11类商品上的商标的商标注册证为第994214号，核定使用的商品为盥洗室用导水管设备、卫生用水管设备、自来水设备的调节和保险附件、装饰喷泉、水管龙头、管道龙头、盥洗室、浴室装置、冲水装置、蒸气浴装置;第1978332号，核定使用的商品为照明器械及装置、喷灯、汽灯、水暖装置、供水设备、洗涤槽、卫生器械和设备、点煤气用摩擦点火器(商品截止)。2001年12月21日，宁波欧琳实业有限公司经商标局核准注册了“欧琳、OULIN(图形)”商标，商标注册证为第1685986号，核定使用商品第11类：厨房用抽油烟机、厨房炉灶(烘箱)、煤气灶、消毒碗柜、冰箱、电炊具、烤肉炉、饮水机。2001年12月31日，以宁波欧琳实业有限公司为甲方、原告为乙方订立了一份《许可合同》，约定甲方将已注册的使用在第11类厨房用抽油烟机、厨房炉灶(烘箱)、煤气灶、消毒碗柜商品上的第1685986号商标独家许可乙方无偿使用，许可使用的期限自2001年12月31日至2010年12月30日。双方又特别约定，甲方授权乙方如遇第三方商标侵权时，乙方可以以自身名义进行法律诉讼。2002年6月28日，宁波欧琳实业有限公司又在第11类商品冰柜、冰箱(冰盒)、吹干设备和装置、电暖器、电压力锅(高压锅)、家用干衣机(电烘干)、烤面包器、空气调节器、微波炉(厨房用具)上注册了“欧琳、OULIN(图形)”商标，商标注册证为第1797935号。2002年6月30日，以宁波欧琳实业有限公司为甲方、原告为乙方又订立了一份《商标使用许可合同》，约定甲方将已注册的上述商标独家许可乙方无偿使用，许可使用的期限自2002 年6月30日至2010年6月30日，同时特别约定，甲方授权乙方如遇第三方商标侵权时，乙方可以以自身名义进行法律诉讼。庭审中，原告明确其对上述两个商标享有排他许可使用权。

　　从1997年至2005年，原告相继在电视台、报刊、杂志、网络、户外灯箱等媒体上发布宣传“欧琳”品牌产品的广告，并且开展各类促销活动。2001年2 月，原告注册并使用在厨具等商品上的“欧琳”商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标(有效期三年)。2004年1月1日，原告注册并使用在厨具、水槽商品上的“欧琳、OULIN框形”商标被浙江省工商行政管理局认定为浙江省著名商标(有效期三年)。2005年1月，原告的“欧琳厨具”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号。

　　2003年第三季度，上海市质量技术监督局对上海市场上吸油烟机、家用燃气快速热水器两类厨房用具进行监督抽查，结果由原告的关联企业宁波欧琳厨房电器有限公司生产的“欧琳OULIN”高档深型吸油烟机因电源连接和外部软线过细问题被判定为不合格产品。2004年第三季度，上海市家用燃气灶产品质量监督抽查结果显示，由宁波欧琳厨房电器有限公司生产的“欧琳”燃气灶因烟气中CO含量问题被判定为不合格产品，后经整改，复查合格。

　　被告上海欧琳电器有限公司成立于2003年1月30日，经营范围为家电、太阳能热水器、厨卫用具、灯具、低压电器开关、水槽、五金交电、水暖洁具、电热水器的生产、经营(涉及许可经营的凭许可证经营)。被告上海欧琳厨具有限公司成立于2004年12月24日，经营范围为橱柜、办公用具、家具、地板、水槽、龙头、家电、电器、厨卫用具、太阳能热水器、水暖洁具的包装、销售(涉及行政许可的凭许可证经营)。上述两被告的住所地相同，法定代表人为同一人。

　　两被告生产、销售的产品有油烟机、水槽、浴霸、燃气灶、保洁柜等，产品上均有“OSLin”商标标识及“上海欧琳电器有限公司”字样，其中“上海欧琳”四个字字体较大。被告上海欧琳电器有限公司曾在上海东方电视台文艺频道投放产品广告，为专栏节目提供奖品实物。此外，两被告在《新民晚报》、《宜居》等报刊杂志上宣传自己的企业和产品时，将自己的企业名称简称为“上海欧琳”或“上海欧琳电器、上海欧琳厨具”，被告上海欧琳电器有限公司在其网站上将自己的企业名称简称为“上海欧琳”或“上海欧琳公司”。

　　另查明，原告为本案支付律师费人民币10万元。

　　以上事实，有商标注册证、商标使用许可合同、“浙江省著名商标”证书、“浙江省知名商号”证书、广告发布合同、广告授权合同、广告费发票、《宁波日报》、《购房完全指南》、大连新闻网等报刊、杂志、网络的报道、上海市黄浦区第一公证处出具的(2005)沪黄一证经字第5856号公证书、《电视综艺栏目客户参与合同书》、两被告联合印发的产品介绍单、被告上海欧琳电器有限公司的产品宣传册及网页、两被告的工商登记资料、律师费发票、刊登于《新闻晨报》上的 2003年第三季度吸油烟机不合格产品名单、崇明质量技术监督网公布的2004年第三季度上海市家用燃气灶产品质量监督抽查结果等证据证实，上述证据均经庭审质证，查证属实，本院予以确认。

　　本院认为，本案的争议焦点之一是原告作为第1685986号和第1797935号“欧琳”注册商标的排他许可使用人是否有权单独对两被告的商标侵权行为提起诉讼，以及是否有权请求本院确认上述两个商标为驰名商标。：“在发生注册商标专用权被侵害时，;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉，也可以在商标注册人不起诉的情况下，自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权，可以提起诉讼。”在原告就上述两个商标与商标注册人签订的《商标使用许可合同》中，特别约定了如遇第三方商标侵权时，甲方(商标注册人)授权乙方(原告)可以以自身名义进行法律诉讼，故原告据此单独起诉被告的商标侵权行为符合及上述司法解释的规定，本院应予准许。

　　关于原告是否有权请求本院确认上述两个注册商标为驰名商标。本院认为，根据上述司法解释第二十二条的规定，，可以根据当事人的请求和案件的具体情况，对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。但该司法解释没有对申请认定驰名商标的主体作出限定，因此，系争商标的利害关系人为了制止他人的商标侵权行为或不正当竞争行为而提出驰名商标认定申请的，如果确有必要，亦应准许。再者，，并不会因此损害商标注册人或其他利害关系人的合法权益。本案中，由于两被告生产、销售的产品与原告享有排他许可使用权的商标核定使用的商品属于相同或类似商品，因而在判断被告的行为是否构成商标侵权时并无认定驰名商标的必要。但是，为了解决原告商标与被告企业名称之间的争议，原告可以请求本院对上述商标是否构成驰名商标作出判断。两被告关于原告作为上述两个商标的排他许可使用人无权提出驰名商标认定申请的辩解缺乏法律依据，本院不予采纳。

　　本案的争议焦点之二是原告享有排他许可使用权的两个商标是否构成驰名商标。我国商标法第十四条规定：“认定驰名商标应当考虑下列因素：(一)相关公众对该商标的知晓程度;(二)该商标使用的持续时间;(三)该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围;(四)该商标作为驰名商标受保护的记录;(五)该商标驰名的其他因素。”虽然，原告在本案中围绕以上五个方面展开举证，但本院认为，从原告提供的证据证明的事实来看，无论是消费者对原告商标的知晓程度、商标使用的持续时间，还是商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围，均不足以认定原告享有排他许可使用权的两个商标为驰名商标。对原告的相关确认请求，本院不予支持。但根据原告的“欧琳”商标被认定为浙江省著名商标以及原告的“欧琳厨具”企业商号被浙江省工商行政管理局认定为浙江省知名商号的事实，可以认定原告使用在厨具、水槽产品上的“欧琳”商标是具有一定知名度的商标，原告是具有一定知名度的企业。

　　本案的争议焦点之三是被告是否构成对原告的商标侵权和不正当竞争。，将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于商标法第五十二条第(五)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为。“欧琳”文字是原告系列商标中具有显著性的部分，起到识别原告产品的作用。本案中，两被告将与原告注册商标相同的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，其行为足以使相关公众误认为其生产的产品来源于原告或与原告有某种联系，故根据商标法和上述司法解释的规定，两被告的行为已经构成对原告注册在第11类商品上的商标专用权的侵害。同时，两被告将与原告注册商标相同的文字“欧琳”登记为企业名称中的字号，并在相同或类似商品上使用，其行为足以使相关公众误认为两被告与原告存在某种联系，进而将两者的产品混淆为同一市场主体的，因此，本院认定两被告的行为构成对原告的不正当竞争。两被告对其商标侵权及不正当竞争行为依法应承担停止侵害、消除影响、赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额，由于原告无法举证证明两被告因侵权所获得的利益和原告因侵权所受到的损失，本院依法酌情确定赔偿数额。本案中，由于两被告同时实施了商标侵权及不正当竞争行为，两种侵权行为中有部分行为竞合，对于竞合部分，在确定赔偿数额时不能重复计算。本院在确定赔偿数额时，将考虑两被告侵权行为的性质、期间、后果，原告商标的知名度和声誉以及原告为制止侵权行为所支付的合理开支等因素综合确定。为在合理范围内消除因两被告侵权行为给原告造成的不良影响，两被告应在《新民晚报》上刊登声明，原告要求在《解放日报》上刊登声明的请求不予支持。关于原告要求没收和销毁两被告现有的侵权物品的诉讼请求，因该请求不属于民事责任的承担方式，故应另行处理。至于原告注册在其他种类商品或服务上的“欧琳”商标，由于其所属种类的商品或服务与被告生产、销售的商品既不相同，也不类似，故被告的行为不构成对上述系列注册商标专用权的侵害。原告的相关诉讼请求没有法律依据，本院不予支持。

　　综上所述，、第(七)项、第(九)项、第二款、、第五十二条第(五)项、第五十六条第一款、第二款、、第二款、第二十条、、第二十二条第一款、第二款的规定，判决如下：

　　一、被告上海欧琳电器有限公司、被告上海欧琳厨具有限公司停止侵害原告宁波欧琳厨具有限公司享有的“欧琳、OULIN框形”、“欧琳、OULIN(图形)”注册商标专用权(商标注册证分别为第994214号和第1978332号)，同时停止侵害原告对“欧琳、OULIN(图形)”注册商标(商标注册证分别为第1685986号和第1797935号)所享有的排他许可使用权;

　　二、被告上海欧琳电器有限公司、被告上海欧琳厨具有限公司停止对原告宁波欧琳厨具有限公司的不正当竞争行为;

　　三、被告上海欧琳电器有限公司、被告上海欧琳厨具有限公司应于本判决生效之日起30日内变更企业名称，变更后的企业名称中不得包含“欧琳”文字;

　　四、被告上海欧琳电器有限公司、被告上海欧琳厨具有限公司共同赔偿原告宁波欧琳厨具有限公司经济损失人民币30万元，互负连带责任，于本判决生效之日起10日内履行完毕;

　　五、被告上海欧琳电器有限公司、被告上海欧琳厨具有限公司应于本判决生效之日起30日内在《新民晚报》除中缝以外的版面上刊登声明(内容须经本院审核)，消除因其商标侵权和不正当竞争行为给原告宁波欧琳厨具有限公司造成的不良影响，费用由两被告共同负担;

　　六、原告宁波欧琳厨具有限公司的其余诉讼请求不予支持。

　　本案案件受理费人民币10，010元，由原告宁波欧琳厨具有限公司负担人民币2，002元，被告上海欧琳电器有限公司、被告上海欧琳厨具有限公司共同负担人民币8，008元。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，。