论近似商标共存制度

来源：知识产权
时间：2008.3
作者：陈 武

摘 要：同种和类似商品上近似商标的并行使用是商标侵权与合法共存的“模糊地带”。我国现行的商标侵权理论没有厘清商标近似与侵权之关系，造成大量的侵权讼争以及商标权的不稳定。实际上，同类或类似商品上的近似商标有合法共存之空间，依据商标先用权的法定共存和签订共存协议达成的约定共存是商标合法共存的主要形式。而商标共存协议的合法性判断取决于两个因素，一是共存协议是否会导致消费者混淆从而侵害公共利益，二是协议可能引起的反垄断管制。
一、商标共存之可能：近似是否必然侵权?
我国知识产权领域经常上演近似商标侵权诉讼的拉锯战，最典型的有“恒升”诉“恒生”商标侵权案，以及“法国鳄鱼”与“新加坡鳄鱼”商标之争。这些不断发生的纠纷似乎表明，同类或相同商品上的近似商标之间没有共存之空问，在市场竞争中是不能相容的。然而，如果将中外的商标实践做一对比，不难发现，国外商标市场上的商标共存现象非常普遍， Group)与世界名表摩凡陀公司(Movado Corp)各自拥有的“VENTURA”和“VENTURE”商标在市场上合法共存。这提醒我们反思我国现行的商标侵权理论和立法状况。因为在某些方面，商标法更接近于侵权法，而非财产法，尽管它与后者存在着相当的重合。
在我国，商标侵权的主要依据是《商标法》第52条，依据该条第1款，“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标”是商标侵权行为。而流行的商标侵权理论，遂把“近似”作为商标侵权的核心要素，带来的问题是司法实践中容易对此法条做简单理解，不甄别适用“相同”或“近似”商标侵权之诉中不同的判定标准，直接依该条的字面含义来判定商标侵权，进而将同种和类似商品上近似商标的并行使用均视为侵权行为，上述“恒生”商标案、“鳄鱼”商标案的一波三折即是典型。
笔者以为，“近似”是对两商标特点的客观描述，“混淆”是指对消费者造成的客观后果。实质上，商标近似并不表明一定会导致商标侵权，如果近似进而引发混淆，才导致商标侵权的发生。判定商标侵权的标准应有所区分：如果他人系未经同意而使用“相同”之商标于“相同”之商品或服务上，即构成商标权之侵害。于侵害诉讼上，权利人毋庸证明其使用行为有构成混淆之虞；而在所使用商标“近似”或“商品或服务”“类似”时，始有必要证明其有使公众混淆之虞。。较为发达国家的《商标法》大多通过立法和判例的方式确立了此原则。例如，美国的商标侵权是指，未经许可而使用了他人的商标或与他人商标近似的商标，并且有可能造成消费者在商品或服务来源上的混淆。我国商标评审委员会对商标注册的个案处理也表明了商标近似与消费者混淆在某些特定情况下无因果关联——即虽然近似但不会造成消费者混淆，不近似却容易构成混淆。如“CORDIER”与“CARTIER”商标，商标评审委员会认为，尽管二商标已构成近似，但并不必然导致消费者混淆；另考虑到双方当事人签有商标共存协议，因而，商标评审委员会准予在后商标的初步审定。而对于“黑人”与“白人”商标，以一般审查标准论，二者应不属近似商标，但审查部门考虑到在先于牙膏商品上注册的“黑人”商标已具有一定知名度，当消费者看到同一种商品上的“白人”商标时，会误认为两者有关联(联想的后果)，进而造成产源误认，因此，大陆地区商标局认定二者构成近似商标，“白人”商标不予核准注册。有趣的是，黑人牙膏与白人牙膏在中国台湾地区的商标之争的结果是二者合法共存，：“二者商标在市场上已长期并存使用多年，已各自建立信誉，难谓一般消费者对二商标所表彰商品之性质及产生主体，有致混淆误认之虞。”
我国现行商标法律制度对商标共存的立场模糊，司法实践也通常把“商标近似”简单视为非法，然而商标共存作为普遍存在的客观现象，应该引起立法和司法实践的重视。有鉴于此，本文主要探讨相同或类似商品上的近似商标的合法共存问题。尽管商标制度兼具保护消费者和维护竞争秩序之功能，但商标权本质上是一种私权，权利行使的方式应该由权利人自己决定，，与近似商标持有者以相关条件谈判而达成商标共存协议之间，商标法应该为权利人的选择提供制度指引。在第三次商标法修改过程中，建立对近似商标共存问题的科学认识，是解决商标纠纷和发挥商标价值之亟需。
二、商标共存制度之实证
(一)引起商标共存的情形
市场和贸易中经常出现近似商标的共存现象，其中有合法共存，也有非法共存，而常见的思维惯性和认识误区却是：其中有一个为假冒或搭便车，构成商标侵权行为。无论如何，这种现象业已引起广泛关注，世界知识产权组织(WIPO)也正在着手相关研究，WIPO的报告指出，商标共存是指两个不同的市场主体使用相似的商标从事商品销售或服务而不必相互影响自己的商业活动。通常有以下几种情形可能引起商标共存：一是注册商标和未注册商标存在近似，若未注册商标有先用权，则产生共存的问题。二是两个相似的商标在不同类别分别注册，后来其中某一商标持有人的经营范围扩大而在其他商品类别上加以使用，造成了与另一商标使用范围的重叠。三是商标注册主管机关审核时的疏忽或确信，在同一商品或者类似商品核准近似商标。四是不同国家或区域的厂商在同一或类似商品上使用同一或近似商标，又同时进入一国市场进行贸易，此时，在先的商标权人会提起商标异议或者侵权诉讼。五是联合商标的单独转让造成的共存。
商标因其显著性而发挥区别和表彰之功能，而在当今的注意力经济下，有价值的标识是一种稀缺资源。尽管这不是竞争者搭他人商标便车的借口，但是对于因客观情况造成的商标共存现象，知识产权法律体系应该提供一种合法性或者可期待的合法性的制度依据。对于知识产权这一“行动中的物权”来说，在具体案件中，也为所谓涉嫌侵权产品提供法律效力上的补正。实际上，商标共存是商标权人对其自身权利的某种限制。具体来说，在注册过程的异议程序中，如果签订商标共存协议，则审查员就可以核准在后申请人的商标；通过商标共存协议，可以避免近似商标之间大量的侵权讼争。这在西方诸多国家的商标立法和司法实践中均有所体现。
(二)商标共存的立法例
西方大多数国家的商标法，无论大陆法系抑或英美法系，在不同的条款中对“商标共存”问题均有所规定。这些条款有的是规定商标申请异议阶段的商标共存，如德国；有的是正面规定商标共存的条件，如美国和英国。
1．德国：《联邦德国商标法》第5条第(4)款规定：无论是谁，如果他以前已经对相同的或类似的商品，申请过商标注册，其商标与现在申请注册的商标相同，可以在公告发布以后的三个月内，根据先前的申请对新申请的商标注册提出异议。任何人在外国根据原先的申请或使用，已经取得在相同的或类似的商品上使用与现在申请注册的商标相同的商标的权利，如能证明申请人根据与他的雇佣合同或其他合同关系，应该保护异议人在营业中的利益，而申请人未经异议人同意在合同关系存续期间申请商标注册时，即得提出异议。如在提出异议期间未提出时，不能申请回复原状。“
2．法国：《法国工业、商业和服务业商标法》第10条规定：注册商标的所有人，得在使用该商标的全部或部分产品或服务上放弃商标的注册效力。
3．美国：兰哈姆法第2条第(d)款规定：“当专利局长认为，二以上之人，就商标使用之方式或地点或其有关之商品在限制条件下继续使用并不构成混淆、误认或欺蒙者，其已为商业上之合法并行使用，得准予同时注册。”美国1988年商标修正法于同条款增订商标注册申请人或商标权人得同意并行注册，即使新使用人之使用并未先于其申请日。
4．英国：商标法第12条第(2)款规定：法庭或注册局长，对于善意地同时使用相同或近似的商标，或其认可的特殊情况下使用，可以准许一个以上的人为同样或同类商品上的相同或近似的商标办理注册。但法庭或注册局长如果认为适当，可以对此种注册附加条件或限制。该条第(3)款规定：当不同的人，分别申请注册为在同样或同类商品上的相同或近似商标的所有人，在法庭裁定各申请人的权利前，或按注册局长认可方式达成协议前，，注册局长可以拒绝其中任何人的注册。有权阻止他人商标使用的人为商标“在先权利”所有人。当商标同在先商标或在先权利冲突时，只要在先商标所有人或者在先权利人提供书面同意，商标法不得禁止在后商标的注册。”
此外，《发展中国家商标、商号和不正当竞争行为示范法》第6条第(1)款规定了商标注册的限制事项，但该条第(2)款做了补充规定，“在决定商标是否应予以承认时，可以考虑前款(1)至(5)项所提到的第三者的同意。”这为商标合法共存提供了制度空间。
三、商标共存的基本类型
同种和类似商品上近似商标的并行使用是商标侵权与合法共存的“模糊地带”，这种“共存”是侵权性共存还是合法的共存?“共存”是否可以产生“后发显著性”?关键问题在于合法与非法的边界并不清晰，为了便于讨论，本文拟从两个方面进行分类讨论：
(一)基于共存对象的分类
一是未注册商标与注册商标之间的共存，主要是指因商标先用权引起的商标共存。商标先用权是指在他人获得商标权之前已经使用该商标的所有人，享有在原有范围内继续使用该商标的权利。商标先用权是在先权利的其中一种，有学者认为，能够阻止他人商标注册或者撤销他人注册商标的在先权利，必须在全国范围内为广大相关公众所知，但是构成注册商标专用权限制的在先权利，虽然也有知名性要求，但只要求在某个或某几个相对狭小的范围内即可。商标先用权可以对注册商标专用权产生一种限制，若未注册商标和注册商标存在近似，而未注册商标有先用权，从而形成注册商标和未注册商标共存的情形。
商标先用权制度为诸多国家和地区广泛采用，如美国、法国、日本和我国台湾地区。其目的在于平衡在先使用者和商标注册人之间的利益。《美国商标法》第2条规定，在商业中并存合法使而使之有权使用的商标可以准予并存注册。产生并存注册的必要条件是，在后申请人对其商标的商业使用必须先于在先注册申请人或者注册人在美国专利商标局提出商标申请之日，否则不存在并存注册。，可由专利商标局长准予并存注册，同时规定各商标所有人使用其注册商标的方式、地点或者有关商品的条件和限制。《日本商标法》第32条规定，在他人申请注册商标之前，在日本国内非以不正当竞争为目的就已在该商标注册申请指定的商品或服务或者类似商品或服务上使用与申请注册商标相同或者近似的商标，而且作为区分与自己业务有关的商品或服务的标志，至他人提出商标注册申请时已在消费者中广为知晓的，该商标使用人有权继续在前述商品或者服务上使用该商标。我国台湾地区“商标法”规定，在他人申请商标注册前，善意使用相同或者近似之商标于同一或类似之商品或服务者，不受他人商标专用权所拘束，但以原使用之商品或服务为限；商标专用权人并得要求其附加适当之区别标示。
二是已注册商标之间的共存。我国商标实行审查制度，商标局负有不得使两个相同或近似的商标在相同或相似的商品上得到注册的审查义务。《商标法》通过设立异议或者撤销程序，赋予公众包括在先权利人在一定期限内阻止商标申请得以注册或撤销已注册商标的权利。理论上讲，不可能有两个使用在相同或相似的商品上的相同或近似商标通过审查。但事实上，由于商标审查的主观性和检索能力的限制，使用在相同或相似的商品上的两个甚至多个相同或近似的商标仍有可能通过审查而被核准注册。现实生活中近似商标在市场上共存的情况比较普遍。
既然在申请过程中已经给予相关权利人一定的救济，那么经过商标局核准注册的商标其权利就应该合法且确定的。然而问题是，这种确定是部分确定还是完全确定?这牵涉到对我国《商标法》第52条规定的理解，如果被商标局核准注册的商标权是绝对确定的，那么该条所指的侵权商标就是未注册商标”；如果被核准注册的商标是相对确定的，则该条所指的侵权商标就包括已注册的商标和未注册的商标。
。如在恒升远东电子计算机集团诉北京市恒生科技发展公司侵犯商标专用权案中，恒升集团拥有的使用在计算机等商品上的“恒升”商标于1993年核准注册，而恒生公司拥有的使用在相同商品上的“恒生”商标于1998年9月核准注册。，虽然被告的“恒生”商标已核准注册，但在侵犯注册商标专用权的民事诉讼中，。行政管理机关的相关认定系从“恒生”商标是否应该核准注册角度出发做出，。
实际上，在商标领域，注册申请人的“权利要求”范围内，权利人绝不会因为自己行使了行政机关批给他的专用权而侵犯他人的商标权。，，当事人对侵权之风险也难以预见。现实中也出现了申请人、诉讼当事人利用商标权的确权机制达到不正当竞争的现象。
(二)基于合法性依据的分类
现实生活中商标共存的原因和形式繁多，从合法性角度来看，可以分为合法的共存和非法的共存。根据其他国家商标法的理论与实践，合法的商标共存主要包括法定的共存和约定的共存。法定的共存是依据商标法等法律规定而近似商标在市场上并行使用；约定的商标共存是通过签订共存协议而达到商标共存。商标共存协议(Co-Existence Agreement)作为商标共存的主要形式，在西方大多数国家阜已广泛存在。国际商标协会(INTA)在其示范术语中将“商标共存协议”界定为：两个或更多的人就相似但不会引起混淆的商标，达成相关规则使得该商标能和平共存。加商标共存协议是注册商标权人之间就商标使用达成的一致，一般来说，意图获得商标使用权的一方往往需要向商标权人这一方支付一定对
价，并在协议中约定产品销售类别、地域等要素。商标共存协议一般是双方达成的互不进行侵权诉讼活动的协议，商标共存协议签订，实际上是在先的商标注册人对自己权利的限制。
通过签订共存协议形成的近似商标共存，双方通常会在协议中明确各自的权利义务，从而形成一种相对稳定的状态。一旦共存的商标由“相安无事”演变为“相互冲突”，双方争议的焦点也就主要集中在商标共存协议上，因此，共存协议不仅是商标共存制度的核心问题，也是商标注册审查和侵权司法判定中的难点。这也体现了合同与知识产权之间的密切而又微妙的关系。
四、商标共存协议之分析
尽管竞争者经常通过共存协议来避免或解决纠纷，但学界对这些协议有效性的探讨甚少。：有些不考虑其对公众的影响直接认定其合法性，也有因为它破坏公共利益而认定其无效。对商标共存协议的合法性判断依赖于两个因素：一是共存协议是否会导致消费者混淆从而侵害公共利益。而这取决于商标是否仅是其所有者的“财产”这一基本观念，如果是，则共存协议是有效的即使它对公共利益有所损害。如果不是，。另一个重要标准就是限制竞争与反垄断。一般来说，商标共存协议与反垄断没有关系，然而由于该协议涉及生产商之间的类似和同类商品，由于价格、地域和质量的影响可能存在违反垄断法的情形。
(一)商标共存协议是否导致混淆，进而影响对消费者的保护
共存协议直接带来近似商标在市场上的并行使用，商标近似虽是造成商品或服务来源误认的基本条件之一，但二者不存在必然的因果关系。。在该案中，原告是一家服装制造商，主要销售高尔夫夹克衫，被告也是一家服装制造商，但只销售高档女装。在判决书中，：第一，尽管两个商标非常近似，并非必然引发混淆可能性的问题，近似本身不是判定的标准，关键在于近似是否有可能导致混淆。第二，在评估两件商标的近似性时，重要的问题是看近似性对潜在购买者的影响。在对上述要素逐一分析后，，两件商标虽然相似，但不存在混淆的可能性。
具体到我国，根据《商标法》第28条的规定，申请注册的商标，同他人在同一种或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。在商标法律实务中，有不少当事人因违反本规定被商标局驳回申请后，申请人在复审程序中与引证商标(在先已经注册或者初步审定公告的商标)所有人签订申请商标与引证商标“共存”的协议，引证商标所有人同意申请商标在我国注册，申请人依据共存协议请求核准申请注册。
可以从《商标法》第28条的立法目的分析这一问题：第一，保护在先注册或者初步审定商标，避免商标权利冲突；第二，保护消费者利益，即防止相同或者近似商标出现在市场上造成相关消费者混淆。商标权为私权，申请商标与在先商标之间是否存在冲突主要是私权纠纷，应当由当事人通过法律程序主张，在驳回复审案件中，申请人与引证商标所有人达成共存协议，已经消除了当事人之间的权利冲突。而且，申请人与引证商标所有人签订共存协议，表明双方在实际使用商标时不会相互“搭车”，并且可以推定其具有相互区分的善意。因此，对当事人之间的共存协议若不予考虑，不尽合理。但是，保护消费者利益是《商标法》第28条的立法目的之一，也是我国《商标法》的立法宗旨之一，故在决定是否允许共存时还应考虑商标整体上是否能够为消费者区分，共存是否容易造成消费者混淆。为此，要综合考虑下列两方面因素：
首先，双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度及各自的知名度。双方商标使用商品虽然在《类似商品或者服务区分表》的同一类似群组类似程度较低，双方商标文字、图形或者其他组成部分存在近似之外，依照通常的审查标准，应当判定为近似商标，但是双方商标在整体上能够为消费者所区分的，可以允许共存，核准申请商标注册。反之，如果双方商标使用商品为同一种商品，或者是关联程度密切的类似商品，而双方商标文字，图形或者其他组成部分近似程度较高，消费者难以区分，则不允许共存，对申请商标仍予以驳回。
其次，双方商标的知名度。如果引证商标知名度较高，准许申请商标注册和使用造成消费者混淆的，对申请商标予以驳回。如果申请商标已经实际使用并且具有一定知名度，该商标与引证商标虽然存在近似之处，但消费者能够将二者区分，可以核准申请商标注册。
(二)商标共存协议的反垄断审查
通常来说，商标共存协议并不涉及反垄断问题，而且法律鼓励竞争者达成协议以避免高昂的诉讼费用，但有些共存协议还是有产生非法垄断问题之危险。我国新近出台的《反垄断法》，把垄断协议作为规制的主要内容之一。商标共存协议的双方一般是具有竞争关系的经营者，在协议中有可能包含固定价格或分割市场的条款，进而构成我国反垄断法所禁止的垄断协议。非法垄断包括固定价格、划分市场等，如果竞争者通过商标共存协议把市场分给两个公司，。反垄断的判断标准有根本违法和合理分析两种，而商标共存协议可能是其中任何一个类型。
共存协议对消费者的影响就是容易造成混淆，而反垄断法的目的是鼓励竞争并防止为公司进入市场制造障碍。因此，对共存协议的反垄断审查，就取决于竞争者之间就相似商标的协议是否会导致实质性的垄断而阻止他人就类似商品进入市场。如果没有制造障碍，就没有违背反垄断法；相反，如果其他人发现就相似商品不能进入市场，则违背了反垄断法。 Winthrop公司巧共存协议反垄断的判决对此问题有所启示。。商标共存协议在反垄断法下通常被假定是有效的，即使协议的结果是一个竞争者获得了巨大的市场力量，该力量也不足以使协议无效。因此，协议只有产生没有人能以同样的产品进入市场时，才违反反垄断法。所以，尽管消费者混淆是衡量共存协议有效性时的一个重要政策考量，但在反垄断法下也不会使协议归于无效。
然而，即使共存协议没有直接违反反垄断法，但它有时的确会增加一方就某些商品进入市场竞争的难度，从而窒息竞争，正如上述案例中Clorox公司“哑巴吃黄连”的情境。但在一定情形下，近似商标的共存协议可能会增加竞争，双方可能在区分商品和争夺消费者方面进行更激烈的竞争，最终使得消费者承担区分商品所引发的价格上涨，从而可能抵消商标保护所节约的经济成本。
五、商标共存制度的引人与限制
我国现行的商标侵权理论没有厘清商标近似
与商标侵权之关系，对商标侵权行为进行宽泛的认定，造成大量的侵权讼争以及商标权的不稳定。更重要的是，也为一些商标权人进行“符号圈地”并垄断市场提供了机会和空间，法国鳄鱼和新加坡鳄鱼商标之战就是典型。因此，在当前我国大多数企业争创培育品牌的阶段，承认近似商标的合法共存有其现实意义。毕竟，商标法律应为市场竞争提供有效的制度指引，这样可以抑制商标权人可能的机会主义行为。套用制度经济学的话语，建立恰当的商标共存制度有助于降低复杂系统中的协调成本，有助于限制并可能消除人们之间的冲突，还有助于保护个人的自由领域。
由于共存制度允许有混淆可能的商标在市场上共存，基于消费者福利的保护和竞争秩序的维护，引入商标共存制度的同时也应注重对其进行限制。至于限制的内容，立法和司法规制的重点自然转向商标共存制度的主要载体——共存协议。为防止有害的共存协议，公众利益的保护有两种途径：一是赋予消费者对近似商标的撤销请求权，消费者向商标局请求撤销引起混淆的商标，防止近似商标共存可能产生欺诈消费者的行为。如果共存协议对于近似商标的混淆影响了公众利益，消费者通过撤销商标的请求权，交由商标局进行判断。。，才否定一方的合同自由而认定协议无效。