驰名商标淡化：美国的理论与实践

一、驰名商标淡化的含义
　　驰名商标因其自身蕴含的巨大经济价值，较之于普通商标更易受到各种类型的侵害。因此，如何对驰名商标进行特殊保护也就成为各国必须面对的问题。美国的驰名商标反淡化制度无疑是解决这一问题的最具影响的措施之一。
　　根据美国《联邦商标反淡化法》（以下简称FTDA），驰名商标淡化是指降低驰名商标指示和区别商品或服务的能力，而不论是否存在驰名商标所有人与其他当事人之间的竞争，也不论是否存在混淆、误导和欺骗的可能性。一个商标可能因两种不同的方式被淡化。即“模糊”（blurring）和“贬损”（tarnishment）。“模糊”是传统的冲淡商标的侵害方式，意指对他人驰名商标的使用，削弱或者淡化了该驰名商标与特定商品或服务之间强有力的关联。换言之，当被告对商标的使用导致了公众会将其与被告相联系的时候，因“模糊”而造成的“淡化”损害也就发生了。“贬损”是指将他人的商标用于质量低劣的商品或服务上，或者用于非法的或者不道德的活动中。驰名商标因被告的使用而使得公众产生了消极联想是构成贬损的必要条件。虽然贬损和模糊在概念上具有十分明显的差别，但是它们都降低了商标的“销售力”（selling power），后者扰乱了公众对该标识所产生的特定联系，前者则使公众对商标的积极联系转化为消极联系。因而，模糊和贬损都损害了商标所有人在商标中的利益。商标淡化理论突破了传统的商标侵权认定的混淆理论，为商标所有人在非竞争（即非相同或非近似）商品或服务上保护其商标提供了可能性，从而扩大了驰名商标所有人的利益空间，为他们提供了更强有力的保护手段。

二、驰名商标淡化的特征
　　立法和相关的理论分析表明，驰名商标淡化有以下特征：
　　首先，商标淡化的对象必然是驰名商标。无论是《联邦商标反淡化法》中的famous mark，还是《反不正当竞争法重述》中的highly distinctive mark，表达的都是“驰名商标”之义。而从商标功能的变迁和经济现实来看，也只有具有知名度的商标才能成为反淡化商标的对象。通过蕴涵的声誉和价值为消费者提供他们所需要的社会色彩和意义是驰名商标的特殊勉力，这是普通商标不具有或至少不那么显著的性质。商标淡化其实是一种模仿他人的标识、产品的行为，是“搭便车”（free ride）行为中的一种。它不正当地利用了被淡化商标已有的市场声誉和市场成果，在客观上造成了对该商标显著性的淡化，从而给自己带来经济收益。如果是一种默默无闻的商标，“搭便车”者自然也无利可图了。
　　其次，商标淡化行为所淡化的是商标的显著特征或者广告价值。与传统的以“混淆”为基点的商标侵权不同，商标淡化强调了驰名商标指示商品或服务来源的“唯一性”和“特有性”。因此，商标淡化的后果就在于使消费者不再将该商标与特定厂家的特定产品或特定服务联系起来。在此意义上，商标淡化理论摒弃了“相似”的用法，而直接以联想为基础，它不关心商标、商品或服务是否相似，它只关心一个问题：有没有可能联想因而会造成淡化？因此，商品淡化并不一定要发生在类似的商品上，在不同的商品上使用相同或者近似的商标，也有可能会弱化公众将商标和特定的商业来源之间联系起来的能力。这正是商标淡化理论对传统商标侵权理论的修正。
　　再次，正如McCarthy教授所言，“商标淡化的本质，包括了对商标在先使用人在商标中所拥有的财产权的侵犯，并导致了一种独立的商业性侵权。”“商标淡化”理论肯定了商标独立于商品的价值；并承认了驰名商标所有人对其商标拥有一种财产性的权利。反淡化并非以防止误导公众为目的，而是为了关注商标在先使用人的财产利益。
　　由此可见，商标淡化理论通过对适用对象（驰名商标）、侵害行为（淡化显著性）和保护目的（商标所有人商标权）的明晰，确立了一整套与传统商标混淆侵权理论不同的商标侵权制度。

三、实践中的分歧及解决路径
　　虽然商标淡化的理论和立法都已有了长足的发展，但普遍和抽象的规则一旦适用到具体而微的现实中，总免不了含混、模糊以及随之而来的争议，而这些实践中各方的分歧恰恰集中在上述讨论的三个方面：1．如何判断“驰名商标”？2．淡化了哪种“显著性”？3．商标所有人受到了什么样的“侵害”？
　　（一）“一般公众理论”还是“特定市场理论”
　　如前所述，只有“驰名”（famous）的商标才能受到反淡化法的保护。，而并没有给出一个明确的定义。，两种关于确定一个商标是否驰名的理论——一般公众理论和特定市场理论（the niche market theory）——出现了。显而易见，前者意指“驰名”必须是在美国的一般公众中都是知名的，而后者则将商标淡化的保护扩及到在特定市场驰名的商标，这些市场的划分标准包括但不限于地理区域、产品生产线、消费群体以及价格群体。
　　《与贸易有关的知识产权协议》(TRIPa)第16条第二项在说明驰名商标的含义时指出，在确定某商标是否系驰名商标时，应顾及“有关公众”对其知晓程度。1999年9月，在保护工业产权巴黎联盟及世界知识产权组织大会通过的《关于驰名商标保护规定的联合建议》第2条在其所列举的认定驰名商标的基本原则中更明确指出，成员国不得将该商标为该成员国中的全体公众所知作为确定商标驰名的条件。《北美自由贸易协定》第1708条第6款也特别规定：任何成员均不得要求商标在通常有关商品或服务接触的公众范围之外具有声誉。上述公约对“特定市场理论”的采纳，是立足于这样的现实背景，即市场的特定化：由于社会和技术变迁，以及消费者日趋多元和个人化的消费趋向，一个非同质性市场不仅更容易建立，还能满足那些被大多数竞争者所忽视的需求。
：1．这是一个规避证明商标“驰名”的方法，因为基本上没有哪一个商标在特定市场中不驰名；2．它会造成过于宽泛的保护。
　　实际上，如果进一步明确商标所在的特定市场的范围，那么这样的问题是可以化解的。首先，特定市场理论的采纳并不意味着当事人再无须证明驰名的存在，FTDA所列举的确定商标驰名的八个参考因素仍然适用，，在适用“特定市场理论”时，列举因素中的第7项（F）是最为重要的，这一因素考虑原告的商标在被告消费群体中的认可度，McCarthy建议在使用这一因素时，应确定原告的商标至少在被告的消费群体的50％中有知名度。其次，在特定市场驰名的商标也只能在特定市场获得救济，不能在全国市场获得救济。灵活的“驰名”认定并没有使对驰名商标的保护变得任意，而是为商标所有人提供了充分但不过分的保护。
　　（二）“固有显著性”还是“获得显著性”
　　FTDA所规制的是淡化驰名商标显著性的行为，因此，如何理解“显著性”就成了前提性问题之一。“驰名”在商标的保护中是一个后来者，显著性则是一个传统的概念。商标是按照其显著性获得保护的。正如审理Kellogg Co．v．Exxon ，“一个商标的显著性程度决定了一个商标所能够享有保护的范围”。因此，。一些学者指出，显著性只是驰名的一个同义语，因而在FTDA下无须单独证明显著性的存在。 案中主张FTDA将显著性包括进去意味着它期望将那些非显著性的商标排除在保护范围之外。为了解决这一分歧，有必要从更基础的概念出发来分析。
　　商标的显著性，又称做商标的区别性或者识别性（distinctive character or distinctiveness），即能够起到区别作用的特性。显著性是商标保护的灵魂，它的强度不仅直接决定商标是否可以注册，还决定商标权利范围的大小。具体而言，商标显著性可细分为“固有显著性”（用作商标的符号本身就有着区分性）以及“获得显著性”（acquireddistinctiveness）或“第一含义”（secondary meaning），后者指对于原本不具有显著性的标识，由反复使用而产生声誉，并具有识别功能。
　　回到Nabisco案所提出的疑问，缺乏固有显著性的商标，如描述商标（descriptive mark）是否享受反淡化法保护。作为一种直接描述了商品或服务的商标，除非经过长期使用后已被公众认为起到其区别出处的作用，描述商标并不能符合商标法的保护条件，自然并无适用FTDA的可能。但对于那些被用在市场上当作产品或者服务的代表而具有“使用取得的显著性”（distinctiveness acquired through use）的描述性商标，又是否能得到与具有固有显著性商标同样的对待？对此，、该条款与兰哈姆法所列明的普遍商标原则、FTDA立法历史的一致等问题后，坚持认为，固有显著性和“使用取得的显著性”有着完全不同的意义，前者有着区分和标示的能力，而后者只与是否“驰名”有关。总之，缺乏内在显著性的商标不够享受反淡化的资格。相反的意见是，如果承认“使用取得显著性”与FTDA中的“驰名”直接相连，那么这种显著性更是能否获得保护的关键性因素，因为“驰名”并非意味着为公众所周知，而是意味着该商标本身必须在指明原告产品或服务这一功能上是为消费者群体所广泛认可的。举例而言，一个商人将一个著名的名字，，，它才是驰名的。在这一意义上，，因为一个商标如果驰名必须具备“获得显著性”，即使那些具有固有显著性的商标，要想获得反淡化法的保护，也必须取得第二含义，而那些不具有固有显著性的商标也可以因为获得第二含义而获得反淡化法的保护。
　　实事求是地说，主张FTDA中的显著性即“获得显著性”的说法更为有力，，那就是对保护范围扩大和限制竞争的忧虑。，对描述性商标按照驰名商标对其进行周到保护，有可能剥夺其他人对产品使用正确描述的机会，这涉及到竞争者传递商品和服务信息的权利。可如果因此无视某些商标所有人在先的巨大投入和努力，那也很难说是公平的，因此，FTDA应同样适用于那些具有足够程度的获得显著性的商标，但应当有更严格的限制。
　　（三）“实际淡化”还是“淡化的可能性”
　　FTDA以商标所有人为保护对象，然而，一个长久争论的焦点就是如果原告要想获得反淡化法的保护，他是否必须证明其商标受到了实际的损害（the actual dilution）还是仅仅证明了存在淡化的可能性（the likelihood of dilution）即可。尽管1999年国会通过的商标修正法案（TAA）试图减轻这个问题，它还是没有能够回答实际损害对淡化的成立是否必要。在Moseley v.V Secret Catalogue，Inc案中，，即淡化必须以实际损害为其构成要件。，必须从分歧的产生开始阐明。

　　在Ringling Brothers一案中，，原告要想获得反淡化法的保护，必须证明实际损害的存在；，在Nabisco一案中，它采用了其认为合理的“淡化可能性”标准。
，认为各州反淡化法的一个最大特点就在于它们要求以损害可能性而非以实际损害作为其构成要讲， power）而非“显著性”。：FTDA的淡化定义应该包含：商标之间具有足够的相似性造成了消费者在其之间的联想；并且这种联想造成了对在先商标所具有的指示产品和广告中介的经济价值的实际损害。
：财务报表调查以及消费者调查。，即使原告可以证明其收入的减少，但是要证明这一减少是商标淡化造成的结果却是极其困难的。而消费者的调查又是一个成本很高并且很容易被操纵的方法。，虽然从字面意义上讲按照实际损害理解FTDA中淡化的构成要件是正确的，但是这一理解却严重的违反了这一法案的意图。，如果按照实际损害来理解淡化的构成要件，将会给商标在先使用人造成不可弥补的损失，因为在没有故意的情况下，原告所获得的仅仅是禁令救济。
　　在Moseley v．V Secret Catalogue，Inc案中，，采纳了实际损害的标准。，根据反淡化法的立法史，。，如果仅仅采纳损害可能性的标准，将会赋予商标所有人纯粹的财产权，而这超越了淡化法保护的合理基础。 Brothers一案中的主张相同，但是在决定原告应该如何证明其遭受到了实际损害这个问题上，，可并没有提出解决的方案。因此，对于需要什么样的证据方能证明构成“实际淡化”的问题，。
　　2．一种区别对待的路径
　　当抽象的一般概念及其逻辑体系不足以令我们准确把握某种社会现象脉络的多样表现形态时，一个可补救的方法就是“类型”。如果我们在具体的情景下分析“淡化”的两种不同类型，那么“模糊”和“贬损”的区分，也许有着更为重要的功能性意义。“模糊”往往是长时间的、损害性较小的，它仅仅是降低了商标的强度而非将其毁损；而一个贬损的事实则通过将商标与具有冒犯性或低级的产品相联系而立即降低了它的销售力。既然两者对损害的威胁程度不同，那么对两者所采纳的损害证明标准也
　　应该是加以区隔的。即在“模糊”的情况下，原告商标的价值遭受重大的损失之前，实际损害的证据会逐渐地显现出来。若这时仅仅以损害可能性作为标准，。而在“贬损”的情形下，当原告能够证明其受到实际损害的时候，他的商标价值已经遭受了巨大的减损。如果这时的商标所有人不能在其证明实际损失之前获得救济，那么他就会遭受不可挽回的损失。基于以上考虑，区别对待的类型化思路是可行的，即以“模糊”而造成的淡化应该以实际损害作为标准，而因“贬损”而造成的损害则应以“损害可能性”作为标准。
　　倘若我们更深一层地探讨这一问题，就能发现也许我们需要的并不是僵硬的标准，而是在每一个案件中、每一个场景中衡平商标所有人的财产权和竞争者自由竞争的利益；需要一种更细致的区分技术、更精密的司法技巧，以及对不同原则的把握和微妙的平衡感。

四、结语
　　像其它许多的法律领域一样，商标法也是一个充斥着各种相互竞争政策的领域：它在保护商标作为区别产品或服务来源的功能的同时，也必须有益于产品质量的提高和自由竞争的发展。因此，反商标淡化运用和操作中的各种分歧，与其说源于现有制度的缺憾，毋宁说是不同政策目标与效益函数不断碰撞和冲突的结果。我国加入的TRIPs中也专门规定了商标淡化的内容。目前，我国越来越多的驰名商标所有人运用反淡化的理论，向商标局和商标评审委员会提出的商标异议、异议复审或撤销注册。但如何确立我国未来的立法取向和司法原则？如何在扩展驰名商标所有人利益空间和其它竞争者的表达自由间寻求平衡？如何在公众免受欺骗、商标所有人投资以及自由竞争面前选择方向？美国的立法和司法实践其实就是一扇已打开的窗户。
　　
　　【作者介绍】天津商学院；天津商学院

注释与参考文献
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　　Lori Keneuuth，The Niche Market Manual：A Guide to Understanding the Niche Market Theory [J].AIPLA Quarterly Journal，Winter，2004．
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时间：2007-2
作者：孙学亮 许可