对外观设计与商标的权利冲突及保护问题的探讨

一、研究解决题上述问题的必要性和迫切性

本文所探讨的“权利冲突”，主要是指外观设计专利权与商标权的同一客体，分别属于两个不同的主体时产生的冲突。

我国经济迅速发展，知识产权的运用范围迅速扩大和人们对知识产权缺乏认识、缺乏尊重，以及这个领域内的不正当竞争日益激烈，使得外观设计与商标的权利冲突日趋频繁。首先，我国的外观设计专利水平较低，大量集中在容易与商标权发生冲突的产品包装物上。据国家知识产权局统计，1985年至 1997年，我国授予的外观设计专利，分布在包装袋、包装盒、标贴类产品上的竟达28471件，约占外观设计专利总量的1／3，而发达国家的外观设计专利集中在通讯设备、建筑型材(构件)、交通运输工具、电器、体育及生活用品等类别，而且体现干产品自身的外观，与商标所活跃的产品标识领域泾渭分明；其次，我国外观设计专利…—度不保护文字，与商标保护的客体在文字方面基本不重叠，但是目前，按外观设计专利的发展趋势，我国对产品外观图画上的文字开始寻求保护措施，而许多企业和个人并不了解外观设计对文字的保护与商标对文字的保护在内涵和力度方面存在的差异；再次，日前我国商标法仅保护平面商标而不保护立体商标，与外观设计专利保护的客体在立体物品上不发生重叠，但是近几年来，我国企业使用立体商标的情况日渐增多(如酒鬼酒的酒篓子瓶型和武陵酒的编钟瓶型，显然是具备了区别产品的不同来源的商标基本属性)，同时国内外企业要求保护立体商标的呼声也渐高涨。这种发展趋势迫使人们在研究现有的商标权与外观设计专利权的权利冲突的同时，不得不进行瞻前性的分析与思考。

二、外观设计专利与

商标的区别与联系

为了剖析外观设计专利权与商标权的权利冲突产生的原因，有必要对这两者的区别与联系作一些阐述和分析。

外观设计专利与商标是知识产权大家庭中相貌最近似，关系最密切的两个姊妹，可是其特性和作用却存在着很大差异。外观设计与商标产生的起始，都是源于“设计”，正因为如此，它们二者与著作权有着千丝万缕的联系。尽管从广义上讲，外观设计专利与商标所进入和所构筑的都是企业的识别体系，对于工业、商业、服务业等行业的发展都具有重要的促进作用，可是，商标的标识性极为鲜明。它附着于商品上或者体现于商品的外包装，却如同添加了一个识别符号，并不改变商品的自身(譬如服装上的缝的商标织带)，它通过其显著性和识别性来区别相同或者类似商品 (服务)的不同来源，以实现企业之间的公平竞争和优胜劣汰。而外观设计是直接实施作用在商品上的，它虽然具有一定的标识性，但是其在实用特性方面也有所延展。外观设计改变并决定了商品的外观，成为与商品不可分割的组成部分，对于一项极具新颖性的外观设计专利而言，它往往既增加厂商品的美感，又与商品功能有所结合，提高厂使用商品的便利(譬如PHILIPS三头电动剃须刀的问世， ‘改以往剃须刀呆板的扁圆柱体外观，赋子其流畅的S形和等—三角形曲线，又令使用者把握在手，接触在面时感到舒适和方便)。外观设计通过其强烈的新颖性，鼓励企业不断创新。

商标保护旨在鼓励企业创立和维护良好的信誉，提高商品生产和服务的质量，以保护消费者利益，而外观设计专利保护旨在鼓励企业对商品外观的创新，以丰富和美化消费者的生活。尽管二者都具有繁荣市场，促进经济发展的作用，可是，为实现其宗旨，商标保护的期限从理论上讲是叮以长期延续的 (只是必须及进办理商标续展)。故而，商标与外观设计虽然渊源相近，形式相似，但是其法律特性和作用都存在很大差异。为了简单明了地说明外观专利与商标的区别与联系，笔者作了—·简表，随文附—上。

三。几起案例引起的思考

历史上曾经发生过多起外观设计专利权与商标权冲突的案件。对其中典型的案例进行剖析，有助于公正地解决和防范类似的权利冲突，为企业营造良好的生存发展环境。

1、将他人外观设计专利申请商标注册，反告他人商标侵权例。

1988年时，浙江某企业在电视机商品上注册了—件由矩形、圆形和椭圆形组合的商标，随后即向江苏某电视机厂发函，指责对方生产的电视机外观与其注册商标近似，属于商标侵权，要求赔偿。江苏企业不服，向上商行政管理部门反映，自己生产的电视机已获外观设计专利，并在市场行销九年。经对比发现，浙江企业的注册商标图形为此种电视机外观轮廓的简单的线条构成。江苏企业被告知，自己的行为未构成侵权，并可依法向商标评审委员会申请撤销对方的注册商标。

引人深思的是，若此案中他人外观设计专利已过期限，或者该外观设计未获得专利权，对浙江企业的要求是否应当予以支持呢?非也。因为一者，浙江企业获得注册的是平面图形商标，江苏企业并没有将与之相同或者近似的平面图形作为商标或商品装潢使用，也不可能使消费者足以产生误认，所以不构成商标侵权行为；二者，浙江企业将他人外观设计的一部分图形元素组合申请商标注册，然后反诬他人侵权，实属不正当竞争行为，而且该商标不具备应有的显著性，应当排除在商标的保护范围之外。

2、将他人外观设计抢先申请专利，企图阻止他人查处商标侵权例。

1990年夏，美国通用食品公司在我国获准注册固体饮料上的“珍”文字商标。当年秋天，该公司与中方联营的天津天美公司发现，在重庆有大量标有“菓珍”文字的相同固体瓶装饮料在市场销售。天美公司向重庆市工商行政管理局投诉时，被告汕头某企业称其已将相同瓶型及标贴的外观设计获国家专利局注册，故其使用“菓珍”二字受专利法保护。工商行行政管理部门访了国家专利局。经了解，当时我国外观设计专利一律要求删除文字，因此，该外观设计专利权与“果珍”文字商标权并不冲突，。至于原为美国通用食品公司设计并使用多年的外观设计被汕头企业抢先注册专利一事，由利害关系人依专利法申请该专利无效。

。本案中固然由于当时外观设计专利一律删除文字，避免了一场权利冲突，但是不久之后，我国即开始对外观设计专利中的文字寻求保护措施。这就必须进一步明

确文字商标及外观设计·专利中文字的注册授权原则，界定其保护范围，以便理顺两种不同权利之间的关系。笔者认为，文字商标与外观设计专利中的文字授权原则和保护范围明显不同。文字商标的授权原则是该文字必须有显著性，既要求该文字与公众使用的文字(内容)不得相同或近似(如不得使用本商品的名称和主要原料等)，又要求该文字不得与他人在先申请或注册的文字商标相同或近似。判断文字商标是否近似时，不仅要视其形，而且要视其音和意，再加上同—文字有多种书写方式，从商标角度均被认为相同和近似，则文字商标的排他性相当宽泛和强硬。而外观设计专利中的文字授权原则是只要求该文字的形状有新颖性，不保护文字的实质，并不追究其是否属于通用名称(包括商品通用名称和行政区划名称等等)，也不追究是否他人已在先使用或在先注册了该文字其他形状的外观设计专利。故外观设计中的文字较文字商标相比，排他性是非常弱的，将外观设计专利叶，的文字专用权与文字商标专用权等同的一种看法是误解。

3、将他人商标申请外观设计专利，企图禁止他人使用商标例。

广西柳州牙膏厂—早在八十年代中期就开发了含有两面针植物提炼成份的药物牙膏，长期畅销国内市场。1991年，，遭到了某牙膏生产企业的异议。提异议的企业不仅以“两面针”是药物牙膏的成份，不应允许注册为由，强烈反对柳州牙膏厂注册而且声称自己已向国家专利局申请注册带有“两面针”字样的牙膏包装外观设计专利，有权制止柳州牙膏厂使用相同或近似的包装。经调查方知道，原来提异议方的核心人物是前柳州牙膏厂的负责人，他又在其他地方办牙膏厂，想用这种办法将柳州方面打开的市场和商标信誉据为已有。经专家指点，柳州牙膏厂出具了本厂当初设计两面针牙膏的资料和多年来在市场销售及广告的证据，向国家专利局提出了对方“两面针”牙膏外观设计专利应为无效注册的申请。鉴于这些证据有力地证明了被申请人的外观设计专利早已不具备新颖性，国家专利局依法宣布该专利无效。商标局认定“两面针”不是该药物牙膏的主要原料，并且经大量广告和长期使用，已具备了显著性，批准“两面针”商标注册。

从这个案例中我们可以得到这样—些启示：首先，新颖性是外观设计专利的灵魂，不具备新颖性外观设计专利，也就没有了生命，要击败那些抢先注册他人外观设计专利的剽窃者，最有力的反击办法是揭穿其不具备新颖性；再者，证据在解决这类权利冲突中的作用至关重要；这对企业的档案管理和完备的法律意识提出更高的要求；其次，商标排他性是十分强硬的，外观设计专利的排他性相对较弱，但是如果抢先申请外观专利的人是设计图做些修改，与原设计有一定的差异(特别是文字部分)，则可能狡猾地躲过原设计者反对的锋芒，这时，仅用新颖性驳斥对方显然是不够的了，只能动用《民法通则》规定的诚实信用原则这把尚方宝剑了。

4、将他人驰名商标申请外观设计专利，为自己侵害驰名商标制造借口例。

四川某酒厂为自己生产的酒设计了种包装，申请外观专利并被获准注册，该包装的主要图案是“四川茅台”和“中国专利”几个十分醒目、美观的文字组合。“茅台”是妇孺皆知的驰名商标，并且早已由贵州茅台酒厂取得商标注册，任何企业或个人未经商标注册人许可，将该商标使用于酒类商品(甚至是其他非类似商品)，都应当被认定为侵权，因此，毫无疑义，这样的外观设计专利应当宣布无效。

这个案例一方面彻底暴露了某些企业妄图制造和利用外观设计专利权与商标权的冲突，实施不正当竞争，以牟取不正当利益的意图；另一方面，也说明防范和正确解决这类冲突，不仅是要教育企业，而且执法机关和执法人员也必须警醒和提高执法水平。

由于商标权和外观设计专利权客体均属于信息范畴，权利人—旦公开使用，在信息迅速传播的现代社会，就会为社会公知，其他工商业者很容易利用法律的不完善(如商标法确立了申请在先原则和撤销注册不当商标的规定但审查商标时并不审查申请人的主观意图；专利法规定了外观设计应当具备的实质性备件，但授权时又不进行实质审查，通过登记即获得专利)，以牟取不正当利益，所以，根据《民法通则》规定的诚实信用原则，强化保护在先权利人的合法利益，则成为十分重要的一项任务。我国商标法和专利法将同期进入修改法的调研和审议阶段，这对法律的协调和知识产权法律体系的进—步完善是—件很好的事情，希望不仅立法、司法、行政执法和院校的专家们关心和参与两法的修改，广大企业界也应当以主人翁的姿态关心并投入到这项活动中来。作者单位：中华商标协会

编辑日期：1998-4

来源：中华商标

作者：杨叶璇