商标及其包装外形的显著性对取得商标保护的影响

美国专利商标局在2000年8月15日发布了2000年第二号审查指南(NO．2-00)， Stores，Inc．v．Samara Brothers，Inc．一案的审判结果，《商标审查程序手册》(TMEP)在下一次修订时将会把该指南吸收进去。第二号审查指南的核心变化就是，对商品外形商标和包装外形商标实行区别对待。这是因为，，商品外形不可能具有内在显著性，因此在接到此类申请时，商标审查员必须一律予以驳回，除非申请人能够证明该外形已取得事实上的显著性。至于包装外形，则应根据该外形是否能够直接区别商品的出处，决定其是否具有内在显著性：如果具有内在显著性，则予以注册：否则就必须象产品外形一样，在提供“第二含义”的证据后，才能取得注册。换句话说，，对商品外形商标的显著性问题，实行更加严格的审查标准。

为了阐明这一变化，就必须回顾在商品及其包装外形的显著性问题上，：一个是1992年的Two Pesos，Inc．v．TacoCabana案，一个就是2000年的Wal—Mart Stotres，Inc．v．Samara Brothers．Inc案．

Two Pesos，Inc．v．

Taco Cabana案

就商品及其包装的外形而言，正如我在上一篇文章(见《中华商标》2001年第9期)中所说的那样，首先必须确保该外形不得具有功能性，在解决完功能性问题之后，接下来的问题则是，该外形必须具有显著性。如果该外形确实具有显著性，则显然不能允许其它竞争对手免费搭乘复制的班车，制造市场混乱：否则，对这些外形仍然不存在法律保护。

所谓显著性，是商标必须具备的一个特性，商标的显著性一般是相对指定的商品和服务而言的，这一原则不言而喻，故只有个别国家如法国的商标法特别提到，但在实践中明确这一原则仍然是有价值的，例如美国的Friendly法官就将商标分为四种，即臆造商标(fanciful mark)、任意商标(arbitrary mark)、暗示商标(suggestitve mark)和叙述商标(descriptive mark)。以上这些商标中，前三种标记在同商品或服务结合使用时，消费者会立即认为它是在标指这一商品或服务的出处，这些标记即具有固有显著性，也称内在显著性或先天显著性，它们可以直接作为商标受到保护。

第四种标记，尤其是直接表示商品或服务的特性或品质的词汇，消费者一般不会同特定的出处联系在一起，也就是说起不到区别出处的作用，即不具有内在显著性，但如果经过长时间、大范围的使用，消费者事实上已经将该标记同特定的出处联系在一起，则该标记即获得了显著性，或者说具备了后天显著性或“第二含义”，因此也可以作为商标受到保护。所谓后天显著性或获得显著性，也叫“通过使用取得的显著性”(distinctiveness acquired through use)，主要是指在经过长期使用后，已被消费者及工商界认为起到区别出处的作用，从而产生的“第二含义”(secondary meaning)，即比标记本来含义或“第一含义”(primary meaning)还强的区别商品出处的商标含义。按照美国商标权威麦卡锡的话说，“第二含义”是指某一标记所产生的与特定的(尽管可能是匿名的)出处之间的关系。当然，“第二含义”主要是针对具有“第一含义”的文字商标而言的，对于其它类型的商标如图形商标由于无所谓“第一含义”，也就无所谓“第二含义”，因此称“获得显著性”更准确。

就立体商标而言，问题在于我们应当依据什么来判断一个外形是否具有显著性，或者更确切地说，依据什么来判断一个外形是否具有内在显著性。这一问题长期以来一直困挠美国司法界，为此，。在该案中，原告塔科·卡巴纳在德克萨斯开了一个墨西哥风味的快餐店，店面设计比较特别(见图一)，具体被描述为：“室内就餐区和庭院都装饰有艺术品，色彩鲜艳，并且配有各种绘画和壁饰，总体构成一种节日氛围。庭院包括内外两个部分，之间由齐头高的车库门分隔开。外庭院建筑呈阶梯状，上面的木招牌上了油漆，挂有霓虹彩带，构成生气勃勃的欢庆色彩的布局。鲜艳的遮篷和阳伞又加强了这一主题。”

面对这样一种非传统的商业外观，或者更确切地说，一种服务场所的外部特征应该给予什么样的保护，。该案的原告输掉了一审诉讼，但赢得了二审，被告。

，如果对已经具有内在显著性的商业外观要求“第二含义”，将会妨碍竞争，因为小企业在成立之初显然无力建立“第二含义”；一定要求“第二含义”，就会给他的竞争对手以可乘之机，从而在该企业未及扩张之前，抢先使用该外观并阻止其进入新兴市场。

因此，，对商品包装是否具有内在显著性的问题明确作答：快餐店外观不仅可以保护，而且可以具有内在显著性，只要陪审团已认定该外观具有内在显著性，原告就无需证明第二含义，即可得到兰哈姆法第43条(a)的保护。当然，、装潢一类的商业外观可能具有内在显著性，而并不是说这些外形当然都具有内在显著性。Wal-Mart Stores，hc．v．Samara Brothers,Ino．案

相对于商品包装的外形而言，商品本身的外形是否具有内在显著性的问题，就更是聚讼纷然，因为尽管作为商品外形作立体商标的典型例子，瑞士的三角形巧克力(TOBLERONE)经常被引证，但商品本身的外观一般并不被认为是在区别商品的出处，比如做成动物形状的饼干，通常只是被看作增加饼干的吸引力，而与特定的制造来源无关。

TWO PESOS一案判决后，商业外观(TRADE DRESS)的保护成为一种时髦，相关诉讼大量增加，，商品本身的外形是否可以具有内在显著性的问题，再次成为争论的焦点。对此，、智者见智的局面，。DURACO标准有三条：1)商品外形是否不同寻常和便于记忆；2)是否可以从观念上同商品分开；3)是否主要起到产品来源标志的作用。SEABROOK标准有四条：1)商品外形是否是一个“基本”的外形或设计；2)在特定领域是否独特或不同寻常；3)是否是特定类别的商品通常采用并广为人知的装饰的简单改良，从而被公众认为是该商品的装饰或装潢；(4)是否足以产生与陪衬文字有所区别的商业印象。

，，以便对一个不同于TWO PESOS案的新问题，即商品本身的外形是否可以具有内在显著性做出正面回答。该案涉及到萨马拉公司开发了一批儿童连衣裙(见图二)，但遭到包括沃尔玛公司在内的复制．协商不成，，并且赢得了一审和二审，但沃尔玛公司不服，。

2000年3月22日，在充分权衡利弊之后，，也没有采纳SEABROOK标准，因为它认为，商品自身的外形虽然总的说来也可以被归入商业外观(TRADE DRESS)之中，但不象它在TWO PESOS一案中所说的商品包装外形，因为商品包装的外形，完全可能被消费者直接与一定的产源联系在一起。而商品自身的外形，更象它在QUALITEX一案中讨论的商品颜色，一般不会被认为可以自动起到区别作用。与其花费大量精力去衡量商品外形是否具有内在显著性，还不如一律判定商品外形均无内在显著性，从而将获得显著性的举证责任和败诉的风险留给商标保护的申请人。

遗憾的是，，它只是笼统地说，鸡尾酒的调酒棒，即使被做成企鹅形状，在顾客看来也不过是为了更加实用或美观，而不会被认为是在区别商品的出处。，但却可能使某些本来具有内在显著性的商品外形(如TOBLERONE巧克力的三角外形)，必须等到实际被消费者接受才能受到保护，对于这样的外形，。

当然，，有时候区分商品和商品包装的任务并不容易完成，以可口可乐的玻璃瓶为例，：对于某些人来说。瓶子与易拉罐并无不同，都只是可口可乐的包装；但对于只愿喝瓶装可乐而不愿喝罐装可乐的人来说，瓶子已经成为产品的一个部分；而对于收集可乐瓶的人来说，瓶子已不再是一个包装物，而是产品本身。也就是说，在把可乐瓶看作是包装时，，而一旦将其作为产品本身来看待，则不可能具有内在显著性，真可谓仁者见仁、智者见智。，同直接认定商品外形是否具有内在显著性相比，区分商品和商品包装毕竟要容易一些。

这和“买椟还珠”所描述的情况可谓异曲同工，对于卖的人来说，他认为是在卖珠，椟不过是珠的包装，但对于买的人来说，他买的不是珠，而是椟。我们通常嘲笑买椟者不识货，但韩非子的原意无非是想说，卖的人可谓善卖椟，但不可谓善卖珠，因为他并没有明确买椟的人是否还付了买珠的钱。如果买的人只付了买椟的钱，不正说明他适得其所吗?因此，判断什么是商品什么是商品的包装，进而决定它们的外形是否具有内在显著性，就应不取决于商家的看法，而应该取决于顾客的想法。

欧共体商标局的实践及我国的对策

欧共体商标局(OHIM)刚开始注册立体商标尤其是商品外观时也不够肯定，例如没有直接将“乐高”(LEGO)拼装玩具的外形注册为立体商标，而是要求提供了使用产生显著性的证据后才于1998注册了共同体商标历史上第一个立体商标。

OHIM随后制定了关于立体商标的审查指南，指南中明确要求申请人指明是在申请立体商标，同时允许立体商标上附加文字或图案，而且除非所有成分都不显著，欧共体商标局一般会接受注册，但如果该注册主要是基于平面成分的显著性，即使公告中包含了立体成分，也不意味着该部分本身具有显著性。

我国目前虽然还不允许立体商标注册，但商标法修改以后，对立体商标的保护就会成为一个现实问题，而对商品及其包装的外形是否具有显著性的认识，显然会直接影响到商标的审查实践。目前亟需解决的问题是，尽快统一对“第二含义”的认识：现行的《商标法》中如果不增加对“第二含义”的例外规定，叙述性词汇，包括不具备内在显著性的商品外形，将永远没有机会以使用取得的“第二含义”来要求保护，但如果不承认这种消费者实际认可的显著性，我们的工作就很容易陷入被动：而我国的《反不正当竞争法》中对知名商品的特有包装、装潢的保护，由于必须建立在实际使用所产生的知名度之上，以至于尚未知名但确实具有内在显著性的包装、装潢，也无法从一开始就获得有效的保护。这对中小企业的发展就容易产生不利影响。

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◇作者单位：国家工商总局商标局