专利独占许可合同规定

　　专利独占许可合同规定

　　我国《专利法》第12条规定，任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立书面实施许可合同。《专利法实施细则》第15条第2款规定，专利实施许可合同应当自合同生效。此外，我国还专门制定了《专利实施许可合同备案管理办法》，对专利许可合同(即专利实施许可合同)的备案登记作了详细的规定。上述规定为我国专利许可合同登记奠定了基础，对切实保护专利权、规范交易行为和促进专利实施，起到了不可替代的作用。但上述规范在实践中的效果到底如何，有哪些不足和亟需完善之处，我国应如何在新修订的《专利法》中建构许可合同登记制度等问题，鲜有学者讨论。笔者不揣浅陋，拟对上述问题加以研析，以推动对此问题的深入研究。这对我国目前正在进行的专利法第三次修改与完善，也是大有裨益的。[1][1]一、我国专利许可合同登记制度功能及其问题

　　我国《专利实施许可备案管理办法》对于专利许可合同登记主体、内容、程序和方法等进行了详细规定。从该登记办法中的规定可以看出，该登记制度具有典型备案的性质和功能。

　　(一)目前专利许可合同登记的制度功能

　　目前关于专利许可合同的登记，无论是从登记名称还是登记内容来看，均属于典型的备案式登记。它是为了行政管理机关管理专利的需要，了解和掌握专利许可领域的信息和总体状况，为管理决策提供信息支持。

　　1.提供信息、降低信息搜寻成本。当今社会是一个信息社会，信息能力是每一个体生存的基础，如何搜寻到有用的信息，减少搜寻成本，是决定一项法律制度的有效性的主要因素。〔[2][2]〕专利许可合同备案登记，具有此功能。，管理备案数据，提供公众查询服务，，在专利公报上进行公告。上述方法使社会公众获得专利许可方面的信息，从而节约了搜寻成本。专利许可合同备案登记还为管理部门提供了有效的信息。可以使专利行政管理部门更好地了解专利许可方面的动态信息，为其管理提供信息支持。

　　2.保护专利权、规范交易行为、促进专利实施。通过登记对备案的合同进行审查，可以更好地保护专利权人的专利权。通过审查，可以使专利许可交易行为更加规范，同时，还可以促进专利的实施，加快技术的转化，增加社会财富。

　　3.保护专利许可使用权人的合法权益。专利许可合同经过备案登记后，当专利许可使用权人有证据证明他人正在实施或即将实施侵犯专利权的行为，如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，，从而及时制止侵权行为，保护权利人的合法权益。，专利许可人在申请诉前禁令时应提供专利许可合同在专利行政部门登记备案的证明材料。

　　4.侵权赔偿数额参照标准。经过登记备案的专利许可合同的许可性质、范围、时间和许可使用费的数额等，、专利行政部门进行调解或确定侵权纠纷赔偿数额时的参考。经过备案登记的专利许可合同的专利许可费，，作为专利侵权赔偿计算数额的重要方法之一。，被侵权人的损失或者侵权人的获利难以确定的，有专利许可使用费可以参照的，。

　　(二)备案式登记带来的实践问题

　　专利许可合同登记的性质为备案登记，缺乏权利变动宣示的功能，给司法实践带来许多问题，最为突出的是，造成大量专利许可使用权之间的权利冲突。

　　对此可参考“珠海汇贤企业有限公司诉南京希科集团有限公司专利侵权纠纷”。〔[3][3]〕该案情大致为：南京希科集团有限公司与专利权人蒋某签订专利独占许可合同，该专利许可合同未登记备案。随后，专利权人蒋某又将该专利权转让给珠海汇贤有限公司，后者又与安信纳米生物科技(深圳)有限公司签订专利独占许可使用合同，该专利许可合同进行了登记备案。珠海汇贤有限公司起诉南京希科集团有限公司，未经其同意生产、销售被控侵犯专利的产品。，专利权人蒋某与南京希科集团有限公司签订的专利许可合同主体存在问题，且未办理备案登记，该合同无效，南京希科集团有限公司构成侵权。，南京希科集团有限公司与专利权人蒋某签订的专利许可合同合法有效，其可以对抗在后的专利权人珠海汇贤有限公司，其不构成侵权，遂撤销原判，驳回珠海汇贤公司的诉讼请求。上述案件一、，不禁引起人们的思考，造成南京希科集团有限公司的专利独占许可使用权与受让人珠海汇贤有限公司的专利权和安信纳米生物科技(深圳)有限公司的专利独占许可使用权权利冲突的原因何在?解决此类权利冲突规则如何构建?形成上述权利冲突特别是专利许可使用权之间的权利冲突现象的深层次原因在于，法律界对专利许可合同履行后所引起的权利变动未能给予正确的理解，而在制度层面上，是专利许可合同中登记所应承载的权利公示功能的缺失，最终导致了上述权利的冲突。

　　专利权属于财产权、支配权、绝对权，具有排他性，属于一种准物权。专利许可使用权属于一种用益性知识产权，相当于用益性物权(担保法已将专利质权作为担保物权)。“用益物权的客体也应包括知识产品，对知识产品的用益物权称为无体物用益权”[4][4]。 专利许可行为是一个权利变动、产生专利许可使用权的过程。因专利许可使用权特别是独占许可使用权具有物权性，故在其变动中除了有变动的原因——许可合同外，还必须有公示问题。因专利许可使用权客体的无形性，其不能象动产一样，采取交付，只能采取类似不动产的登记，来进行权利变动公示。[5][5]在专利权许可中，如不通过权利变动中的公示，难以知晓其权利的许可使用状况。我国《专利法》第10条规定了专利权转让需登记公示，但对专利许可只规定了备案登记，并未对许可合同所引起的权利变动规定应当登记公示，从而造成实践中大量专利许可使用权之间的权利冲突。

　　二、专利许可合同登记之转型

　　当今专利权的巨大经济价值已为社会所认同，专利客体的无形性使得不少专利权人在利益的驱使下将专利权多次许可，而正是备案登记上的漏洞才使得他们能够频频得手。因此，应当尽快建立权利变动登记公示制度，使得因专利许可合同所引起的专利许可使用权的权利变动以一定的方式表征出来，并赋予法律上的对抗效力，才能维护交易的安全。正因为如此，专利许可合同登记转型势在必行。

　　(一)专利许可登记功能的比较考察

　　从专利许可登记功能来看，不少国家和地区均有权利变动中登记公示的相关规定。从而使得登记不但具有信息备案的功能，还有宣示权利变动的效果，规定了经登记的专利许可使用权的法律效力。

　　美国专利法第261条规定：依本法规定，专利权具有动产属性，专利申请权、专利权或者任何与之有关的权利，均应以书面的形式方式让与，专利申请人、专利权人，其受让人或者法定代理人，也应以同样的方式，将专利申请权、专利权在美国境内或者特定的区域让与给他人;转让、授权如果在该行为发生之日起三个月内或者在后来的转让或抵押前，向专利商标局登记的，未告知的，不得对抗其后的支付相当代价的受让人或抵押权人。[6][6]从上可以看出， 在美国专利权转让、许可等权利变动必须登记，否则，不得对抗善意第三人。日本专利许可登记制度中，将专利许可使用权分为独占许可使用权和普通许可使用权，对于专利许可所引起的权利变动，均规定了登记公示的法律效果。独占许可使用权的设定，未向特许厅登记，不发生效力;而对于普通许可使用权，在向特许厅登记后，可以对抗在后的第三人。[7][7] 法国专利法第L.613—9条规定，专利权的转让和许可，为能对抗第三人，。[8][8]我国台湾地区“专利法”第59条规定，发明专利权人以其发明专利权让与他人或许可他人实施，非经向专利专责机关登记，不得对抗第三人。

　　从上面可以看出，不少国家和地区对专利许可合同所引起的专利许可使用权的变动，均规定了登记公示制度，并规定了登记的法律效力，这些制度对完善我国的专利许可合同登记制度，具有直接的借鉴意义。

　　(二)专利许可权利登记的功能

　　随着我国市场经济的发展，专利许可使用权的交易频繁发生，交易规模不断扩大，交易范围不断扩展，专利许可使用权的已经成为专利利用的常态。与此同时，专利许可使用权的交易安全问题也日益突出。现实的经济生活对法律保护专利许可使用权的交易安全提出了更高的要求，法律必须对经济生活的这种要求给予回应。而专利许可权利变动的登记公示制度的建立正是法律对经济生活中对交易安全保护要求的回应。专利许可权利变动登记公示具有多种重要功能：

　　1.具有静态安全保护功能。登记公示的价值首先在于透明权利关系，宣示权利的归属状况，以维护财产之静态安全。“物权公示使物上权属状况公之于众，明确权利归属;物权公示制度的这一权利归属宣示功能，对于保护权利人的利益，稳定财产关系，具有重要的秩序价值。”〔[9][9]〕上述原理同样适用于具有用益物权性质的专利许可使用权。通过登记公示，可以确定许可使用人享有专利使用权，他人对该权利负有不侵犯的义务。

　　2.动态交易安全的保护。专利许可权利变动登记的更重要的功能是对交易安全的动态保护。“物权交易是伴随着与第三人之间的关系，所以在近代法中，合理地调整与第三人之间的关系，即交易安全的保护，便成了物权法最重要的课题”。〔[10][10]〕同时，在专利许可权利变动中，涉及权利变动之外的第三人的信赖利益的保护。对专利许可权利变动应当进行登记公示，使其原本存在于观念中的专利许可使用权的权利变动过程，外化为一定的形式为公众所知，保护当事人的合理信赖利益，以维护交易的安全。

　　3.纠正信息不对称、增强交易信心。在专利许可中，因其客体的无形性，不能通过客体的有形外观予以判断，更加造成人们在进行交易时的谨慎，也使得交易容易出现不确定性。法律制度的设立如何化解此种不确定性，显得尤为重要。而专利许可使用权的权利变动登记制度的设置，可以通过登记公示将超出公示合理范围的交易信息成本排除在正常专利许可交易搜寻成本之外。由于在交易中双方的信息不可能做到绝对对称，登记公示制度是对专利许可双方信息不对称的某种程度的纠正。“公示制度扭转了信息不对称的局面，通过为信息优势方设置信息公示的法定义务，改变了潜在交易者的信息弱势地位，促使权利变动的信息分布向均衡点靠近。”〔[11][11]〕同时，专利许可使用权的权利变动登记制度的设置，可以通过登记公示以法律和政府的权威性和保障性塑造的专利许可使用权交易安全系统，使得专利许可使用权的权利变动具有客观的外观表征，从而获得他人、社会和法律的认可效力，避免交易陷入无序和不可知、不可信的状态，鼓励了交易，增强了当事人的交易信心。

　　4.证据功能。专利许可合同中的权利变动登记公示，具有权利变动的对抗性的推定力。即经过登记的专利许可使用权具有对抗性，尽管这种对抗性是法律的推定，是一种法律上的假定，可能在某种程度上具有一定的盖然性或不绝对可靠性，但其具有免除主张对抗性的一方当事人的证明责任的功能。〔[12][12]〕

　　三、专利许可合同中登记制度之构建

　　专利许可使用权属用益性知识产权，其权利客体的无形性无法通过占有来表征其权利，而登记具有良好的权利表征性能。借鉴外国对专利许可合同引起的权利变动登记立法例，并结合我国法律现有的法律传统和制度，为弥补专利许可合同中的登记关于权利公示功能的缺失所造成的问题，本文对如何完善专利许可合同中的登记制度提出如下建议：

　　1.登记公示方法和公示内容

　　“在现代社会，公示原则的适用和采行早已超越了物权变动的范围，即使矿业权、水权、渔业权及商标权等无体财产权也莫不以登记为其公示方法”[13][13]。专利许可使用权属于价值化、抽象化的权利，因其客体的无形性，无法通过占有来表征其权利，且登记具有客观化的外部表征和国家权威的保证，故登记是专利许可合同所引起的权利变动公示的最佳选择。

　　对专利许可使用权的权利变动的公示存在三种解释：一种认为，登记是对专利许可使用权的登记公示;另一种则认为，登记是对专利许可使用权权利变动行为的公示;第三种观点认为，登记是对专利许可使用权的登记公示和专利许可使用权权利变动的公示的统一。[14][14]本文采纳第三种观点，认为专利许可使用权权利变动中的登记既是专利许可使用权的公示也是专利许可合同引起的使用权变动行为的公示。这样也便于将专利许可合同的备案登记与许可合同所引起的权利变动的公示登记融于一体，节约现有登记制度的改造成本。

　　2.登记机关和登记的功能

　　关于登记机关，从各国的情况来看，关于权利变动中的登记机关，不外乎两种：，;另一种是司法行政机关，如日本为法务局。[15][15]我国内关于登记机关的选择上有不同的意见。有的认为登记机关应当是司法机关，有的认为登记是一种行政行为，它所体现的是国家对登记的权利的管理，明晰所登记的权利，依法保护权利人的合法利益，因此登记机关应当为行政机关。从我国现阶段来看，。其理由如下：首先，、转让、消灭、专利质权等权利变动登记。.7节中有著录项目变更登记内容的规定，在《专利质押登记管理办法》中有关于专利质权的权利变动登记，在《专利合同登记备案管理办法》中还规定了专利许可合同的备案登记等。[16][16]其次，有利于整合现有资源。专利许可合同的备案登记与专利许可使用权的权利变动登记两种登记合而为一，使得在专利许可合同中的登记具有双重功能：既有登记备案的信息提供功能，又有权利变动公示功能。目前，，在现有备案登记的基础上，将专利许可合同登记内容和功能加以改造，使之具有双重功能，，不仅可以节约登记制度改造成本，而且也符合人们的登记习惯。再次，因专利的技术性强，专业术语较多，具有较高的专业技术，不适合司法机关承担。。最后，，相关的诉讼法也未规定类似的程序，，不仅要修改有关法律，而且，，再还由其承担登记任务，未免显得勉为其难。另外，从我国物权法草案(第七次审议稿)第10条第2款的规定来看，对于登记机关也并未作出强制性要求由某一机关承担，而是交由法律、行政法规来规定。

　　在现代各国不动产权利登记中，依其内容、效力等不同为标准，可以归纳为三种类型：契据登记制、权利登记制、托伦斯登记制。其中契据登记制的登记方法，则是登记机关直接将合同所载的内容进行登记。这种登记方法，不仅登记权利状况而且还登记权利变动的事项即合同内容。〔[17][17]〕因此，，可以采纳此登记方法，将专利许可合同的备案登记与专利许可合同引起的权利变动即专利许可使用权的公示登记合二为一进行登记，使登记既具有合同信息的备案功能又具有权利公示功能。

　　3.登记的法律效力

　　(1)应采登记对抗主义立法模式

　　从各国立法体例来看，登记的法律效力有三种不同的立法模式，即登记对抗主义、登记生效主义和折衷主义。一般认为，三种登记模式各有优点，很难说孰优孰劣，采用哪种模式应当从经济环境、社会需求和与之配套制度的完善性来综合考虑。从前述比较法来看，多采取登记对抗主义。在专利许可合同登记中的权利变动登记中，考虑专利许可使用权的客体的无形性，专利许可使用权价值大小差别巨大，其在登记公示效力上应当采纳登记对抗主义，主要理由是：首先，采纳登记生效主义容易导致对私法自治过度干预。 “登记制度是国家钉入私法的一根楔子”。尽管登记生效主义可以更彻底地保护交易安全，克服在交易中的信息不对称问题，从而激发交易的积极性。但过多的国家干预却从另外一个角度增加了交易成本，为交易设置了障碍，登记制度首先应当保证当事人的意思自由〔[18][18]〕。专利许可合同中的权利变动属私法范畴的问题，专利许可使用权变动的最根本原因是专利许可合同，权利变动也是当事人意思自治的结果，登记作为一项法律制度，对当事人的意思自治应当给予尊重。而登记对抗主义以其适度的鼓励当事人对其交易进行登记，从而实现对专利许可行为的规范，并最终实现交易秩序的维护。其次，采纳登记对抗主义有利于降低交易成本，加速专利权许可利用的交易。登记是要支付成本的，这种成本既有当事人申请办理登记需要的开支，也包括维持登记制度正常运作的成本。如果采取登记生效主义，则当事人必须进行登记。而在专利许可中，有科技含量很高的发明专利(如许多重要的药品专利)，也有技术含量很低的外观设计专利。在专利许可合同交易中，必然出现交易标的数额相差巨大，如都一律要求登记，则容易导致标的数额小的当事人因考虑登记成本的问题而放弃，从而抑止了交易的效率，甚至，有促使当事人不走专利许可之路，而踏上侵权之途。第三，采纳登记对抗主义，对于交易当事人来讲，不登记的确会存在交易的风险。但笔者认为，对于这种风险，应当由当事人自行判断和决定，若其认为不采取登记将面临巨大的交易风险时，其自然就会选择登记。若其认为，不登记无风险，或风险很小，其也可以不选择登记。因此，此种交易风险完全可以由当事人设法避免〔[19][19]〕。采纳登记生效制度，可以让当事人根据实际情况，进行风险的评估，在风险回避上也体现了当事人的意思自治。最后，采纳登记对抗主义与我国现有的有关司法解释精神也是相一致的。在专利许可使用权的公示登记方面，现有的法律及司法解释均未规定。目前，只有在商标许可方面，：“商标许可合同未经备案的，不影响合同的效力，但当事人另有约定的除外。商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人。”可以看出，。尽管该司法解释中存在两个方面的问题：首先，对登记的性质认识错位。此处的登记应当是指商标许可使用权的权利登记公示而非许可合同的备案登记;其次，应当是未登记的商标许可使用权不能对抗善意第三人，而不是未登记的商标许可合同不能对抗善意第三人。因为只有权利才存在对抗第三人的问题，合同不存在对抗第三人的问题。但从该司法解释的精神来看，其在许可使用权登记的效力上，采取的是登记对抗主义。

　　(2)对抗主义中的“第三人”范围

　　在专利许可使用权登记中采纳登记对抗主义，即未登记不能对抗第三人，对“第三人”的范围如何确定?对于这个问题可以借鉴日本民法学者的观点。《日本民法典》第177条规定，“不动产物权的取得、丧失及变更，除非依登记法规定进行登记，不得以之对抗第三人。”这是非经登记不得对抗第三人范围的法律依据。但在解释上，关于第三人的范围，日本民法学说经历了一个从无限制说到有限制说的发展历程[20][20]。日本民法典颁行后的一段时间里，学说认为对于第三人的范围认为是除当事人外的所有第三人(即无限制说)，即使是恶意的第三人也不例外。但随后实践中出现的问题证明无限制说存在很大弊端。在1908年大审院民事联合部的一项判决后，“限制说”成为主流学说。[21][21] 即“第三人”应指有正当利益冲突的第三人，并非所有第三人，无正当利益的第三人如恶意第三人即使未登记也可以对抗。在专利许可登记对抗中的“第三人”应指善意第三人，一般包括以下几种情况：首先，在同一专利上设置的互不相容的独占许可使用权人，包括前后专利许可使用权均为独占许可的、在先为普通许可而随后又进行独占许可的、在先为独占许可随后又进行普通许可的三种;其次，专利权合法受让人;再次，专利质权人;最后，其他情况的第三人。