WlPO解决商标和地理标志冲突以及同音或同形字地理标志冲突的可能性办法(下)

集体商标和证明商标

45、根据巴黎公约第7条之二，该公约成员国应受理集体商标的注册申请，并保护集体商标。但是，巴黎公约并未对集体商标一词做定义。另外，该公约根本没有提及证明商标。

46、与商标相反，集体商标和证明商标不是由个人所有。一般来说，集体商标是以某一集体实体的名义注册的，比如行业协会或生产商或制造商协会。该协会的成员通常有权使用该集体商标。反过来，这种成员资格应符合某些条件，比如使用某种生产方法。

47、证明商标一般由一个公共实体所有。这一实体证明带有该证明商标的商品或服务符合某种生产标准和质量。但是，证明商标的所有人一般无权使用该商标。

48、发现在集体商标和证明商标的注册条件和一般商标的注册条件有不同之处是很正常的。含有欺骗性地理名称的商标通常不能注册，而地理名称经常可以明确地以集体商标或证明商标注册。由于有一般商标不得是描述性或欺骗性的总的原则，地理名称不可以作为普通商标注册，除非通过使用已获得显著性，或除非其使用是想象性的，因而不会使使用该商标的商品的来源产生欺骗性。集体商标和证明商标可以用来表示使用该商标的商品具有某种特点，比如某一具体的地理来源。只要这种商标的使用是按照其使用管理规定进行的，那么就没有造成对商品的真实来源产生欺骗的危险。

49、某一地理标志一旦作为集体商标或证明商标保护，则该地理标志就可以根据可适用的商标法的规定去实施。

受保护的原产地名称和注册的地理标志

50、巴黎公约的第1条(2)明确将原产地名称列为工业产权的保护对象。如前所述，原产地名称保护的是地理标志的权利，使用该地理标志的产品所具有的特定质量或特点完全或主要与其地理环境有关。原产地名称通常不是由个人或某一集体实体所有。对原产地名称的保护一般依靠公共法中的立法或行政法案进行，如法律或命令。这法案形成于涉及生产商代表和行政机关的某一行政程序的终结。这一程序的结果是，被保护的原产地名称得到承认，使用该名称的产品和生产的地理区域以及使用条件得以规定。

51、使用未经授权的受保护的原产地名称构成侵权，并且涉及使用人的刑事和民事责任。诉讼通常由公共法律机构发起，如公平贸易机构、受原产地名称行政管理机关委托的主管机关或消费者保护机构等。

52、注册的地理标志是与受保护的原产地名称十分相似的一种受保护的权利，虽然根据实施这类保护的国家的域内法，在保护范围和适用的程序上有相当大的差异。注册的地理标志和受保护的原产地名称之间的差异似乎只是术语意义上的，而不是概念本质意义上的。这样，对注册的地理标志的保护就有赖于该地理标志的注册，尽管注册的决定可能是行政决定，比如，某一委员会的认定，而不是，比方说负责地理标志注册的机构的局长或行政长官的决定。

行政保护机制

53、使用地理标志的商品的上市应经过行政批准程序，这一程序也可适用于控制用于这些商品的地理标志。最直接的例子是葡萄酒和白酒，其销售在很多国家是有规定的。

54、在行政保护机制下，受该行政机关委托的职能机关控制着请求上市的产品是否符合相关的法律要求，包括是否被允许在该产品上使用某一地理标志。例如：如果由于不被允许使用某一地理名称而不符合准予上市的要求，就不批准其上市，其结果是该地理标志不能被使用。

Ⅱ．商标和地理标志的冲突

55、地理标志和商标是不同法律类别的显著性标记。对某一显著性标记专用权利冲突通常在有不同方声称享有专用权时出现。对同一商标的权利竞争请求设有多种避免冲突的机制。。但是，贸易全球化和日益重要的新的、无国界的通讯方式，特别值得注意的是英特网，，急需新的解决办法。特殊性原则是指相同或近似商标只要用于不同的商品或服务上则可以共存。，商标的专用权应给予首先注册或使用者。这些原则由允许诚实和共同使用商标或家族名称的规则进行补充，其程度通常为这样的使用不造成误导或欺骗为准。

56、与商标不同的是，地理标志不是主观随意挑选的，而是指与产品来源有关的明确的地理区域。不同的地理地区有相同的名称，同时又是同一种产品的来源地的情况是可能的。这种情况下出现的冲突属于同音或同形字的地理标志，本报告的第二部分将详细论述此问题。

57、相同的标记被不同的人在相同产品上用作商标和用作地理标记的情形当然是不同的。谁应有使用该标记的权利?这种使用的条件应该是什么?应该一种权利优先于另一种权利，还是应该共存?

58、当不同的人将同一标记在不同的产品上用作商标和地理标志，而其中要么商标驰名，要么地理标志驰名时，就出现了进一步的问题。驰名商标的保护，指对这种商标的保护应禁止在非类似商品或服务上注册或使用近似的商标，这一原则已在国际法中得到很好的确立，特别是在巴黎公约第6条之二和TRIPS协议第16条2、3款和在1999年WIPO关于驰名商标保护的联合建议中。但是，对驰名地理标志的国际保护，指保护其未经授权使用在不相类似商品上，还没有得到同样的进展，虽然这一问题已被大家周知了一些时间。

Ⅲ、已有的方式

59、对某一标记的竞争性权利请求，无论是商标还是地理标志，至少可以从两个不同的角度去看待，即商标法的角度和地理标志法律的角度。前一种方式可以用一个问题得到很好的描述：，一个标记是否可以构成有效商标，?”由于在地理标志领域已有的不同法律概念，要说明后一种方式是很复杂的。

(a)商标法中的冲突

60、作为一个总的原则，商标不得是描述性的，或具有欺骗性。因此，组合有或包含有一个地理标志的商标不能得到保护，如果使用该商标将会引起对带有该商标的产品的真正来源产生误认。商标法律明确规定对可能被理解为构成指示相关商品的来源的地理标志不予注册。这种不予注册通常要依赖于一份对该地理标志的评价，衡量用作商标使用的某一个地理名词是否会被公众认为说明该商品的来源与该商标有关。但是，如果地理名词是主观任意的，则有可能将地理名词用作商标，如：用于香蕉的“Antarctica”(意为“南极”)(WIPO公告760期166页)，因为该商标不会被认为是指商品的来源的。除此之外，还有一种情况，地理名词可以被用作商标，即当该商标，尽管最早是描述性的，通过使用已获得显著性(或第二含义)时。

(b)地理标志法律中的冲突

(i)不正当竞争和冒充

61、保护地理标志，禁止不正当竞争或冒充行为的法律旨在禁止其不正当商业行为，例如：在贸易过程中虚假或误导性声称。如前所述，就未经授权使用某一地理标志提起诉讼的冒充或不正当诉讼案中的原告必需特别证明对地理标志的这种使用是误导性的。这只能靠证明该地理标志已获得声誉。

62、在地理标志使用的冲突中，对地理标志的保护是根据反不正当竞争法，而反方又对该地理标志声称拥有商标权，则关于两方中任何一方对该地理标志的使用是否是误导性的，再次起着决定作用。如果对含有地理标志的商标的使用使公众对该商品的来源产生误认，则这样的使用构成不正当竞争或冒充，因此，不应被准许。这将导致该商标的无效。另一方面，如果该商标的使用不产生误导，则该冒充案可能败诉。当然，这同时意味着另一方对该商标的使用构成商标侵权。但是，值得注意的是，情况可能不会象我们现在所述这样经渭分明。例如，可能会是：由于地理范围的有限使用，某一地理标志可能仅仅在很有限的地区取得了商誉，而一个潜在的冲突商标却在全国范围内知晓。在此情况下，关于使用或扩大使用方面，其结果可能是带有一定条件的两个权利共存。

(ii)集体商标和证明商标

63、对地理标志作为集体商标或证明商标保护的，该保护受可适用商标法的约束。关于商标权利的冲突是通过商标法中的在先原则解决的。根据有关商标法，在先权利是在某种情况下的在先申请或在先使用的基础上授予给一个在先驰名的商标的。

64、考虑到有这些原则，作为集体商标或证明商标保护的地理标志与普通商标之间的冲突看起来似乎不成问题。

(iii)受保护的原产地名称和注册的地理标志

65、在原产地名称或注册的地理标志机制下，地理标志被作为一种独特的权利保护。这种机制可以明确规定适用于基于商标权利或受保护的原产地名称或注册的地理标志而要求一个相同地理名称的规则。

66、依靠可适用的法律机制，可以有不同的解决方法。可以给予与商标冲突的注册的地理标志或受保护的原产地名称以优先待遇，或相反，即给予与地理标志或原产地名称冲突的商标以优先待遇，而同时在此期间使这些冲突性权利先共存。

67、当商标与其标记完全相同的原产地名称或注册的地理标志的权利冲突时，是否将优先待遇给予该商标有赖于很多因素。该商标在该地理标志被保护之前是否已注册或已善意地使用、该商标是否已使用了很长时间并已获得声誉并广为知晓等情况可以使结论相差很大。在适用这些因素时，须根据个案原则对关于商标和原产地名称或注册的地理标志之间的关

系做出决定。

(iv)保护的行政机制

68、用于保护地理标志的行政机制典型地不直接处理商标和地理标志的冲突。这些机构是独立于负责商标注册的行政机关的。他们通常确保某些地理标志不能被用于某些特定产品上。当反不正当竞争法对地理标志的保护被认为不够充分时，可以运用这种保护地理标志的机制。这种情况的一个例子是WTO成员应根据TRIPS协议第23条1款规定对葡萄酒和白酒的地理标志提供保护，因为即使未经授权的对这种地理标志的使用不造成误认，也必须提供该规定中的保护。

69、可以想象，在行政保护机制下，包含有或组合有一个地理名称的商标不能被用于某些产品。但是，这样的决定将与该商标的有效性无关。

(c)国际协定

70、明确规定商标和地理标志关系的知识产权国际多边条约不多。在本报告中，将涉及里斯本协定和TRIPS协议。

(i)《保护原产地名称及其国际注册里斯本协定》

71、里斯本协定未直接提及商标和地理标志冲突的问题。里斯本协定的成员国如果自收到国际注册通知起1年内未声明不能确保在该国保护该原产地名称，则不得不对一个国际注册的原产地名称进行保护(第5条(3)款)，并且必需说明这种声明的理由。但是，里斯本协定本身并未明确规定这样的声明所要基于的理由。可以想象，如果一个国际注册的原产地名称在里斯本协定的某一成员国被认为在该国是通用名称，或因为有在先权利与该原产地名称冲突，则不能得到保护。

72、如果未根据第5条(3)款的规定对关于某一国际注册的原产地名称做出声明，根据第3条，该原产地名称受到保护。另外，第5条(6)款规定，如果一个原产地名称在其国际注册后在某一国家得到保护，在国际局通知之前已经被该国的第三方使用，则该第三方可以有权在做出第5条(3)款所规定的声明之前一年期间内，结束这种使用之前，在2年的额外期间内使用该原产地名称。

(ii)TRIPS协议

73、TRIPS协议中有一系列的关于商标和地理标志关系的规定。第22条和23条规定了对地理标志保护的总的标准，也是关于商标的。第24条规定了这些标准的例外。

74、第22条3款包含WTO成员应有义务实施TRIPS协议，依职权或应利害关系人的请求，驳回或使某一商标的注册无效，如果该商标包含有或组合有某一地理名称而使用该地理名称的商品并非真正来源于该地，并且如果使用在这些商品上的该地理标志在该成员国具有使公众对商品的真实来源产生误认的性质。

75、TRIPS第23条规定了对葡萄酒和白酒地理标志的额外保护。第23条3款规定了与商标注册有关的这种扩大保护的条件。这样，如果适用TRIPS协议的 wro成员的域内立法允许，则成员有义务依职权或应利害关系人的请求，驳回或使包含有或组合有地理标志标示白酒的商标注册或使注册无效。最值得注意的是，第23条2款规定的保护葡萄酒和白酒地理标志，禁止将其作为商标注册，这种保护的提供应不考虑该地理标志作为商标使用于这样的商品上是否会误导公众对商品的真正来源地产生误认。为此原因，第23条2款规定的扩大保护的范围被称为“绝对”保护。

76、TRIPS协议第24条对协议第22、23条规定的WTO成员保护地理标志的义务列出了一些例外情况。第24条9个段落中的两段是明确关于商标的，即第5、7款。第5款是关于商标和地理标志关系的实体性规则，而第7款则是关于要求地理标志权利优于商标权或请求将这样的商标权利宣布无效的程序性规定。另外，第24条3款规定了一个总的规则，WTO成员在实施该协议第二部分第3小节时，不得降低WTO协定生效之前该成员已有的保护地理标志的水平。

77、第24条5款规定，如果一个商标已提出注册申请或已善意地注册，或如果在TRIPS协议保护地理标志的规定在 WTO某成员国实施之前或在该地理标志在该国获得保护之前，一个商标已通过善意地使用获得商标权，则实施本节措施时不得因该商标与某一地理标志相同或近似而损害该商标注册的利益或效力，或损害该商标的使用权。

78、TRIPS协议第二部分第3节与注册商标的使用有关的一个请求(假设是请求禁止使用与某一地理标志冲突的注册商标或使该商标的注册无效)必须在第24条7款规定的时限内提出。该时限为对某一受保护的地理标志的有害使用已在该成员域内广为知晓之后5年，或在该商标在该成员域内注册之日后5年并且该商标已在该日期公告，如果这样的Et期早于该有害使用在该成员域内广为知晓之日。

79、TRIPS协议为解决地理标志和商标的冲突创立了一个框架，其中考虑到了 TRIPS协议对WTO成员生效的日期、在原属国开始保护地理标志的时间、某一商标与一地理标志相同或近似并且用于该地理标志受保护的商品上、通过善意使用获得商标权的时间。与第二部分第24条的其他例外一起，TRIPS协议对地理标志和商标冲突提供了微妙的权衡性的解决办法。

(d)国际政府间组织和非政府间组织提出的解决方法和建议

80、已有几个政府间组织和非政府间组织对商标与地理标志的冲突问题进行了研究。与本报告有关的这些组织的名称和它们通过的文件的小结见附录。

Ⅳ、结论

81、对前面已陈述过的内容，为对已有的国际法律框架中解决地理标志和商标冲突的办法进行补充和／或适用那些规定，特请商标、工业品外观设计和地理标志法律常务委员会(SCT)决定这一工作应以什么方式继续下去。

82、还特别请对由不同人将一个或相同标记分别作为地理标志和商标使用在相同、类似商品上而发生权利冲突时，权利归属应以哪一个在先而决定的原则发表评论。换言之，，见国际保护知识产权协会(AIPPA)和国际商标协会(INTA)的解决办法，见附录)。

B部分：同音或同形字

地理标志之间的冲突

工、同音或同形字地理标志

83、在韦氏字典中，对同音或同形字(homonymous)一词的定义为“两个或多个拼写和发音相似但含义不同的词”。这个定义准确地描述了使用同音或同形字地理标志所引起的问题，即两个或多个相同的地理标志用来标示来源于不同国家的产品。同音或同形字地理标志最常见的情况是地区的名称是在不同的国家。这样的一个例子是流经几个国家的河流的名称，如莱因河。

Ⅱ、同音或同形字地理标志之间的冲突

84、当同音或同形字地理标志所标示的产品在同一市场销售时就出现了典型的冲突。如果该地理标志是用于相同产品上，则问题就严重了。诚实地使用这些地理标志是可能的，因为该地理标志标示的是产品的真实的地理来源。

85、但是，，如果一个地理标志所标示的产品具有某种特定的质量或特点而与其同音或同形字的另一地理标志所标示的产品却没有这样的质量或特点时。在这种情况下，同音或同形字地理标志的使用将会引起误认，因为公众对该同音或同形字地理标志所标示的产品所期望的质量并没有达到。

Ⅲ、已有的解决方法

(a)域内和地区法律

86、由于在域内和地区水平上保护地理标志的法律概念的多样性，处理同音或同形字地理标志冲突的方式也有多种是不奇怪的。这种情形也常常没有明确规定。但是，目前所采取的方式至少有一个共同点，即不允许将导致公众对同音或同形字地理标志所标示的产品的特点或质量产生误认的同音或同形字地理标志的共同使用。

(b)国际协定

87、TRIPS协议的23条3款是专门关于葡萄酒的同音或同形字地理标志的。这条规定，各成员应在顾及确保给有关生产者以平等待遇、而且不误导消费者的情况下，将保护给于每一标志。应强调的一点是，本款仅适用于葡萄酒的地理标志，并未对其他类产品的地理标志做出规定。

88、第23条3款的第二句将决定区别有关同音或同形字地理标志的实际条件的权利留给各成员，并要求考虑给生产者以平等待遇并且不误导消费者。

(C)IGOs和NGOs的解决方法和建议

89、关于IGOs和NGOs在同音或同形字地理标志方面的工作，则必需提到国际葡萄酒办公室(OIV)的解决方法ECO／ REGLT／98／74。附录中有该内容的总结。

Ⅳ、结论

90、TRIPS协定已承认应该对同音或同形字的葡萄酒的地理标志进行保护，并有权共存。但是，这种共存是有条件的，即要保护消费者不会受到欺骗性地理标志使用的影响，也即字面上真实但实际对所标示的产品的真实来源误导的地理标志。因此，可以考虑将这一原则扩大到所有使用地理标志的产品，而不仅仅局限于葡萄酒。

附录

本附录是关于国际政府间组织和非政府间组织提出的解决地理标志和商标冲突以及同音或同形字地理标志之间的冲突的办法。

国际葡萄和葡萄酒办公室(OIV)

OIV是一个政府间组织，成立于1924年，目前有45个成员。

1994年，OIV大会通过了关于商标和地理标志之间关系的OIV／EC03／94号决议(决议中并未使用“地理标志”一词，而是OIV所通过的更确切的术语“承认的原产地名称”、“承认的地理标志”和“承认的传统的名称”)。

该决议邀请OIV各成员国“在各自的立法和规章中实施适当的法律措施，以便保证对承认的原产地名称、地理标志和传统的名称的保护与决议所规定的保护在相同的水平上”。该决议规定的主要原则如下：

●应考虑巴黎公约和TRIPS协议(第2和3部分)。

●对地理标志和商标进行同等水平保护的必要性(第4部分)。

●对商标和地理标志的保护，应由符合域内立法的地理标志在原属国善意地被承认和商标的善意注册或在产生权利的国家的善意使用的先后为原则来决定保护哪一个(第5部分)。

●无论是商标还是地理标志均不能为保证自已的发展而利用对方的声誉或其他知识产权(第6部分)。

●避免对一个商标或地理标志的偏见、减少或减弱的必要性(第7部分)。

●商标所有人选择商标要符合商标法的条件，而地理标志是标示产品来源的地理名称(被承认的原产地名称、被承认的地理标志)。

●在对争议案件不怀偏见的条件下，不准许相同或近似的标记既作为商标又作为地理标志使用(第9条)。

1999年，OIV大会通过了ECO／3／99号决议，处理同音或同形字的地理标志之间的关系。规定如下：

●考虑TRIPS协义第23条3款的规定(第1部分)。

●将同音或同形字地理标志定义为在几个国家使用的用于指示葡萄栽培产地的葡萄酒或白酒的发音和／或拼写相同或近似的地理名称。

●建议OIV各成员国在制定该建议所指的同音或同形字地理标志的不同规定时，应考虑下列因素(建议)：

●考虑TRIPS第23条3款的规定；

●该名称已使用的时间；

●该使用是否是善意的；

●将同音或同形字标识在市场上展示的重要性；

●鼓励提供足够的区分性信息以避免使消费者混淆。

国际保护知识产权协会(AIPPI)

AIPPI是一个国际的非政府间的执业者、学术界人士和知识产权所有人的组织。

在其于1998年在巴西的里约热内卢举行的第37次会议上，AIPPI特别通过了一项关于地理标志的决议。本决议的通过考虑到了该协会曾于1994年在哥本哈根通过的关于同一主题的决议。关于地理标志和商标的关系。该决议主要对下列方面感兴趣：

●地理标志的定义是：，该产品的某一特定质量、声誉或其他特点主要取决于其地理来源。在该决议中，地理标志包括原产地名称。

●再次确认了这样一个原则：如果一个商标与一个享有很高声誉的地理标志相同或近似，即使不用于类似商品或服务，如果该商标的使用会不公正地利用该地理标志的声誉的显著性或对其声誉的显著性造成损害，则可以拒绝对该商标进行保护。

●在解决地理标志和商标冲突时，“先来先享有权利”的原则可以作为指导性原则。

●决议至少应适用哥本哈根决议中第5条3款所述的“共存”原则，意思是原则上，建议一个地理标志与一个在先商标“共存”，除非在该地理标志获得承认之前，该商标已获得声誉或广为知晓。在这种情况下，应拒绝对该地理标志进行保护。但是，这并不应该妨碍使用该地理标志在哥本哈根决议第3条1款规定的条件下去标示商品或服务的地理来源。

●确认了一项原则：已有的地理标志不能被作为一般商标，而且必须使所有有权使用者均能使用。

国际商标协会(INTA)

国际商标协会是一个商标所有人及相关专业人士的国际非政府间组织。

1997年国际商标协会董事会通过了一份关于保护地理标志和商标的决议。该决议特别规定如下：

●支持“先来先获权利”原则用于解决地理标志和商标的冲突中。

国际竞争法联盟(LIDC)

国际竞争法联盟已与1998年11月通过了关于地理标志的决议。该决议主要涉及地理标志的国际保护问题。但是，并未明确规定地理标志和商标的关系以及同音或同形字地理标志之间的关系。

编辑日期：2000-11

作者：原琪译